В декабре прошлого года сладкий бренд ШАРМЭЛЬ, один из самых популярных брендов на российском рынке зефира и пастилы, потерял правовую охрану товарного знака ШАРМЭЛЬ для пива и алкогольных напитков.
Товарный знак №228274 ШАРМЭЛЬ был зарегистрирован в 2002 году для товаров 5, 29, 30, 32 и 33 классов, в том числе для кондитерских изделий, пива и алкогольных напитков. Правообладателем товарного знака является Кондитерская Фабрика "Ударница".
ООО «Славянская коллекция» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП) с исковым заявлением к "Ударнице" о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении части товаров 32 класса «пиво» и 33 класса «алкогольные напитки [за исключением пива]» вследствие его неиспользования.
Истец занимается производством и реализацией алкогольной продукции, планирует заниматься выпуском водки под обозначением ШАРМЕЛЬ. 1 декабря 2022 года истец направил в адрес «Ударницы» досудебное предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 32, 33 классов, но предложение осталось без удовлетворения. 2 декабря 2022 года истец подал заявки на регистрацию товарных знаков ШАРМЕЛЬ и CHARMEL для товаров 32 и 33 классов (№2022787097 и №2022787096)
В ответ на исковое заявление «Ударница» выразила свое несогласие с требованием истца, ссылаясь на следующие аргументы.
Во-первых, товарный знак ШАРМЭЛЬ используется в отношении кондитерских изделий, в том числе пастилы, зефира и мармелада, зефира и пастилы в шоколаде, и в отношении данных товаров он является широко известным. Ввиду широкой известности и высокой степени различительной способности серии товарных знаков ответчика, использование оспариваемого товарного знака для алкогольной продукции способно вызвать у потребителя представление о том, что обозначение ШАРМЭЛЬ принадлежит одному и тому же предприятию. То есть, поведение со стороны истца в таком случае будет являться недобросовестным - он намерен воспользоваться широкой известностью, узнаваемостью и высокой репутацией бренда ШАРМЭЛЬ. Ответчик утверждал, что не может считаться добросовестным использованием обозначения «ШАРМЕЛЬ» для продуктов лицами, которые не имеют отношения к «Ударнице», поскольку это неизбежно приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.
Но СИП отклонил доводы ответчика о недобросовестных действиях истца - истец в течение длительного периода времени осуществляет деятельность по производству алкогольной продукции, заключает лицензионные договоры с юридическими лицами, имеющими необходимую разрешительную документацию, осуществил необходимые подготовительные действия к использованию спорного обозначения в условиях, когда ответчик не использует спорное обозначение в отношении спорных товаров в течение трехлетнего периода.
Во-вторых, "Ударница" представила следующие доказательства в подтверждение использования товарного знака ШАРМЭЛЬ.
Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (01.12.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 01.12.2019 по 30.11.2022 включительно. В подтверждение использования товарного знака ШАРМЭЛЬ "Ударница" представила копии договоров поставки и товарных накладных с магазинами Ашан, Перекресток, Метро, Лента.
Но СИП пришел к выводу, что ни один из документов, представленных ответчиком, не подтверждает использование им товарного знака № 228274 в отношении пива и алкогольной продукции в спорный трехлетний период.
В-третьих, ответчик пытался убедить СИП в том, что спорный товарный знак имеет высокую различительную способность, приобрел широкую известность в результате деятельности "Ударницы". В подтверждение ответчик предоставил договоры поставки, сведения об объемах продаж, социологический опрос, исследование доли рынка кондитерских товаров с товарным знаком ШАРМЭЛЬ, которая составляет около 30%. На этом основании ответчик сообщил, что считает возможным применить в данном деле так называемый подход по однородности товаров, то есть использование товарного знака в отношении пастилы, зефира, мармелада, подтверждает использование и спорных товаров 32 и 33 классов ввиду их однородности - и кондитерские изделия, и алкоголь являются продуктами питания.
СИП не принял данный аргумент. Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.
По поводу однородности товаров СИП отметил, принцип однородности товаров действительно может применяться, если доказана широкая известность товарного знака. Представленные в материалы дела доказательства подтверждают использование в спорный трехлетний период ответчиком товарного знака в отношении исключительно кондитерских изделий (таких, в частности, как пастила, мармелад, зефир, в том числе в шоколаде) и широкую известность товарного знака в отношении этих товаров. Но кондитерские изделия совершенно очевидно не являются однородными спорным товарам 32 и 33 классов. Ответчик предлагает признать однородными совершенно разные товары – кондитерские изделия и алкогольные напитки, пиво. При этом ссылки ответчика на то, что все они отнесены к пищевым продуктам, не свидетельствуют об их однородности, в противном случае однородными следовало бы признать все без исключения пищевые продукты, что очевидно неверно. Кондитерские товары и алкоголь не являются однородными товарами:
- сравниваемые товары находятся в совершенно разных частях магазина, не находятся на одних полках, есть и магазины, специализирующиеся на реализации только алкогольной продукции;
- круг потребителей сравниваемых товаров также неодинаков;
- действующим законодательством определен и соответствующий временной промежуток, в течение которого можно приобрести алкогольную продукцию;
- условия производства (изготовления) кондитерских изделий и спорных товаров различаются;
- различаются и сроки хранения;
- действующим законодательством предъявляются различные требования применительно к рекламе алкогольной продукции (пива) и кондитерских изделий.
Более того, спорный товарный знак общеизвестным на момент спора не признан, а значит он не пользуется более широкой правовой охраной, которая у общеизвестных товарных знаков распространяется на неоднородные товары и услуги.
Таким образом, исковые требования истца были удовлетворены. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 228274 в отношении части товаров 32 класса «пиво» и 33 класса «алкогольные напитки [за исключением пива]» вследствие неиспользования.
"Ударница" обжаловала решение суда первой инстанции.
В кассационной жалобе "Ударница" настаивала, что ссылаясь на правовой подход в пункте 166 Постановления Пленума № 10, она доказала широкую известность спорного товарного знака в отношении кондитерских изделий, а потому существуют основания для установления однородности между включенными в 30 класс кондитерскими изделиями (зефир, пастила, мармелад) и товарами 32 класса «пиво» и 33 класса "алкогольные напитки". С точки зрения заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции нарушил методологию определения однородности товаров и проигнорировал все доводы ответчика.
Президиум СИП еще раз указал на то, что, если товарный знак используется для конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана остается в силе в отношении товаров, однородных тем, для которых товарный знак используется и широко известен. Таким образом, в рамках настоящего спора "Ударница" должна была доказать использование спорного товарного знака непосредственно в отношении спорных товаров (пиво и алкогольные напитки) либо в отношении однородных товаров – при доказанности приобретения товарным знаком ШАРМЭЛЬ широкой известности в результате его использования.
Президиум СИП считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что довод ответчика о широкой известности спорного товарного знака в отношении кондитерских изделий не может повлиять на результат рассмотрения дела, поскольку товары «пиво» и "алкогольные напитки" не являются однородными товарам ответчика (зефир, мармелад, пастила и т.п.), относящимся к кондитерским изделиям, ни по родовой и видовой принадлежности, ни по назначению, ни по сырью, из которого они изготавливаются, ни по условиям реализации, потребления и кругу потребителей. Кроме того, суд первой инстанции верно отметил, что товары «пиво» и "алкогольные напитки" и кондитерские изделия, в отношении которых ответчиком представлены доказательства использования, с позиции среднего потребителя таких товаров, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.
При таких обстоятельствах президиум СИП считает правильным тот вывод суда первой инстанции, что довод "Ударницы" о широкой известности спорного товарного знака в отношении кондитерских изделий не имеет правового значения для целей сохранения правовой охраны этого товарного знака в отношении товаров 32 класса «пиво» и 33 класса "алкогольные напитки".
По существу, "Ударница" указывает на то, что сама по себе возможность одних и тех же лиц производить разные товары и возможность одних и тех же лиц покупать разные товары свидетельствует об однородности товаров. Однако это означает, что следует признать однородными между собой практически все товары всех классов МКТУ (кроме специализированных), что не является верным.
Президиум СИП оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Неиспользование товарного знака в соответствии с законодательством РФ
Минимум, который должны помнить все правообладатели товарных знаков.
В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо может направить правообладателю товарного знака предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.
В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе.
