В судебной практике рассмотрено огромное количество споров, в которых, например, некая организация - правообладатель товарного знака (далее - оппонент, правообладатель ТЗ) заявляет требования к некоему обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО, общество), который использует слова, составляющие часть товарного знака, в своей деятельности (вывески, флаеры и т.п. с обозначением предприятия - магазина, открытого ООО, в котором партнёры реализуют товары собственного производства).
Правообладатель требует срочно, незамедлительно прекратить использование слов или графического элемента, входящего в состав зарегистрированного товарного знака. А потом может и компенсацию потребовать.
Собственники магазинчика, ни сном ни духом не предполагавшие, что название дела всей их жизни, которое размещено на производимых товарах и на вывеске магазинчика, является словесной частью какого-то товарного знака, в панике. Мало того, что нужно убрать все вывески, рекламу, так ещё и компенсацию выплатить не малую.
Вот сидят и грустят приятели-партнёры... Задаваясь извечным вопросом: "Что делать и кто виноват?".
А ответ прост - нужно определить приоритет охраны.
В соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса РФ предприятием, как объектом прав, признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
В состав предприятия, как имущественного комплекса, входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.
В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц.
Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.
По смыслу пункта 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10) фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.
Как следует из пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения (аб. 3 п. 177 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности, обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).
По общему правилу вопрос о сходстве обозначений разрешается с позиции среднего потребителя соответствующих товаров. Однако, данный подход не исключает необходимости руководствоваться существующими правовыми подходами при сравнении обозначений, и в соответствии с такими подходами мотивировать соответствующие выводы.
Согласно пункту 41 Приказа Минэкономразвития России № 482 от 20.07.2015 (далее – правила № 482) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.
В соответствии с пунктом 42 Правил № 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Как следует из подпункта 1 пункта 42 Правил № 482, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
Вышеуказанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно подпункту 1 пункта 42 Правил № 482 признаками фонетического сходства обозначений являются: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.
Как установлено подпунктом 2 пункта 42 Правил № 482, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 42 Правил признаками смыслового сходства являются: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Указанная позиция приведена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 г. по делу № А08-9373/2016.
Положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ устанавливают общее правило, согласно которому если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.
При наличии такой конкуренции исключительных прав соответствующий спор в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ подлежит разрешению в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснениями, изложенными в пункте 177 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).
Для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение устанавливается, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, а также начало такого использования, которое не может быть ранее начала фактического функционирования предприятия, и продолжительность использования.
В пункте 64 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
Если ООО, реализующее товары собственного производства, до даты приоритета товарного знака их оппонентов осуществляло деятельность по введению в гражданский оборот производимых ООО товаров с использованием фирменного наименования и коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ООО предприятию, путем его указания на вывеске, табличках, бланках и на иной документации, в объявлениях и рекламе, в том числе, в сети «Интернет», что соответствует пункту 1 статьи 1539 ГК РФ, то старшинство средств индивидуализации ООО и их оппонентов исходя из их приоритета имеет следующий порядок:
1) коммерческое обозначение ООО;
2) товарный знак оппонента.
Аналогичная позиция приведена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам № С01-18/2018 от 31.05.2018 по делу № А27-5416/2017.
Иными словами, кто раньше стал применять название - того и тапки!
Конечно, не всё так просто. Старшинство средств индивидуализации ещё предстоит доказать. И тут встаёт самый главный вопрос - чем доказывать?
Этот вопрос мы оставим на обсуждение. В принципе, полагаем что доказывать можно по формуле "Кто во что горазд". Главное толк был бы, положительный для клиента результат.
Следует отметить, что требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации, а именно: такое исключительное право имеет локальный характер, его действие всегда ограничено определенной территорией (город, район, улица и т.д.).
Иными словами не исключено сосуществование обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий.
Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение (Постановление Суда по интеллектуальным правам № С01-1403/2020 от 18.12.2020 по делу № А03-21185/2019 оставленное без изменения определением Верховного Суда РФ № 304-ЭС21-1267 от 10.03.2021).
Следовательно, если в наш пример внести большую определённость, уточнив, что правообладатель товарного знака и наше ООО расположены, например, в разных регионах РФ, то ООО не имеет возможности использовать словесный элемент, включённый в товарный знак правообладателя, для получения каких-либо рыночных преимуществ, т.к. осуществляет свою деятельность на рынке отличном от рынка оппонента.
Указанное подтверждает отсутствие тождества или сходства товарного знака и используемого ООО коммерческого обозначения, а также вероятность смешения потребителей и (или) контрагентов.
Указанная позиция выработана Судом по интеллектуальным правам в Постановлении № С01-984/2018 от 09.04.2019 по делу № А32-53611/2017, Постановлении № С01-373/2018 от 04.07.2018 по делу № А14-5540/2017, Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2021 по делу № СИП-949/2020.
Судебная практика исходит из того, что для разрешения спора о запрете использования средства индивидуализации имеет значение способность младшего средства индивидуализации ввести потребителей в заблуждение относительно его принадлежности владельцу предприятия, индивидуализируемого в гражданском обороте старшим коммерческим обозначением (пункт 2 статьи 1539ГК РФ). Вероятность такого смешения предприятий должна оцениваться не абстрактно, а применительно к конкретным предприятиям, фактически осуществляющим определенный вид (виды) деятельности и имеющим свой круг потребителей.
В связи с этим важно оценить способность коммерческого обозначения предприятия общества ввести потребителей в заблуждение относительно его принадлежности обществу на основании сопоставления сфер деятельности предприятий общества и правообладателя ТЗ, фактически ими осуществляемой.
Если правообладатель товарного знака и наше ООО реализуют разные товары (учитывая вводные данные, ООО производит и реализует товары с определёнными индивидуализирующими признаками, отличными от товаров правообладателя ТЗ), да и вдобавок оппонент реализует более широкий набор товаров, то вряд ли стоит говорить о возможном введении потребителей в заблуждение.
Несмотря на схожие сферы деятельности общества и правообладателя ТЗ, в то же время предприятия общества и оппонента реализуют потребителям разные товары, при этом круг потребителей товаров общества и правообладателя ТЗ значительно разнится (как по ассортименту товара, так и по месту его реализации).
Обращаем внимание на то, что общество не лишено возможности в соответствии с п. 2 ст. 1513 ГК РФ заявить возражения относительно предоставления правовой охраны товарному знаку правообладателя. Это уже специальный способ защиты интересов ООО.
Интересная ли статья получилась? Пишите в комментариях.
Поделитесь своим опытом представления интересов правообладателей товарных знаков. Очень интересно!
P.S.: данная статья подготовлена, как и все остальные, как анализ судебной практики на определённую тему. Не является рекламой! Не содержит в себе методов и способов ведения судебного процесса или защиты интересов тех или иных лиц. Выводы автора просто его личное мнение и не более того.
