"Laugh now but one day we'll be in charge" (англ. - Смейся сейчас, но однажды править будем мы) - эта надпись расположена на известном граффити с изображением обезьяны с рекламным щитом, созданном анонимным английским художником стрит-арта Бэнкси в 2002 году. В 2019 году художник зарегистрировал данное изображение в качестве товарного знака ЕС, но в мае прошлого года Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (далее - EUIPO) вынесло решение об аннулировании знака. 25 октября 2022 года Апелляционный Совет EUIPO оставил регистрацию на данный товарный знак в силе.
В 2018 году компания Pest Control, которая, по всей вероятности, имеет отношение к Бэнкси и действует в качестве его агента, подала заявку на регистрацию товарного знака для вышеуказанного обозначения в Европейском Союзе. Год спустя знак был зарегистрирован под номером № 017981629 для товаров 9, 16, 25, 28 классов и услуг 41 класса. В ноябре 2019 года Full Colour Black, английский ритейлер открыток с изображением граффити, подал заявление об аннулировании знака на том основании, что знак не обладает различительной способностью и был зарегистрирован недобросовестно.
Full Colour Black заявили, что культовое граффити Бэнкси расположено в общественном месте, на уличной стене, и доступно всем для фотографирования совершенно бесплатно. Изображение активно распространяется по всему миру, и сам автор разрешил всем использовать данное изображение и даже разместил изображение высокого качества на своем сайте, разрешив его скачивать бесплатно и использовать в качестве декора для различных товаров, в том числе для создания постеров и графических работ. Правообладатель знака, по заявлению Full Colour Black, не использует знак, только сам художник иногда воспроизводит данную работу в различных местах.
Что касается недобросовестной регистрации товарного знака, Full Colour Black заметили, что в 2007 году в книге Wall and Piece появился знаменитый афоризм от Бэнкси, который заявил, что "авторское право - для неудачников", а все работы, изображенные в публичных местах, свободны для использования любыми лицами. То есть, слова Бэнкси можно трактовать таким образом, что он прямо позволил любым лицам воспроизводить, вносить изменения и использовать разными способами свои работы без выплаты ему вознаграждения и без получения его согласия. Художник давно знал и не раз заявлял, что его работы широко используются, фотографируются и воспроизводятся во всем мире. Full Colour Black высказались против монополии на произведения искусства с помощью товарных знаков. По мнению Full Colour Black, Бэнкси оказался в ситуации, когда не смог защитить свои работы с помощью авторского права, так как предпочитает оставаться анонимом, ведь нормы авторского права требуют точное установление личности автора для защиты созданных им произведений. Предпочитая не раскрывать обществу свою личность, Бэнкси попытался защитить свои работы с помощью товарных знаков. Еще один важный момент, которые отметили Full Colour Black, что Бэнкси не раз говорил, что никогда не собирался использовать зарегистрированные товарные знаки, хотя получение регистрации на товарный знак обязывает правообладателя его использовать. Таким образом, по мнению Full Colour Black, единственная цель художника для получения регистрации на вышеуказанный товарный знак - запретить использование изображения, которое он ранее позволил использовать всем.
Pest Control заявили, что Full Colour Black не предоставили убедительных доказательств о недобросовестной регистрации знака. Правообладатель утверждал, что Бэнкси никогда не давал согласие использовать свои работы любым лицам на безвозмездной основе. Что касается охраны произведений искусства товарными знаками, Pest Control заявили, что охрана произведений искусства товарными знаками - обычная практика в ЕС и в США. Товарные знаки и авторские права не исключают существование друг друга, они предоставляют различный объем прав и различные способы защиты этих прав, и стороны имеют право выбрать способ охраны своей интеллектуальной собственности. Также Pest Control заявили, что комментарий художника об авторском праве для неудачников был ироничным и не лишает художника права получить регистрацию на товарный знак для своей работы. Мнение художника о свободном использовании публичных работ не означает использование этих работ без согласия автора в коммерческих целях - Бэнкси имел ввиду только некоммерческое использование работ, которое возможно с предварительного согласия автора или заключения с ним лицензионного договора. То есть, как еще раз разъяснил Pest Control, размещение работы в публичном месте не ведет к потере авторских прав на данную работу. В доказательство Pest Control привели решение суда Великобритании Creative Foundation v Dreamland Leisure Ltd, согласно которому судья признал авторские права Бэнкси на его работу, размещенную на стене в общественном месте, хотя законодательство Англии ограничивает право автора на подобные работы. Судья объяснил, что прежде, чем наносить работу на стену в общественном месте, художник создал работу в своей студии, поэтому за ним сохраняются авторские права в полном объеме.
В соответсвии со ст.59(1)(b) EUTMR (Правила регистрации товарных знаков в ЕС) регистрация на товарный знак ЕС может быть аннулирована, если при подаче заявки на регистрацию заявитель действовал недобросовестно.
Основанием для признания недобросовестного поведения заявителя является отсутствие у него намерения использовать товарный знак. Цель товарного знака - помогать отличать потребителям товары и услуги одного производителя от аналогичных товаров и услуг другого производителя, а не запрещать другим лицам использовать или регистрировать знак, который не используется правообладателем. Цель авторского права - охранять различные виды оригинальных произведений, в том числе произведений стрит-арта при определенных условиях.
Материалы, представленные обеими сторонами, на момент подачи заявления об аннулировании не содержали доказательств о том, что Бэнкси или его агент (представитель) Pest Control использовали спорный товарный знак, продавали товары с данным знаком или предоставляли услуги. На некоторых страницах сайта Pest Control указано, что "все изображения предназначены для скачивания и личного использования", то есть это прямое разрешение третьим лицам использовать работы художника в некоммерческих целях, но оно не означает использование знака правообладателем. Единственное доказательство использования знака - это статья об открытии художником магазина, в котором продаются изображения его работ, в том числе работы, зарегистрированной в виде товарного знака ЕС, статья вышла в октябре 2019 года непосредственно за месяц до подачи заявления об аннулировании.
Таким образом, 19 мая 2021 года EUIPO пришло к выводу, что у художника или Pest Control не было намерения использовать изображение граффити в качестве товарного знака, целью получения данной регистрации была любая другая цель, но не использование знака. Позволив другим лицам использовать изображение своей работы в некоммерческих целях, художник решил ограничить данное использование с помощью товарного знака, поскольку авторское право не охраняет его работы из-за засекреченности личности. Соответсвенно, заявка на товарный знак была подана недобросовестно, а значит регистрация на товарный знак должна быть аннулирована.
Решение Апелляционного Совета EUIPO от 25.10.2022
Правообладатель товарного знака оспорил решение об аннулировании товарного знака в Апелляционный Совет EUIPO, который в конце октября отменил данное решение на следующих основаниях.
Тот факт, что обозначение является произведением изобразительного искусства, которое может или могло бы охраняться авторским правом, не означает, что оно не может указывать на источник происхождения, то есть выполнять главную функцию товарного знака. Товарный знак состоит из оригинальных элементов - обезьяны с пустым щитом - что может быть довольно запоминающейся комбинацией среди потребителей, а это свидетельствует о том, что знак обладает различительной способностью.
Что касается недобросовестности правообладателя, Апелляционный Совет EUIPO установил следующее. Нежелание художника раскрыть свою личность не означает отсутствие у него намерения использовать зарегистрированный товарный знак. Также высказывание художника о том, что "авторское право - для неудачников" не означает, что Бэнкси недобросовестно использует систему товарных знаков вместо авторского права, также данная фраза не доказывает недобросовестное получение регистрации на товарный знак. То есть Full Colour Black заявили о недобросовестности правообладателя знака, основываясь только на своем субъективном мнении. Более того, процесс аннулирования товарного знак был начат спустя несколько месяцев после того, как знак был зарегистрирован. В соответствии с Регламентом ЕС, товарный знак может быть аннулирован за неиспользование, если правообладатель зарегистрированного товарного знака не начал его действительное использование в течение 5 лет с даты регистрации, соответственно, заявление об аннулировании товарного знака на основе его неиспользования может быть подано только после истечения данного периода. В данном случае Бэнкси должен начать использовать товарный знак до 8 июня 2024 года. EUIPO допустило ошибку, сделав вывод, что у художника не было намерения использовать товарный знак и он действовал недобросовестно. Данный вывод был сделан преждевременно и безосновательно.
