Приветствую!
Сегодня будет большая, подробная статья с разбором основных рекомендаций из Обзора Суда по интеллектуальным правам (СИП) о существенности изменений товарных знаков (обозначений) - от 26.07.2024 № СП-22/15.
Первая статья – ТЫК.
Материал будет полезен как экспертам Роспатента, принимающим решение о допустимости внесения изменений, так и правообладателям и их представителям, чтобы понимать, какие и когда можно внести изменения в товарный знак.
📌 Существенность изменений заявленного обозначения на стадии экспертизы
📍 1. Оспорить отказ во внесении изменений можно только после окончательного решения Роспатента.
- Постановления президиума СИП от 08.06.2015 по делу № СИП-994/2014, от 08.06.2015 по делу № СИП-1047/2014.
📍 2. Перечень случаев, когда изменения являются существенными всегда, без дополнительной мотивировки:
- включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;
- фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;
- графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.
📎 При определении доминирования элемента в обозначении оценивают его пространственное значение и визуальное впечатление от восприятия.
📎 Учитываются размеры элемента по сравнению с другими элементами, цветовое, шрифтовое и иное графическое исполнение, расположение элемента.
📎 Пространственное доминирование может быть вызвано оригинальной выразительной шрифтовой графикой или центральным расположением.
- Постановление президиума СИП от 30.04.2021 по делу № СИП-522/2020.
📍 3. Общее правило установления существенности
Необходимо установить, затрагивают ли такие изменения восприятие обозначения в целом или его основных элементов.
- Постановление президиума СИП от 30.04.2021 по делу № СИП-522/2020.
📍 4. Изменение смысла или фонетики слова – существенное всегда
Для отказа во внесении изменений достаточно установления смыслового или фонетического изменения основного словесного элемента. При наличии одного из них - изменение признается существенным без дополнительной мотивировки.
- Постановление президиума СИП от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023.
📍 5. Изменение числа слова обычно не меняет его семантику
По общему правилу, изменение числа слова не меняет его семантику за отдельными исключениями (например, «масло» (вещество) – «масла» (виды веществ), «радость» (чувство) – «радости» (события, вызывающие чувства), «лето» (время года) – «лета» (возраст; годы) и т.п.)
- Постановление президиума СИП от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023.
📍 6. Несколько слов – как одно
Оценка изменений зависит от вида обозначения и количества элементов в нем, от характера изменений и от того, в какой элемент обозначения вносятся изменения, является ли он единственным.
- Постановление президиума СИП от 17.11.2023 по делу № СИП-447/2023.
Единственным элементом могут быть признаны выражения, состоящие из нескольких слов, которые за счет своей целостности воспринимаются в качестве единого элемента.
- Это могут быть устойчивые неделимые словосочетания (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмы (например, «шапка Мономаха»). Для них характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от значения составляющих их слов.
- Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент исходя из особенностей композиционного построения элементов, благодаря которому слова начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения и обстоятельств использования знака.
Постановления президиума СИП от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020, от 02.10.2023 по делу № СИП-1012/2022 и др.
📌 Существенность изменений зарегистрированного товарного знака
📍 1. Сравнение всегда с первоначальной «версией»
В случае многочисленных изменений товарного знака сравнение осуществляется не с предшествующей редакцией, а с изначально зарегистрированным обозначением.
Иной подход позволяет многократными, последовательными, каждый раз не существенными по сравнению с предыдущей редакцией изменениями полностью видоизменить изначально зарегистрированное обозначение, что нарушает суть единства существующего товарного знака (и его не меняющегося восприятия потребителями).
- Постановление президиума СИП от 22.05.2023 по делу № СИП-633/2022.
А. Внесение изменений по инициативе правообладателя - уход от тождественности
📎 Поскольку регистрация тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров на имя одного лица не допустима (пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК), правообладатель вправе внести в зарегистрированный товарный знак такие изменения, при которых зарегистрированное и новое обозначение будут юридически тождественными (прим. Скорее всего, здесь имелось в виду, что обозначения перестанут считаться тождественными).
📎 Юридически тождественными считаются, в частности, обозначения, имеющие незначительные отличия шрифта (его размер, использование строчных, а не прописных букв, наклон букв, место размещения и т.д.).
- П. 31 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2021) от 07.04.2021, постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/11, постановления президиума СИП от 09.02.2018 по делу № СИП-362/2017, от 04.10.2018 по делу № СИП-565/2017, от 15.12.2022 по делу № СИП-1083/2019.
📎 Юридически тождественными также могут быть признаны обозначения, отличающиеся лишь оттенками одного цвета.
- Постановления президиума СИП от 17.05.2024 по делу № СИП-813/2023, от 31.03.2023 по делу № СИП-839/2022.
Б. Внесение изменений в случае подачи возражения третьим лицом - исключение недоминирующего элемента
Допустимо изменение зарегистрированного товарного знака, например, в части исключения из охраны недоминирующего элемента в целях устранения причин, послуживших основанием для подачи третьим лицом возражения против предоставления правовой охраны.
📌 Использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака
📝 Последняя часть Обзора – это использование товарного знака с изменениями. Это не внесение изменений в реестры или в заявку (как мы разбирали до этого), а «изменение» знака на практике, то есть использование в ином виде.
И здесь очень важно то, что такое изменение не должно быть существенным, иначе у нас будет использования не «с изменениями», а появление нового, вообще другого обозначения. А у этого есть последствия: заинтересованное лицо может досрочно прекратить охрану изначального товарного знака на основании ст. 1486 ГК.
❓ Итак, как не переступить эту грань? Что важно учесть?
📌 1. Использование доминирующих и сильных элементов товарного знака
✏ Поскольку при применении п. 2 ст. 1486 ГК новое исключительное право на обозначение, используемое в измененном виде, не возникает, а положения данной нормы направлены на сохранение права конкретного лица, суд может признать факт использования товарного знака и в случаях использования доминирующих и сильных элементов товарного знака.
✏ Те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается:
- В конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака;
- Применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров);
- Исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей.
- Постановление президиума СИП от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021.
📌 2. Допускается незначительное изменение формы
✏ Согласно пп. «c» п. 2 с. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану.
✏ Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.
- Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2019 по делу № СИП-311/2018.
📌 3. Сравнивается общее впечатление, а не отдельные элементы
✏ При сравнении обозначений, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общее впечатление).
- Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2017 по делу № СИП-666/2016, от 22.08.2019 по делу № СИП-883/2018.
📌 4. Значительное изменение доминирующих элементов не допускается
✏ Изменения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.
- Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 по делу № СИП-762/2019.
📌 5. Сходство обозначений определяется по их сильным элементам
✏ Этот подход подлежит применению в том числе и при сравнении фактически использованного обозначения со спорным товарным знаком для целей ст. 1486 ГК.
✏ Как в спорном товарном знаке, так и в фактически использованном обозначении необходимо выявить сильные элементы, которые должны быть тождественными или в очень высокой степени сходства.
✏ Для установления использования товарного знака с незначительными изменениями сначала суд первой инстанции должен определить именно сильные элементы конкретного спорного товарного знака и конкретных используемых обозначений, а затем провести их надлежащее сравнение.
- Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 по делу № СИП-555/2020.
📌 6. Использование обозначения на ином языке меняет существо знака
- Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2023 по делу № СИП-1079/2022, от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020, от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020, от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017.
✏ Индивидуализация товаров (услуг) обозначением, являющимся транслитерацией зарегистрированных товарных знаков, не подтверждает факт использования таких знаков, поскольку написание данного обозначения буквами другого алфавита существенно меняет его восприятие.
- Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2023 по делу № СИП-43/2020, от 22.06.2023 по делу № СИП-360/2022, от 15.06.2023 по делу № СИП-657/2022.
📌 7. Необходимо использование всех сильных элементов знака
✏ Использование обозначения, составляющего часть товарного знака, может быть приравнено к использованию целого товарного знака, только если разница между ними, не составляет отличительный характер знака.
- Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021.
✏ С учетом этого использование одного вместо двух сильных элементов товарного знака не может быть признано использованием товарного знака, поскольку такие изменения меняют существо товарного знака
- Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021.
💬 Например, зарегистрирован товарный знак «CAT&DOG», где оба слова – сильные элементы. Использование только одного из данных слов – не будет признано использованием всего товарного знака, а значит будет риск досрочного прекращения.
💬 А вот отсутствие знака «&» - допустимо. Как и, например, несущественное изменение графики, например, исполнения слов в других оттенках цвета или вообще без него.
Если есть какие-то вопросы, предложения, уточнения - пишите в комментариях! 💫
Буду безмерно рада лайкам и подпискам 😊
📞 У меня также есть и другие соцсети:
Поддержать меня или поблагодарить за статьи можно по ссылке или через QR-код ниже:
