В данной статье попытаемся разложить по полочкам эти три кита нематериальных активов: товарный знак, программное обеспечение (ПО) и доменное имя, и вы поймете, где у вашего бизнеса юридическая «дыра».
Часть 1. Домен
Самое большое заблуждение бизнеса: «Я купил домен – теперь название мое». Это опаснейшее заблуждение, за которое ежегодно расплачиваются сотни предпринимателей.
Согласно пункту 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» доменные имена не относятся к числу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, охраняемых Гражданским кодексом.
Домен – это не более чем техническая запись в реестре, адрес в интернете.
Что реально дает домен бизнесу:
1. Трафик. Удобный URL, который клиенты вбивают в строку.
2. Почту. Корпоративные ящики и имидж.
Чего домен НЕ дает бизнесу:
1. Не защищает от копирования названия.
У вас может быть красивое и узнаваемое доменное имя, с которым клиенты ассоциируют именно вас, но, если некто зарегистрирует товарный знак с названием доменного имени, новый правообладатель «отберет» у вас домен, потребует взыскания убытков или компенсации и будет прав.
Даже если вы будете ссылаться на то, что доменное имя зарегистрировано раньше, чем товарный знак, это не опровергает позицию правообладателя товарного знака о нарушении его исключительного права. Данный вывод следует из сложившейся судебной практики, например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 № С01-853/2020 по делу № А40-96627/2019, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 № С01-465/2019 по делу № А40-173311/2018.
Сразу отметим, что шансы отстоять свои права есть. Это история сложная, но о ней мы расскажем в другом материале.
Главные угрозы для владельца домена:
1. Киберсквоттинг. Кто-то регистрирует ваш бренд в другой доменной зоне и либо требует выкуп, либо продает подделки от вашего имени.
2. Недобросовестная конкуренция. Лицо регистрирует домен, сходный до степени смешения с уже существующим, привлекает на свой сайт пользователей, которые по ошибке перейдут на этот сайт-двойник. Таким образом, происходит процесс переманивания клиентов и заработка за счет чужой известности и репутации.
3. Обратный захват. Недобросовестный конкурент видит, что ваш сайт раскручен. Он идет в Роспатент и регистрирует товарный знак с названием вашего домена. После этого он идет в суд и отсуживает ваш домен.
Часть 2. Программное обеспечение (ПО): Почему ваш код могут забрать, даже если вы за него заплатили
Мы уже выяснили, что домен – это просто адрес. С программным обеспечением история тоньше. Здесь бизнес часто уверен: «Раз я заплатил разработчику, значит, программа моя». Увы, Гражданский кодекс и судебная практика думают иначе.
Как закон смотрит на ПО
По статье 1261 ГК РФ программа для ЭВМ – это набор данных и команд, заставляющий компьютер работать. Юридически она охраняется как литературное произведение (ст. 1259 ГК РФ). Это значит, что защита возникает автоматически при создании кода, а автор (программист) получает личные неимущественные права (право считаться автором) и исключительное право.
Государственная регистрация ПО в Роспатенте – дело добровольное. Но, она дает серьезное преимущество: лицо, указанное в реестре программ как правообладатель, презюмируется таковым в суде (п. 109 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). То есть не вы будете доказывать, что программа ваша, а вот ваш оппонент должен будет доказать обратное.
Теперь перейдем к главному – где бизнес теряет права на код, даже если он полностью оплачен.
Ловушка №1: Служебное произведение, которое не стало служебным
Это самая частая проблема в IT-компаниях и любых бизнесах, где есть штатные программисты. Казалось бы, раз сотрудник работает по трудовому договору и получает зарплату, то всё, что он пишет, принадлежит работодателю. Но судебная практика жестче.
Суды (в частности, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу №А45-8050/2014, Апелляционное определение Московского городского суда от 22 января 2018 г. по делу №33-2255/2018) последовательно требуют для признания ПО служебным произведением совокупность доказательств:
1. Трудовой договор, в котором прямо указано, что в обязанности сотрудника входит разработка программного обеспечения.
2. Служебное задание – письменный документ, в котором работодатель поручает создать конкретную программу.
3. Акты сдачи-приемки, отчеты о разработке.
Если есть только трудовая книжка, приказ о приеме на работу и даже реестр служебных произведений, но нет конкретного задания и трудового договора с нужной функцией – суд может признать, что исключительное право осталось за работником (Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2017 г. по делу № А40-174173/2016).
Что это значит для бизнеса?
Программист увольняется, а через год присылает претензию: «Вы используете мой код без разрешения, платите компенсацию или удаляйте программу». И суд может встать на его сторону, потому что юридически программа не была служебной.
Как защититься:
- Включить в трудовой договор четкое описание трудовой функции, связанной с созданием ПО.
- На каждую разработку оформлять служебное задание и акт.
- Выплачивать авторское вознаграждение (это обязанность работодателя по ст. 1295 ГК РФ).
Подробнее о том, как правильно оформить служебные произведения и выплачивать авторское вознаграждение читайте в наших статьях Как оформить нематериальные активы в компании правильно? и Порядок выплаты авторского вознаграждения.
Ловушка №2: Множественность авторов и «забытый» соавтор
В создании современной программы участвует целая команда. Но не каждый из них являются авторами в юридическом смысле. Автор – тот, кто внес творческий вклад в создание кода.
Риск в том, что при продаже бизнеса или передаче исключительных прав инвестору может выясниться, что у программы есть «неучтенный автор». Например, дизайнер интерфейса, который нарисовал уникальные элементы, или привлеченный фрилансер, чей код использован в финальном продукте.
Если такой автор не передал права, любая сделка по отчуждению исключительного права на всю программу может быть оспорена. Концепция «добросовестного приобретателя» к исключительным правам не применяется.
Как защититься:
- Проводить аудит авторского состава при создании ПО.
- Заключать договоры с каждым лицом, чей творческий вклад может быть признан авторским, с условием об отчуждении исключительного права в пользу компании.
Ловушка №3: GitHub и личное использование разработчиком
Многие программисты выкладывают фрагменты кода или целые проекты на GitHub – для портфолио, обмена опытом или просто «потому что так принято». Но с точки зрения закона это может быть прямым нарушением прав работодателя.
Статья 1296 ГК РФ (п. 2) дает подрядчику (исполнителю) право использовать созданное ПО для собственных нужд на условиях простой лицензии, если договором не предусмотрено иное. Но суды четко определили: публикация кода на общедоступном ресурсе GitHub выходит за рамки такого «личного использования» (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2023 №С01-1130/2023 по делу №А45-26234/2022).
Таким образом, размещение программы на GitHub без разрешения правообладателя – это нарушение исключительного права. И неважно, что разработчик сделал это «для себя» или «для улучшения репутации».
Как защититься:
- Включать в договоры (трудовые и гражданско-правовые) прямой запрет на публикацию кода, его фрагментов и любой документации в открытых репозиториях без письменного согласия работодателя.
- Отслеживать утечки кода в открытые источники.
Часть 3. Товарный знак
Статья 1477 ГК РФ определяет товарный знак как обозначение, служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Правовая охрана предоставляется только в отношении тех классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые указаны в свидетельстве. Это ключевой момент: ваш товарный знак защищает вас не от всех на свете, а только от тех, кто работает в той же сфере.
Что даёт регистрация товарного знака на практике?
С момента регистрации (точнее – с даты приоритета) вы получаете право запрещать третьим лицам использовать без вашего согласия обозначение, сходное до степени смешения с вашим товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг (ст. 1484 ГК РФ).
В переводе на бизнес-язык это означает:
· Запрет на использование в доменном имени. Если кто-то регистрирует домен для сайта с аналогичными услугами, вы направляете жалобу регистратору или подаёте иск. Суд обяжет ответчика прекратить использование домена или передать его вам (ст. 1252 ГК РФ). Практика по таким делам устойчива.
· Запрет на использование в рекламе и на вывесках. Конкуренты не смогут использовать ваше название в рекламе, на уличных баннерах или в названии своего ООО, если это создаёт угрозу смешения.
· Запрет на ввоз контрафакта. Внесение товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) позволяет таможне задерживать поддельные товары на границе.
Рекомендация: перед подачей заявки в Роспатент обязательно проводите предварительный поиск по базам ФИПС. Это платная, но необходимая процедура. Во многих случаях на этапе поиска выясняется, что выбранное название уже занято или есть «мешающие» заявки.
Короткий чек-лист по товарным знакам:
· Проведён поиск по базам Роспатента.
· Определены классы МКТУ, соответствующие реальной деятельности бизнеса (и планам на ближайшие 3-5 лет).
· После получения свидетельства товарный знак внесён в бухгалтерский учёт как нематериальный актив.
· Домены с этим названием зарегистрированы на компанию-правообладателя, а не на частное лицо.
Начните с регистрации товарного знака – это точка опоры. Затем убедитесь, что права на ПО оформлены корректно (особенно если у вас штатные разработчики). И только после этого вкладывайтесь в продвижение домена и рекламу бренда. В противном случае вы рискуете потратить ресурсы на раскрутку актива, который вам юридически не принадлежит.
Ковалева Амалия
младший юрист практики «Правовое сопровождение бизнеса» МКА «Основа»