Сегодня нематериальные активы компании (НМА) могут служить основой бизнеса и быть основным источником дохода либо косвенно влиять на бизнес-процессы компании, повышая эффективность ее деятельности.
Далее для простоты понимания поясним, что НМА, ОИС (объекты интеллектуальной собственности) и РИД (результаты интеллектуальной деятельности) в данном контексте являются синонимами.
Сами НМА могут быть куплены или разработаны самостоятельно или с привлечением сторонних подрядчиков. Самостоятельная разработка (на языке юристов «служебные произведения») встречается даже в тех компаниях, которые напрямую не связаны с предпринимательской деятельности по разработке НМА, но дорабатывают купленные или разработанные сторонними подрядчиками НМА под свои нужды.
В своей практике мы часто встречаем случаи, когда в компании существует процесс разработки, есть разработчики, есть НМА, однако они никак не оформлены или оформлены с нарушениями.
Такие недочеты порождают риски для компаний от взыскания денежных средств до запрета использования таких НМА.
Многие собственники и руководители бизнеса думают: если они платят зарплату разработчикам, то всё, что создает работник (от кода до маркетинговых картинок), автоматически принадлежит компании. Но Гражданский кодекс и судебная практика полны сюрпризов для тех, кто не оформил документы правильно.
В этой статье разберем пошаговый алгоритм, который обезопасит ваш бизнес, и рассмотрим ошибки, которые совершают компании.
Что нужно иметь в папке «Документы» каждому работодателю:
1. Трудовой договор;
2. Должностная инструкция (для детализации обязанностей работника);
3. Положение о служебных произведениях и интеллектуальной собственности (в нем следует раскрыть процедуру уведомления работником о создании служебного произведения, правила выплаты вознаграждения автору служебного произведения и т.д.);
4. Служебное (техническое) задание;
5. Акт приема-передачи служебного произведения и исключительного права;
6. Отчеты о проделанной работе сотрудником (дополнительно);
7. Приказ о принятии к учету созданного служебного произведения.
Шаг 1. Правильное оформление условий трудового договора.
Просто нанять человека на должность «программист» недостаточно. В трудовом договоре должно быть указано об отчуждении работодателю прав на созданные работником в связи с исполнением своих обязанностей РИД и выплате работнику вознаграждения, помимо заработной платы.
Шаг 2. Правильная постановка задания.
В Служебном (Техническом) задании указываются основные требования к РИД, указание на конкретное служебное произведение, место выполнения работ, источник оборудования и средств, возможность осуществления работодателем контроля за работой последующие действия работника/работодателя при создании РИД.
Обратите внимание, служебное задание на создание произведения (РИД) может быть дано работодателем только в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. (данное правило подтверждено многочисленной судебной практикой, напр.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 сентября 2009 г. № 83-В09-10).
Шаг 3. Процесс разработки объекта интеллектуальной собственности.
Чтобы избежать споров в духе «я это написал ночью дома на своем ноутбуке, это мое личное», рекомендуется прописывать в договоре ненормированный рабочий день для творческих и IT-специалистов. В судебной практике отмечено, что служебным произведением не может считаться материал, созданный работником в нерабочее время при условии того, что в отношении работника не установлено особенностей режима рабочего времени (ненормированного или гибкого рабочего времени, сменного характера работы), напр. см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2018 г. № 09АП-32915/18.
Шаг 4. Оформление служебной записки и Акта приема-передачи.
Когда работа сделана, сотрудник оформляет служебную записку. В служебной записке должно быть указано название РИД, его сущность, признаки, сроки начала и окончания создания.
Руководитель проверяете результат и подписывает Акт приема-передачи при принятии работы. Его можно составить в произвольной форме, но с обязательным указанием имени автора, даты создания и передачи произведения и исключительных прав на него работодателю.
Функционально в компании может быть предусмотрено создание комиссий по приемке, оценки и т.д. В таком случае они должны участвовать в приемке в целях дальнейшей постановки РИД на баланс компании.
Шаг 5. Правило трех лет (самое важное для бизнеса).
Согласно п. 2 ст. 1295 ГК РФ, с момента, как работник передал вам произведение по акту, у вас есть три года на принятие решения. В течение этого срока вы обязаны сделать одно из трех:
1. Начать использовать произведение сами.
2. Передать исключительное право кому-то другому (продать).
3. Сохранить его в тайне и письменно уведомить об этом автора.
Отдельная особенность: авторское вознаграждение.
Согласно п. 2 ст. 1295 ГК РФ если работодатель в срок (3 года), начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.
Если речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, при отсутствии соглашения между сторонами можно применять положения Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».
Согласно п. 105 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» если в установленный трехлетний срок работодатель совершит одно из названных действий, работник (автор) имеет право на получение вознаграждения, размеры, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом с применением по аналогии положений пункта 4 статьи 445 ГК РФ (пункт 1 статьи 6 ГК РФ).
При этом условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть предусмотрены в договоре (трудовом или гражданско-правовом), заключаемом между работником и работодателем. Во всех случаях вознаграждение выплачивается работодателем, даже если использование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю.
Критически важный момент: нельзя платить это вознаграждение в составе зарплаты или премии.
Судебная практика (напр. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2020 № 78-КГ20-1, 2-5974/2018, Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 27.04.2023 по делу № 88-10541/2023, 2-6026/2022) однозначна: включение авторского вознаграждения в оклад или ежемесячный бонус – это нарушение. Размер и порядок выплаты должны определяться отдельным пунктом в договоре или соглашением.
Типичные ошибки работодателей
1. Произведение не может быть признано служебным, если отсутствует трудовой договор, даже при наличии трудовой книжки, приказа о назначении на должность и некоего реестра произведений, подписанного работодателем и работником. В трудовом договоре должно быть закреплено, что создание объектов интеллектуальной собственности входит в трудовые обязанности работника;
2. Если работник создал произведение за пределами своих трудовых обязанностей, такое произведение не является служебным, и права на него принадлежат работнику, а не работодателю. Необходимо четко фиксировать круг трудовых обязанностей сотрудника в трудовом договоре или в должностной инструкции.
3. Вознаграждение должно выплачиваться работодателем, даже если использование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю;
4. Произведение не признают служебным лишь из-за того, что для его создания автор использовал материалы работодателя;
5. Не может служить основанием для признания произведения служебным сам факт совмещения статусов автора и руководителя юрлица-работодателя.