Предисловие
В один прекрасный день вы поняли, что этот день не такой уж и прекрасный. Почему? Потому пришло письмо не очень приятного содержания. В письме оченьмногобукв, но основной смысл понятен - вы использовали чей-то товарный знак и теперь с вас требуют денежную компенсацию.
С претензией вы в корне не согласны. Причины несогласия могут быть различными:
- размер запрашиваемой компенсации чрезмерный;
- нет сходства с товарным знаком;
- это "товарный знак" используется повсеместно и задолго до регистрации.
Обоснованность
Не стоит сразу же отчаиваться и платить деньги... Однако не стоит и оставлять без внимания поступившую претензию. Прежде всего, нужно разобраться, насколько претензия обоснованная. Для этого нужно ответить на следующие вопросы:
1) Действительно ли претензия поступила от правообладателя?
На предъявление претензии имеют право правообладатель и владелец исключительной лицензий на товарный знак, а также уполномоченные лица правообладателя или лицензиара (представители, доверительные управляющие и т.п.). Остальные (например, обладатели неисключительной лицензии на ТЗ) права на предъявление претензии не имеют).
2) Перечень товаров/услуг, для которых зарегистрирован ТЗ, совпадает с теми товарами/услугами, которые вы реализуете?
Если товары/услуги не являются однородными, то претензия необоснованная. Можно ее игнорировать.
3) Имеется ли сходство между используемым обозначением и товарным знаком?
4) Действительно ли товарный знак зарегистрирован или же регистрация не завершена (заявка на регистрацию ТЗ находится на рассмотрении)?
Если ТЗ находится в процессе регистрации, то это значит, что платить компенсацию за использование ТЗ до момента окончания регистрации вы не обязаны. Однако лучше прекратить использование такого ТЗ (поскольку после завершения регистрации дальнейшее использование будет незаконным).
5) Заявитель не имеет признаков патентного тролля? О том, кто такие патентные тролли, как с ними бороться, вы можете почитать в моей отдельной статье.
Если на все вопросы вы получили ответ "да", то претензия является обоснованной. Если на какой-то из вопросов получили ответ "нет", то претензия может являться необоснованной.
Графические элементы - исключение из правила
Важно иметь ввиду, что графические элементы, входящие в состав товарного знака (в том числе дизайны, шрифты и т.п.) охраняются даже если они не регистрировались как ТЗ. Иными словами, чужую графику и дизайн вообще нельзя использовать (вне зависимости от однородности, сходства словесных элементов и т.п.).
Поэтому если вы заимствовали из чужого товарного знака какие-то графические элементы без согласия правообладателя, то это, в любом случае, незаконно.
Как быть?
Если вы пришли к выводу, что претензия является обоснованной. То тут есть три варианта:
1) Исполнить требования, содержащиеся в претензии.
2) Договориться досудебно (например, попробовать договориться на меньшую сумму компенсации). В 95% случаев правообладатели соглашаются снизить размер изначально запрашиваемой компенсации. Обязательно закрепите договоренности в письменном соглашении (и только тогда перечисляйте деньги).
3) Не исполнять требования. В этом случае высока вероятность, что спор будет разрешаться в суде. Этот вариант необходим в тех случаях, когда либо вам нечего терять (например, вы ООО, у которого нет денег), либо когда вы не согласны с размером компенсации и рассчитываете снизить ее в суде.
Если же претензия необоснованная, то целесообразно не соглашаться с ней, направив мотивированный ответ.
Превентивные меры
Наверное, мой совет не прозвучит оригинально, однако лучше всего избегать подобных ситуаций. "Каким образом" - спросите вы. Очень просто - используйте собственный ТЗ.
Остались вопросы? Связь со мной:
Бакланов Яков Николаевич (патентный поверенный N 2729)
Yakoffservice@yandex.ru
https://yabrandman.ru/