Сразу оговорюсь. В данной статье речь пойдет о патентных троллях только в разрезе товарных знаков. Если вы читаете эту статью, то, наверное, понимаете, кто такой патентный тролль (слышали, или столкнулись с ним сами). Если же нет, то для правильного восприятия дальнейшего текста попытаюсь кратко пояснить, о чем речь.
1. Кто такой патентный тролль?
Итак, патентный тролль — это человек или компания, которая регистрирует товарные знаки (бренды) на свое (иногда и на чужое) имя лишь с целью дальнейшего вымогательства денег. Патентные тролли в подавляющем большинстве случаев отыскивают популярные незарегистрированные слова/обозначения, затем регистрируют их в Роспатенте в качестве товарного знака.
Зачастую «под раздачу» попадают два вида продавцов. Первые – те, кто давным-давно зарегистрировался на маркетплейсе, имеет оригинальное название магазина и этот магазин очень популярен. Вторые – те, кто продает какой-то товар, купленный за рубежом (обычно в Китае), имеющий уникальное название, известное в РФ. И первые и вторые, как Вы можете догадаться, данное название в качестве товарного знака не регистрировали...
2. Как ведет себя тролль?
Наиболее распространенная модель поведения: патентный тролль заходит на маркетплейс, находит популярный товар, магазин (предположим, он называется «Троллить тролля»). Далее проверяет, можно ли зарегистрировать такой товарный знак. Если это обозначение свободно, то патентный тролль официально регистрирует его на свое имя.
Обычно регистрация занимает 6-8 месяцев, затем тролль получает свидетельство на товарный знак «Троллить тролля» и далее двигается к своей основной цели – получить деньги. Для этого он рассылает претензии всем (зачастую массово, без разбора), кто использует «новоиспеченный» товарный знак. В претензиях тролли особо не стесняются в формулировках и требованиях, угрожая взысканием крупных сумм (до 5 млн. рублей), уголовным преследованием и т.п.
Такие истории не редкость: закупаешь товар в Китае (официально!), спокойно продаешь маркетплейсе много лет и тут… Бац! Получаешь грозную претензию. И несмотря на то, что ты моментально на нее реагируешь – убираешь все, что связано с товарным знаком из карточки товара – патентный тролль подает в суд…
Наверное, многие мне возразят, скажут, что никакой ответственности не будет, если:
1) Продавец не знал, что такой товарный знак зарегистрирован.
2) Тролль не направлял предварительного предупреждения.
3) Продавец сразу же прекратил использование товарного знака (удалил из рекламы, карточки товара, смени название магазина и т.п.) как только получил претензию.
Увы! Ничего из вышеуказанного не будет иметь значения. Использовал? Если да, то тролль может требовать деньги. Знал… Не знал… Использовал полчаса… Не важно!
Казалось бы, где справедливость? Вы придумали название, давным-давно его используете в своем бизнесе, а тут кто-то не только присвоил это название, но еще и требует с вас денег. Уверен, что первым желанием будет послать и редкий человек сохранит самообладание в такой ситуации.
Однако, нельзя действовать сгоряча! Нужно разобраться, что с этим не так. Как бы это не прозвучал странно, но, с одной стороны, тролль прав – по закону он, как владелец бренда и действительно может запрещать использовать свой бренд или похожие на него слова (обозначения). При этом он также может требовать компенсацию за использование без его согласия.
Казалось бы, чем, собственно говоря, тролль хуже обычного владельца товарного знака, который точно так же зарегистрировал его на свое имя? В общем-то, не хуже и обладает все теми же правами, установленными Гражданским кодексом РФ. С другой стороны, есть одно существенное отличие…
3. Чем патентный тролль отличается от других владельцев бренда?
Прежде чем включить кого-то в непочетный список «троллей», нужно сначала понять мотивы такого поведения. Любой честный и добросовестный предприниматель регистрирует бренд, как правило, только с одной целью – использовать его для продажи товаров (либо сейчас, либо в будущем).
У патентного тролля цель иная – он не планирует использовать этот бренд по назначению (т.е. он не будет реализовывать какие-то товары или услуги), он лишь хочет преследовать «нарушителей» и получать с них деньги. Таким образом, существенным отличием троллей от честных предпринимателей является отсутствие намерения фактически использовать свой бренд.
Выделяют несколько признаков, которые могут указывать на патентного тролля, в частности:
1) Компания зарегистрировала на свое имя много товарных знаков (10, 50, 100 и даже больше) – косвенный признак. Если эта компания некрупная, то тем более это выглядит подозрительно.
2) Тролль нигде не использует этот товарный знак (у него нет собственного магазина на маркетплейсе, сайта и т.п.).
3) Тролль не ведет самостоятельной деятельности по продаже товаров/услуг, занимается исключительно предъявлением исков.
4) На следующий день после регистрации бренда тролль уже массово рассылает претензии.
5) Товарный знак, владельцем которого является тролль – это известный бренд, который не зарегистрирован в РФ (например, какой-то китайский товар/бренд).
6) Тролля в большей степени интересуют деньги, а не удаление карточки товара с маркетплейса.
7) Картотека арбитражных дел пестрит исками от тролля-правообладателя (это значит, что тролль очень любит судиться и вымогать деньги).
Чем больше совокупных признаков вы нашли, тем выше вероятность, что вы столкнулись именно с патентным троллем.
4. Что делать, если стал жертвой тролля?
Так устроен человек, что любую проблему он редко примеряет на себя. Можно много раз услышать в новостях про патентных троллей, стать свидетелем жалостливой истории соседа о патентных троллях-шантажистах, и при этом думать: «Такое точно не произойдет со мной».
Однако чем дольше вы на рынке, чем крупнее бизнес, тем больший интерес вы можете представлять для патентных троллей. И если так произошло и вы все-таки получили грозную претензию с требованием уплатить компенсацию, то не отчаивайтесь.
Прежде всего, разберитесь, кто предъявил такую претензию. Если патентный тролль (определять нужно по вышеуказанным признакам), то значит дело не безнадежно. Также изучите, насколько обоснована претензия.
Иногда товарный знак еще не зарегистрирован, а претензия уже предъявлена…Такую претензию можно проигнорировать, но ровно до того момента, пока ТЗ не будет зарегистрирован. Или бывает так – товарный знак зарегистрирован для одежды, а вы его используете для продажи чая… Товары неоднородные, а претензия необоснованная.
Если же претензия обоснованная (т.е. товарный знак зарегистрирован в тех же классах МКТУ, что и ваши товары), то как себя вести в такой ситуации? Возможны следующие варианты:
1) Простой. Например, тролль просит выплатить компенсацию 1 000 000 рублей. Можно, не вступая в спор, попробовать с ним договориться на 50 000 руб. (высока вероятность, что тролля это устроит).
Плюсы:
- Вы можете «откупиться» за относительно небольшие деньги, не переживая за дальнейшую судьбу судебного спора.
Минусы:
- Вам придется прекратить использовать «чужой» бренд.
- Справедливость не будет восстановлена. Тролль, не получивший отпора, станет более вероломным и продолжит свою незаконную деятельность.
2) Сложный. Послать тролля подальше… Делать это нужно, конечно же, не устно, а юридически грамотно, направив ему развернутый ответ, с указанием, что вы используете это обозначение уже много лет (если речь идет о личном магазине), оно давно известно на рынке (например, с 2018 года). Также можно написать пару строчек о том, что если тролль будет упорствовать, то вы непременно подадите на него жалобы в ФАС.
Плюсы:
- Вы сможете продолжить использование бренда.
- Вы восстановите справедливость и получите моральное удовлетворение.
Минусы:
- Нужно быть готовым отстоять свою позицию в суде. Это не так просто, поскольку патентного тролля не всегда легко вычислить, а еще сложнее – доказать суду, что это этот тролль – патентный.
- В случае плохого исхода – Вам придется заплатить троллю больше, чем если вы попытались договориться до суда. Однако даже при самом плохом исходе суды редко взыскивают такие огромные компенсации, которые просит тролль (свыше 1 млн. руб.).
- На проигравшую сторону могут быть возложены все судебные расходы (пошлины, услуги юристов, экспертов и т.п.).
Конечно, есть вероятность, что тролль, получивший грозный ответ, оставит вас в покое. Однако, скорее всего, тролль решит обратиться в суд. Поэтому сложный способ не каждому по плечу. Прежде всего, нужно обладать достаточными ресурсами, чтобы противостоять патентному троллю. В частности, это достаточный запас времени и денег.
Способы борьбы
Если же вы решили бороться за справедливость и пойти по сложному пути, то нижеуказанные рекомендации могут вам помочь.
1) Верховный суд РФ еще давно сформировал позицию о том, что если иск предъявлен патентным троллем, то ему следует отказать в удовлетворении такого иска. Таким образом, если Вам удастся доказать, что иск предъявлен патентным троллем, то суд откажет в удовлетворении иска. В данном случае необходимо отыскать наибольшее число из признаков патентного тролля и представить соответствующие доказательства суду.
Казалось бы, все просто, однако проблема заключается в том, что суд не всегда внимателен к доводам заявителей. При этом, вопреки расхожему мнению, в судах тоже бывают некомпетентные судьи (их помощники). Поэтому приведенные аргументы должны быть: а) убедительными; б) подтверждены наглядными доказательствами.
Также следует иметь ввиду, что тролли довольно изворотливы и зачастую делают фейковые карточки товара в целях создания видимости коммерческой деятельности. В этом случае нужно доказать суду, что карточка является мнимой, по факту деятельности тролль не ведет.
Также многие иски рассматриваются в упрощенном порядке (без вызова сторон в суд), что зачастую не дает судам услышать ответчика, проникнуться его доводами и принять верное решение (такова специфика судебной системы).
Наверное многие слышали высказывание: «Не так страшны законы в России, как практика их применения». Если не хотите столкнуться с такой суровой реальностью, то лучше отнестись к суду со всей серьезностью, хорошо к нему подготовиться и желательно не без помощи юриста.
2) Жалоба в ФАС. Можно пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу, указав в жалобе на недобросовестную конкуренцию со стороны патентного тролля. Если ФАС признает действия тролля недобросовестными, то это позволит аннулировать товарный знак, принадлежащий троллю. Такое аннулирование дает возможность пересмотра судебного решения.
3) Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если товарный знак зарегистрирован с нарушением (например, тролль присвоил себе известный зарубежный бренд, что вводит потребителей в заблуждение), то можно подать в Роспатент соответствующие возражения.
В случае, если Роспатент откажет в удовлетворении возражений, то можно дальше пытаться оспорить отказ Роспатента в суд, добившись, в конечном счете, аннулирования ТЗ.
В данном случае необходимо отыскать наибольшее число из признаков патентного тролля и представить соответствующие доказательства суду. Однако проблема заключается в том, что суд не всегда внимателен к доводам заявителей. При этом, вопреки расхожему мнению, в судах тоже бывают некомпетентные судьи (их помощники). Поэтому приведенные аргументы должны быть: а) убедительными; б) подтверждены наглядными доказательствами.
Также одним из доводов может быть случай, когда вы давно и широко используете название магазина в своей деятельности. В данном случае нужно доказать, что ваше название является коммерческим обозначением, возникшим до подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Если удастся доказать длительное и широкое использование, то товарный знак аннулируют (поскольку право приоритета на коммерческое обозначение у вас возникло ранее). То же самое и с фирменными наименованиями. Например, если название вашей компании зарегистрировано в ЕГРЮЛ до даты подачи заявки на регистрацию ТЗ, то вы вправе его использовать.
Предупрежден – значит, вооружен!
В конечном счете, лучше не допускать подобных ситуаций и заранее регистрировать товарный знак. И тогда никакой тролль не подойдет к вам на пушечный выстрел. Превентивные меры всегда лучше, чем открытое противостояние.
Ведите бизнес честно, открыто и безбоязненно!
Выводы:
1. Патентный тролль – тот, кто регистрирует товарный знак без намерения его использовать (в целях вымогания денег).
2. От тролля можно откупиться (вступить с ним в переговоры, сойтись на незначительной сумме компенсации).
3. С троллями можно бороться: через суд, ФАС, Роспатент.
4. Для борьбы с троллями требуется время и ресурс.
5. Лучшая защита – на опережение (не стоит, в принципе, допускать ситуаций, когда вы не защитили бренд).
Остались вопросы? Связь со мной:
Бакланов Яков Николаевич (патентный поверенный N 2729)
Yakoffservice@yandex.ru