Поглощенные операционной деятельностью предприниматели не всегда заморачиваются на предмет закрепления за собой прав на используемую интеллектуальную собственность.
Частенько этим пользуются охочие до чужого добра дельцы, регистрируя за собой в качестве товарного знака чужое обозначение (или сходное с ним до степени смешения).
➡️О товарном знаке см. мой телеграм-канал «IP – IT право с нуля» ⬅️
Они пытаются присоединиться к наработанной другим лицом репутации, а то и вовсе перетащить на себя всю славу и успехи, принудив изначального владельца обозначения прекратить его использование.
Частично данный вопрос я поднимала в своей статье «Как защитить доменное имя». В статье я рассматривала, в том числе случай обратного захвата доменного имени (регистрируется товарный знак на обозначение, используемое другим лицом в доменном имени).
Тем не менее, управу можно найти и на таких ловкачей.
🔷Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку, если действия правообладателя товарного знака по приобретению и использованию этого знака признаны
✔️актом недобросовестной конкуренции
✔️в установленном порядке.
В частности, на это указывают положения пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
❓Что это за установленный порядок.
🔹1. Через Федеральную антимонопольную службу (ФАС)
Вопросы недобросовестной конкуренции регулирует Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
В этом Законе содержится определение недобросовестной конкуренции.
Закон содержит также ряд специальных норм (ст. 14.1 – 14.7), которые предусматривают запрет на недобросовестную конкуренцию при совершении тех либо иных действий.
❗К ним относится и норма о запрете на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением И использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ или услуг(п. 14.4 Закона).
К средствам индивидуализации относится и товарный знак.
☝️Действия правообладателя только по приобретению прав на товарный знак также могут признаваться недобросовестной конкуренцией, но уже по правилам ст. 14.8 Закона о защите конкуренции.
Этот нюанс разъяснен, в частности, в п. 169 постановления Пленума ВС РФ по применению части IV ГК РФ № 10.
Признание тех или иных действий недобросовестной конкуренцией (установление акта недобросовестной конкуренции) отнесено к компетенции ФАС.
Лицо, обозначение (или сходное с ним до степени смешения) которого зарегистрировано в качестве товарного знака другим лицом, вправе обратиться в ФАС с заявлением о признании действий по регистрации и использованию товарного знака недобросовестной конкуренцией.
Если ФАС признает действия правообладателя актом недобросовестной конкуренции - заинтересованное лицо (первоначальный владелец обозначения) вправе подать в Роспатент возражения о прекращении правовой охраны товарного знака (п. 2 ст. 14.4 Закона о конкуренции).
Таким образом, нормы п. 2 ст. 14.4 Закона о конкуренции корреспондируют нормам пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Отметим, что сам Роспатент не устанавливает наличие факта недобросовестной конкуренции. В деле из примера 2 Роспатент так и сказал😀.
Решения ФАС впоследствии могут быт обжалованы в суд. Дела рассматривает в качестве первой инстанции Суд по интеллектуальным правам (СИП).
🔹2. Путем обращения непосредственно в суд
Действия правообладателя по приобретению и использованию (либо только приобретению) товарного знака могут быть признаны недобросовестной конкуренцией сразу в судебном порядке. Например, в примере 2 так и произошло.
❓Как доказывают наличие недобросовестной конкуренции в действиях лица, зарегистрировавшего товарный знак с чужим обозначением.
🔷На настоящий момент по вопросу доказывания того, что действия лица являлись недобросовестной конкуренцией, выработан определенный подход. По этому вопросу имеется ряд разъяснений со стороны Верховного Суда РФ.
При доказывании акта недобросовестной конкуренции необходимо устанавливать как специальные признаки, определенные в Законе о защите конкуренции, так и общие признаки недобросовестной конкуренции, предусмотренные в определении недобросовестной конкуренции (п. 9 ст. 4 Закона), статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (участником которой является и Россия).
В рассматриваемом случае, специальные признаки - это действия, связанные
- с приобретением и использованием товарного знака (ст. 14.4 Закона о конкуренции)
⚠️Квалификация действий лица, подавшего заявку на регистрацию товарного знака в качестве акта недобросовестной конкуренции, зависит от
✅цели, преследуемой лицом при приобретении такого права,
✅намерений этого лица
✅на момент подачи соответствующей заявки.
Именно в момент подачи заявки реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак
Таким образом, именно на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака у заявителя совесть должна быть не чиста😮.
На этот момент обращено внимание как в постановлении Пленума ВС РФ № 10 (п. 169), так и Обзоре (п.13) судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023 (далее – Обзор 2023 года).
Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.
И это совершенно логично и понятно.
Если лицо, зарегистрировавшее товарный знак, не знало, что существует и используется другим лицом схожее до степени смешения обозначение, утверждать, что его действия, связанные с регистрацией товарного знака, недобросовестны, нельзя.
Это справедливо и в том случае, если впоследствии владелец товарного знака начнет использовать знак недобросовестно, например, умышленно допуская смешение своей и чужой деятельности.
А вот, если предприниматель, увидев, что его конкурент использует незарегистрированное обозначение, подсуетившись, подает заявку на регистрацию товарного знака со сходным обозначением - есть подозрения, что уже на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака цели и намерения правообладателя далеко не честны и не добросовестны.
❓Как определить цели и намерения лица на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака?
📌Во-первых, о целях и намерениях лица может сказать поведение лица как до даты подачи заявки на товарный знак, так и после регистрации товарного знака
Например, зарегистрировав товарный знак, правообладатель требует от лица, использующего сходное обозначение, прекратить использование этого обозначения (поскольку это, вообще-то, уже чужой товарный знак). Может предложить выкупить у него товарный знак.
📌Во-вторых, оцениваются
- известность, репутация обозначения,
- осведомленность правообладателя об использовании обозначения другими лицами до даты приоритета товарного знака (п. 13 Обзора 2023).
❗Здесь внимание.
Если не доказать факт осведомленности правообладателя об использовании обозначения другим лицом, как увидим в примере 2, действия по приобретению и использованию товарного знака не признают недобросовестной конкуренцией.
А доказать осведомленность об использовании обозначения не просто.
На выручку приходит возможность доказывать не осведомленность об использовании обозначения, а оценивать
📌вероятность случайности совпадения регистрации обозначения в качестве товарного знака.
Вероятность случайности совпадения оценивается, если нет прямых доказательств осведомленности об использовании обозначения на момент подачи заявки.
В таком случае знание о факте может быть установлено на основе доказательств, свидетельствующих о вероятности того, что правообладатель не случайно выбрал такое же обозначение, а обладал сведениями об использовании этого обозначения обществом.
Такая вероятность устанавливается, в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения. Чем более широко оно используется и чем более оно оригинально и узнаваемо, тем меньше вероятность того, что два лица могли начать его использование самостоятельно, независимо друг от друга (п. 17 Обзора 2023 года)
❗Таким образом, для оценки того, имелся ли акт недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, устанавливается в совокупности как его осведомленность об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, так и его намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения, приобретая исключительное право на товарный знак.
Пропадает энтузиазм, не правда ли😀.
❓Каковы общие признаки недобросовестной конкуренции
🔷Чтобы сделать вывод о том, что действия подпадают под определение недобросовестной конкуренции, нужно доказать наличие следующих факторов в совокупности (п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2 по применению судами антимонопольного законодательства" (далее – постановление Пленума ВС № 2):
1) действия лица способны оказать влияние на состояние конкуренции;
2) способ конкуренции, который выбрало лицо на рынке отличается от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.
Поведение может не противоречить прямо законодательству и обычаям делового оборота, но противоречить требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
3) направленность поведения хозяйствующего субъекта:
✔️на получение преимущества (например, имущественной выгоды) за счет иных участников рынка.
Причем, преимущества могут быть получены за счет оказания влияния
- на выбор покупателей
- на возможность иных лиц, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке,
✔️на причинение вреда конкурентам иными подобными способами. Например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации.
Надо сказать, доказать указанные обстоятельства нелегко.
Правообладатели всячески опровергают преследование нечестной цели. Уверяют, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака не располагали сведениями об известности им определенных брендов, а если и видели обозначения, не знали, что их используют🙎♀️.
Это хорошо прослеживается из приведенных ниже примеров.
Пример1. (Дело № СИП-1040/2022)
Компания1 использовала в своей деятельности обозначение «АЙСБЕРГ» без регистрации.
Компания2 зарегистрировала товарный знак с таким же словом.
Компания1 категорически не согласилась с таким положением дел и обратилась в ФАС с заявлением о признании действий Компании2 по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак нарушающими статью 14.4 Закона о защите конкуренции.
ФАС согласился и признал действия Компании2 (правообладателя) по приобретению и использованию товарного знака недобросовестной конкуренцией.
Решение было оспорено Компанией2 в СИП.
На что упирал правообладатель:
- на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака у него не было сведений об известности обозначения потребителям тех регионов, где он торговал осветительными приборами под брендом "АЙСБЕРГ".
- запрещая Компании1 использовать бренд, Компания2, прежде всего, стремилась защитить свои вложения, затраченные на создание стойкой ассоциации между словесным элементом, входящим в товарный знак, и определенным коммерческим источником, а также предупредить риски контрафактного производства.
- запрет использовать обозначение не повлечет для другого лица негативных последствий, так как это не приравнивается к требованию о прекращении последним собственной хозяйственной деятельности (прим. благодетель просто)
Но, было установлено.
- Компания1 и Компания2 являлись конкурентами на одном товарном рынке.
Вывод был сделан на основании ОКВЭД и фактической деятельности.
- Светильники обеих сторон распространялись в одних регионах, стороны были заинтересованы в привлечении потребителей вне зависимости от их территориальной привязки.
Это следовало из рекламных предложений на сайтах сторон, из фактов реализации товара там же, где были обособленные подразделения правообладателя.
- Правообладатель проговорился, что для индивидуализации светотехники им было избрано ранее существующее наименование😭.
- Социологическая экспертиза установила, что спорное обозначение было известно респондентам еще до начала осуществления деятельности Компанией2.
- То есть, ассоциативная связь обозначения с Компанией2 не установлена.
- Из веб-архива сайта правообладателя извлечен лозунг "НАШИ ЦЕНЫ НИЖЕ ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ!". Из чего судами и ФАС был сделан вывод о том, что правообладатель мониторил рынок и соперничал с иными хозяйствующими субъектами😂.
- Ранее светильники под спорным обозначением закупались Компанией2 у других компаний на основании договоров. То есть, задолго до даты приоритета товарного знака об использовании обозначения Компания2 была осведомлена.
- Последующее предъявление требований о прекращении использования товарного знака к лицам, которые длительное время законно использовали обозначение в гражданском обороте, свидетельствует о недобросовестности намерений заявителя.
- Другие лица прекратили идентификацию товара распространенным обозначением "АЙСБЕРГ", понесли репутационные потери от обвинений в торговле контрафактом. Был сделан вывод о возникновении у них убытков, связанных с действиями правообладателя.
❗Таким образом, были установлены как факт известности обозначения среди потребителей, так и известность правообладателю факта использования обозначения другими лицами, его намерения получить конкурентные преимущества за счет поведения, которое не соответствовало требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
Президиум СИП поддержал СИП. В итоге решением Роспатента от 18.08.2023 удовлетворено возражение признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 770363 недействительным полностью.
🔹А ниже пример, когда, казалось бы, все говорило за то, что лицо, зарегистрировавшее товарный знак, не могло не знать о том, что сходное обозначение в товарном знаке использовалось другим лицом.
Тем не менее, суды не выявили акта недобросовестной конкуренции🤔.
Пример2. (Дело № СИП-386/2023)
Компания 1 создана в 2006 году. В 2009 году зарегистрировала товарный знак (Знак1)
Компания 2 создана в 2019 году. В 2019 году зарегистрировала товарный знак (Знак2)
❗Знак1 и Знак2 были и похожи, и не похожи. Роспатент сходства не установил. Но в последующем СИП и Президиум СИП, все-таки, признали наличие сходства, лишили Знак2 правовой охраны.
❗Директор и 100% учредитель Компании2 с 2006 по 2013 годы был одним из участников и директором Компании1.
❗До 2022 года сокращенное фирменное наименование Компании2 соответствовало фирменному наименованию Компании1.
Компания1 подала в СИП иск о признании действий Компании2 по подаче заявки на регистрацию Знака2 и по его использованию злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.
То есть, в этом случае обращение произошло непосредственно через суд.
Аргументы Компании1 (Истца):
- Компании являются конкурентами,
- Компания2 (ответчик) использует информацию о покупателях продукции истца, полученную от бывшего сотрудника истца, перешедшего на работу к ответчику по предложению директора и бывшего учредителя истца (см. выше).
- С момента начала активного использования ответчиком Знака2 контрагенты истца резко перестали приобретать его продукцию и стали заключать договоры с ответчиком.
- На упаковке продукции ответчика содержится Знак2. Особенности исполнения Знака2, адрес истца, сходный адрес сайта указывают на умысел ответчика выдать свою продукцию за продукцию истца.
- В наличии запросы компаний, подтверждающие смешение потребителями продукции сторон.
Истец считал, что ответчик имел намерение создать у потребителей ложное впечатление и смешаться в их глазах с истцом (создать двойника общества), воспользоваться его деловой репутацией.
Изменение Компанией2 сокращенного фирменного наименования, юридического адреса подтверждает лишь попытку устранить признаки недобросовестной конкуренции.
Казалось, читать решение суда не имеет смысла, все предельно ясно. Налицо акт недобросовестной конкуренции со стороны Компании2.
Но не тут-то было.
❗СИП согласился, что директор Компании1, действительно, был осведомлен о регистрации Знака1 на Компанию1.
Но вот факт осведомленности директора об использовании Знака1 в деятельности Компании1 не доказан😦.
Как не доказана и положительная репутация Компании1 в период использования Знака1 (несколько благодарственных писем от клиентов не в счет)😯.
❗На основании этого суд отказал в удовлетворении требований истца о наличии акта недобросовестной конкуренции в действиях ответчика.
🔹Удивительно, не правда ли?
Знак1 зарегистрирован в 2009 году, директор и учредитель Компании2 до 2013 года работал директором Компании1 и не знал об использовании Знака1 Компанией1?
На самом деле, образовалась некоторая накладка с доказательствами от Компании1.
Суд забраковал ряд представленных Компанией1 документов по причине ненадлежащего их подписания и наличия других недостатков.
В 2-х договорах на разработку тары, заключенных в период директорства в Компании1 учредителя Компании2 , также нашли недостатки.
Так, в к договору прилагался акт о согласовании макет-дизайна картонной упаковки для подшипников. Акт предусматривал размещение на коробке Знака1.
Но не были представлены ни макеты упаковок, ни документы, подтверждающие исполнение договоров.
Не смог истец доказать использование Знака1 и на своем сайте, поскольку нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта от 2023 года не позволил установить дату размещения товарного знака истца на сайте до даты подачи заявки на регистрацию Знака2.
Не помогло даже то обстоятельство, что в сентябре 2022 года ответчик заменил сокращенное фирменное наименование, идентичное наименованию истца, а также сменил адрес.
❓У меня, например, возник следующий вопрос.
Раз не было прямых доказательств осведомленности директора Компании2 об использовании обозначения на момент подачи заявки Компанией 2, почему нельзя было оценить вероятность случайности совпадения регистрации обозначения в качестве товарного знака.
🔷Сложность доказывания наличия факта недобросовестной конкуренции в действиях другого лица в очередной раз приводит к выводу о необходимости своевременно закреплять права на используемые обозначения. Например, регистрировать их как товарные знаки.
Это позволит снизить риски проигрыша в суде в той ситуации, когда правда, в целом, за вами.
Очень надеюсь, что вам не придется столкнуться с подобной проблемой. А, если и столкнетесь, используйте полезные идеи, которые содержатся в статье.
➡️Предлагаю ознакомиться с другими моими статьями:
«Защита сайта через защиту его дизайна. Сначала проверим, внесена ли творческая компонента»
«SaaS – услуга или лицензия на ПО»,
«БАЗА ДАННЫХ- объект авторских и смежных прав. Проблемы защиты и решения»,
«Искусственный интеллект оставили без прав? Или революция отменяется»
и содержащимися в подборках:
подборка «Программы для ЭВМ и базы данных»,
подборка "Товарные знаки, изображения, фотографии и др. Как не нарушить права на них",
подборка "Налогообложение в сфере IP/IT".