Многие правообладатели товарных знаков сталкиваются с тем, что даже зарегистрированный товарный знак не даёт гарантии выигрыша в споре с нарушителем исключительных прав. Почему? Потому что ключевой критерий в таких делах не просто сходство, а вероятность смешения в глазах потребителя. И это понятие оценочное. Разные суды могут видеть его по-разному.
Что говорит закон о сходстве товарных знаков.
Норма, регулирующая споры о незаконном использовании товарных знаков, содержится в пункте 3 статьи 1484 ГК РФ. Этот пункт устанавливает: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».
Обратите внимание на словосочетание «вероятность смешения». Закон требует доказать, что обычный потребитель может запутаться, перепутать товары или услуги одного производителя с другим, либо решить, что они связаны между собой.
Что такое «вероятность»? Это оценочное понятие.
Чтобы внести ясность, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении №10 от 23.04.2019 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» дал судьям подробную инструкцию. Она содержится в пункте 162 этого Постановления.
Согласно этому пункту, суд обязан выполнить три шага:
Шаг 1. Определить степень сходства сравниваемых обозначений.
При этом оцениваются звуковые, графические и смысловые характеристики. Также важно выделить сильные элементы (оригинальные, запоминающиеся, часто охраняемые) и слабые элементы (общеупотребительные, описательные, распространённые). Сходство лишь по слабым элементам не принимается во внимание.
Шаг 2. Определить степень однородности товаров или услуг.
Товары не обязаны быть идентичными. Достаточно, чтобы они относились к одному роду, имели одинаковое назначение, условия продажи, круг потребителей, были взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.
Шаг 3. С учётом первых двух степеней, а также дополнительных обстоятельств, сделать вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения.
Дополнительные обстоятельства, которые суд обязан проверить:
· используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
· длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
· степень известности, узнаваемости товарного знака;
· степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
· наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
· доказательства фактического смешения (например, социологические опросы).
Критерии сходства словесных обозначений
Для оценки сходства словесных элементов суды используют пункт 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для государственной регистрации товарных знаков (утверждены Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482).
Правила предписывают оценивать три группы признаков:
· Звуковые: совпадение звуков, слогов, ударения, вхождение одного слова в другое, количество слогов и т.д.
· Графические: общее зрительное впечатление, шрифт, расположение букв, цвет, алфавит.
· Смысловые: подобие заложенных понятий, идей, совпадение логически ударного элемента, перевод на другой язык.
По теме настоящей статьи следует вспомнить недавнее дело по иску ООО «ФИТ» к ПАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.
ООО «ФИТ» с 2014–2015 годов является правообладателем комбинированных знаков обслуживания «PayQR». Знаки зарегистрированы для широкого перечня услуг, в частности, выписка счетов, подготовка платежных документов, финансовая информация, удалённое банковское обслуживание, переводы денег, обеспечение доступа к базам данных, прокат ПО.
С 2021 года, по мнению истца, Сбербанк начал незаконно использовать в своей коммерческой деятельности обозначения, сходные до степени смешения со знаками «PayQR»: «SberPay QR», «SberPay.QR», «Плати QR», «Плати QR от Сбера», «Сбербанк Плати QR», а также адресные ссылки «sberpay/qr» и «sberpay-qr» в интернете.
Истец потребовал:
· Признать действия Банка нарушением исключительных прав на знаки «PayQR».
· Запретить Банку использовать эти обозначения в отношении однородных услуг.
· Взыскать компенсацию в размере 2 890 455 800 рублей.
Банк просил отказать в иске полностью. Свою позицию он основывал на том, что:
· у него есть собственные общеизвестные товарные знаки («СБЕР», «СБЕРБАНК РОССИИ»), а также зарегистрированные знаки «Sber», «SberPay», «Сбербанк»;
· сильными элементами в используемых им обозначениях являются именно эти элементы, а не слово «PayQR»;
· элемент «QR» – общеупотребительная аббревиатура (Quick Response), он используется в информационных целях и не может быть монополизирован истцом;
· истец не является кредитной организацией и сам напрямую не оказывает банковских услуг;
· никакой вероятности смешения со знаками «PayQR» нет, потребитель сразу видит бренд Сбербанка.
Хронология судебного разбирательства.
· 14 апреля 2025 года Арбитражный суд города Москвы выносит решение: в иске отказать полностью.
· 20 февраля 2026 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменяет решение первой инстанции и частично удовлетворяет иск: взыскивает 1 445 227 900 руб., признаёт использование ряда обозначений нарушением.
· 16 марта 2026 года Суд по интеллектуальным правам отменяет постановление апелляции и оставляет в силе решение первой инстанции (отказ в иске).
Первая инстанция: почему в иске отказали.
· Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ запрет на использование сходного обозначения действует только при наличии вероятности смешения. Суд посчитал, что такой вероятности нет.
· Сильные элементы в обозначениях Сбербанка – «Sber», «Сбербанк», «Сбер», а также изобразительный элемент (зелёная галочка). Это общеизвестные товарные знаки, именно на них падает логическое ударение.
· Элемент «QR» – слабый, общепринятый, используется в информационных целях. Суд сослался даже на ГОСТ‑Р 54042–2014, который стандартизировал QR‑код в платежах задолго до даты приоритета знаков истца.
· Элемент «SberPay» – самостоятельный зарегистрированный товарный знак Сбербанка для тех же классов услуг.
· Графического сходства нет: разные шрифты, разное композиционное построение, у истца есть изобразительные элементы, у Сбербанка своя графика.
· Отсутствие семантического сходства: «Плати QR» воспринимается как описание способа оплаты, а не как бренд «PayQR».
· Социологический опрос, представленный истцом, суд не принял: вопросы были наводящими, методология нарушена, круг опрошенных неполный.
· Истец не доказал факт реального использования своих знаков для всех заявленных в иске услуг.
Апелляция: победа истца на 1,44 млрд рублей.
Апелляционная инстанция отменила решение первой инстанции и частично удовлетворила иск. Взыскала 1 445 227 900 руб. компенсации, признала нарушениями использование многих обозначений.
На что опиралась апелляция?
Те же самые нормы, но истолковала их иначе.
· Словесный элемент «PayQR» в знаках истца является сильным. В комбинированных знаках именно словесный элемент чаще всего играет главную роль, особенно при оказании услуг через интернет.
· Апелляция сослалась на правовую позицию СИП (определение от 24.04.2024 по делу № А56-115901/2022): если словесный элемент истца полностью входит в обозначение ответчика, это исключает вывод о несходстве. «PayQR» входит в «SberPay QR».
· Однородность услуг является высокой. И истец, и ответчик оказывают платежные услуги дистанционно. Тот факт, что истец не является банком, не имеет значения, так как он работает через партнеров‑банков. Услуги взаимозаменяемы.
· Апелляция приняла социологический опрос, посчитав его допустимым.
Кассация: как Суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляции.
Кассация отменила постановление апелляционного суда и оставила в силе решение первой инстанции (отказ в иске).
Почему кассация отменила апелляцию? Ошибки апелляции.
· Апелляция ограничилась тем, что признала сильным словесный элемент истца, и сразу сделала вывод о смешении. Она не выделила сильные и слабые элементы в обозначениях ответчика. У Сбербанка сильные элементы – «Sber», «Сбербанк» – его собственные общеизвестные знаки. Их игнорировать нельзя.
· Сбербанк доказал, что его знаки общеизвестны, а знаки истца нет. При таких обстоятельствах потребитель видит в «SberPay QR» именно сервис Сбербанка, а не «ФИТ». Вероятность смешения снижается, а не возрастает.
· Апелляция запретила использовать «sberpay/qr» и «sberpay-qr» в доменно‑сетевой адресации. Но кассация указала: адресная строка – это способ технической адресации, а не индивидуализации услуг. Чтобы признать такое использование нарушением, нужно доказать, что потребитель под воздействием содержания страницы может подумать, что сайт принадлежит истцу. Апелляция этого не сделала. Кроме того, в самих URL‑ссылках доминирует домен sberbank.com, что однозначно указывает на Сбербанк.
Суд подтвердил: недостаточно доказать, что ваш знак и обозначение ответчика имеют некоторое сходство. Нужно пройти все шаги методологии из п. 162 Постановления № 10, включая обязательный анализ сильных и слабых элементов у ответчика.
Ковалева Амалия,
младший юрист практики «Правовое сопровождение бизнеса» МКА «Основа»