В практике защиты интеллектуальной собственности часто возникают ситуации, когда заявитель пытается зарегистрировать товарный знак, созвучный с фамилией известной (или не очень известной) личности - и получает отказ в регистрации от эксперта Роспатента.
На первый взгляд, позиция Роспатента может показаться логичной: известная фамилия, историческая фигура = монополизация фамилии противоречит общественным интересам. Но если внимательно посмотреть на закон и изучить судебную практику, становится ясно - все далеко не так однозначно.
Часто такие отказы являются незаконными и успешно оспариваются.
Основания для отказа.
В одном из недавних кейсов нашей компании Роспатент отказал в регистрации обозначения MORZE для части товаров 9 класса МКТУ.
Логика экспертизы была следующей: слово «фонетически воспроизводит» фамилию Самюэла Морзе, а значит регистрация может противоречить общественным интересам. Дополнительно эксперт указал, что обозначение якобы ассоциируется с азбукой Морзе и не обладает различительной способностью.
Так, фактически отказ строился на гипотетической возможности обозначения противоречить общественным интересам. Однако такого основания для отказа в регистрации ГК РФ не содержит.
Роспатент выходит за пределы полномочий?
Самая интересная часть начинается, если внимательно посмотреть, какую норму должен был применять эксперт и какую применл при проведении экспертизы.
Когда речь идет о фамилии известного лица, закон прямо предусматривает специальное основание для отказа (п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Но есть нюанс: оно применяется только при наличии обращения заинтересованного лица, а на стадии экспертизы Роспатент сам по себе проверять такое основание не может.
На практике эксперт берет и «обходит» это ограничение. Вместо п. 9 он применяет п. 3 той же статьи (про противоречие общественным интересам), подменяя основание для отказа в регистрации.
Безусловно, такие действия противоречат закону, а решения могут быть обжалованы.
Обжалование отказа в регистрации: что указать?
Во-первых, нужно прямо указать, что эксперт применил норму, которая не должна использоваться в данной ситуации. Проверка фамилии известного лица возможна только при наличии обращения. Если возражений не поступало, отказ в регистрации незаконен.
Во-вторых, как правило, эксперты не объясняют, каким именно интересам наносится вред, не показывают, в чем этот вред выражается.
В-третьих, закон не знает такого основания для отказа, как «фонетическое воспроизведение фамилии». Его просто не существует, а отказ в регистрации по отсутствующему основанию быть вынесен не может.
Что говорит суд?
Подобные ситуации уже не раз доходили до Суда по интеллектуальным правам. И позиция суда здесь довольно однозначная: суд действия Роспатента не поддерживает.
Например, в делах, связанных с обозначениями "repin" и "Марина Люпен" суд прямо указал:
«Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным поддерживать очевидно недобросовестные действия государственного органа, которые он совершает в обход закона, – обходит введенное законом ограничение на применение административным органом положений подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ по собственной инициативе (ограничение, не случайно попавшее в текст закона, а основанное на том, что эта норма в первую очередь направлена на защиту частного интереса)».
***
«если логику Роспатента довести до конца, может привести к отсутствию необходимости в существовании всех остальных положений статьи 1483 ГК РФ, поскольку все что угодно можно обосновать общественным интересом, если исключить необходимость установления негативного эффекта для конкретного общественного интереса. В качестве аналога такого подхода Роспатента можно рассматривать замену всего ГК РФ одной нормой – о добросовестности (статья 10 ГК РФ)».
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2023 г. по делу № СИП-446/2023
Таким образом, суд подчеркнул: Роспатент не вправе обходить закон, подменяя одно основание другим. Такой подход назван недобросовестным.
Если довести логику Роспатента до конца, можно прийти к довольно абсурдному результату. Любое слово, хоть как-то напоминающее фамилию известного человека, можно признать противоречащим общественным интересам. А значит, отказать в регистрации.
В таком случае вся статья 1483 ГК РФ теряет смысл.
При оценке обозначения важно понимать: действительно ли обозначение воспринимается, как указание на фамилию или все таки является фантазийным и может индивидуализировать товары и услуги. Если обозначение фантазийное, оно может быть зарегистрировано как товарный знак.
Например, Роспатентом свободно зарегистрированы такие товарные знаки:
Очевидно, что при таком многообразии товарных знаков Роспатент по-разному оценивает обозначения.
Вывод
Практика показывает: несмотря на отказы в регистрации, обозначения с фамилиями известных личностей вполне могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.
Если обозначение не вызывает устойчивой ассоциации с конкретным человеком, не описывает товар и не используется как общеупотребительный термин, оно является фантазийным. А фантазийное обозначение = охраноспособное обозначение.
Перед подачей заявки на товарный знак специалисты нашей компании анализируют и проверяют обозначение, оценивая возможность регистрации товарного знака.
Для бесплатной проверки возможности регистрации бренда напишите нам!
Контактная информация:
info@sib-patent.ru, +7 (923) 775-19-31 (WhatsApp/Telegram)
https://sib-patent.ru, https://t.me/sibpatent