До сих пор распространено мнение, что эффективно отстаивать права в суде на результат интеллектуальной деятельности может только правообладатель.
Сам по себе статус лицензиата часто воспринимается как «вторичный» по отношению к правообладателю, однако один из наших недавних кейсов демонстрирует:
при грамотной правовой позиции лицензиат способен не только защитить свои собственные интересы, но и добиться значимых результатов в защите репутации бренда в стране.
Мы сопровождали клиента, который использует международные товарные знаки «BIOFA» на территории России на основании эксклюзивного лицензионного договора с BIOFA Naturprodukte W.Hahn GmbH (Германия) – мировым лидером по производству защитных поверхностных покрытий, лаков, масел, восков и красок.
Изначально спор возник в связи с тем, что наш клиент (лицензиат) узнал из обращений потребителей и контрагентов о незаконном использовании третьим лицом обозначения «BIOFA ECO», сходного до степени смешения с товарными знаками «BIOFA», в отношении поверхностных защитных покрытий.
Досудебную претензию нарушитель проигнорировал, поэтому мы обратились в суд.
В процессе мы доказали факт незаконного использования сходных обозначений, негативные последствия для хозяйственной деятельности нашего клиента, введение потребителей в заблуждение и риски потери деловой репутации.
Оппонент пытался доказать отсутствие сходства, защититься аргументами о наличии у него собственных товарных знаков BIOFA ECO (которые зарегистрированы в отношении товаров иного назначения), а также ссылался на отсутствие у истца права на предъявление требований и пытался заявлять о наличии основании для признания лицензионного договора недействительным.
Суд первой инстанции согласился с нашими доводами и вынес решение в нашу пользу:
Попытки нарушителя обжаловать решение также не увенчались успехом:
ни апелляционная, ни кассационная инстанции не нашли оснований для отмены решения.
Однако на этом конфликт не завершился.
Несмотря на проигрыш во всех инстанциях и выплату компенсации, оппонент предпринял новую попытку воспрепятствовать деятельности нашего клиента… уже в иной процессуальной роли.
Предыстория:
Ранее оппонент подавал заявки на регистрацию товарных знаков с элементами «BIOFA ECO», однако получил отказ в отношении ключевых товаров, поскольку действовали знаки нашего клиента.
Тем не менее, по ряду позиций регистрация была предоставлена – в других классах, которые включают товары иного назначения.
Получив регистрацию в отношении производственного сырья, машинных масел и смазок и прочих товаров, оппонент посчитал возможным попытаться воспользоваться этим и начал направлять претензии и иски… не к нашему клиенту, а к его розничным продавцам, аргументируя свои претензии тем, что его знаки действуют в отношении однородных товаров.
Фактически была предпринята попытка обойти результаты ранее проигранного спора и создать давление на бизнес через цепочку реализации продукции.
После получения информации о таких действиях мы оперативно включились в защиту одного из розничных продавцов.
Мы доказали, что:
- продавец осуществляет продажу подлинного товара, введенного в гражданский оборот на законных основаниях;
- товары, реализуемые продавцом, относятся к тем классам, для которых действует правовая охрана международных товарных знаков «BIOFA» (в частности, речь идет о товарах бытового назначения, а не производственного сырья);
- также мы доказали, что несмотря на наличие у оппонента зарегистрированных обозначений, они охватывают иные категории товаров, которые не совпадают с назначением спорных товаров.
В результате суд согласился с нашей позицией и отказал в удовлетворении требований оппонента:
Этот кейс показателен сразу по нескольким причинам:
Во-первых, он подтверждает, что исключительный лицензиат может и должен защищать свои права и интересы в судебном порядке, в том числе при нарушении права на товарный знак.
Во-вторых, он демонстрирует важность комплексного подхода. Мы не ограничились выигрышем одного процесса, а последовательно защищали клиента и его партнеров на всех этапах развития спора.
В-третьих, ситуация наглядно иллюстрирует, насколько важно своевременно и правильно оформлять право на товарный знак, заключать лицензионные договоры, чтобы иметь возможность эффективно противостоять недобросовестному поведению со стороны конкурентов и нарушителей, пресекать любые попытки давления на ваш бизнес.
Защита прав на товарные знаки — это не только про регистрацию, но и про грамотную стратегию их использования и отстаивания. Даже в сложных конфликтах можно добиться результата, если действовать системно, последовательно и с опорой на судебную практику.
В данном деле нам удалось не только защитить интересы лицензиата, но и пресечь попытки дальнейшего давления на его партнера. Работа по связанным спорам продолжается, однако уже сейчас можно говорить о формировании позиции в пользу нашего клиента.
Сибирь Патент оказывает услуги комплексной судебной защиты объектов интеллектуальной собственности.
Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией или хотите заранее обезопасить свой бизнес - мы готовы выстроить эффективную стратегию!
---
Контактная информация:
info@sib-patent.ru, +7 (923) 775-19-31
https://sib-patent.ru
Материал подготовлен специалистами Патентно-правового центра Сибирь Патент. Информация не является юридической консультацией; для получения конкретной помощи обратитесь к нашим экспертам.