На практике часто встречаются ситуации, когда предприниматели долгое время используют какое-то обозначение как бренд для индивидуализации своих товаров, а потом узнают, что третье лицо зарегистрировало схожее или даже идентичное обозначение в качестве товарного знака на свое имя.
Что делать в этой ситуации? Одной из стратегий может быть оспаривание регистрации знака конкурента.
Оспаривание производится путем подачи возражения в Палату по патентным спорам – специальное подразделение Роспатента. Если Палата по патентным спорам отклонила возражение, можно обжаловать это решение в Суде по интеллектуальным правам.
В первую очередь для оспаривания нужно проверить, есть ли у вас собственное средство индивидуализации – зарегистрированный в реестре Роспатента товарный знак или фирменное наименование, внесенное в ЕГРЮЛ. Если такие объекты имеются, это может стать «плацдармом» для атаки на товарный знак оппонентов. Так, товарные знаки имеют дату приоритета: если ваша заявка на товарный знак подана раньше (или фирменное наименование зарегистрировано раньше), чем у конкурентов, регистрация обозначений, сходных с вашим, не может быть произведена для однородных товаров и услуг на имя других лиц без вашего согласия (п. 6 и п. 8 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ). Роспатент проверяет это в ходе экспертизы, однако иногда допускает ошибки. Кроме того, экспертиза предполагает определенную долю субъективного усмотрения эксперта, он может прийти к выводу, что обозначения не сходны.
Так, например, Роспатент зарегистрировал для очков товарный знак Ray’s (в исполнении, которое напоминало фирменный логотип Ray Ban), несмотря на существующий более ранний товарный знак «Ray Ban» – вероятно, эксперт не посчитал их сходными до степени смешения. После того, как на эту ошибку указали в Палате по патентным спорам, Роспатент отменил регистрацию знака Ray’s. На момент написания статьи это решение Роспатента оспаривается в Суде по интеллектуальным правам.
Основанием для оспаривания регистрации товарного знака может быть и тот факт, что в нем использовано произведение искусства – например, рисованный логотип, авторские права на который принадлежат вам или иному лицу (п. 9 статьи 1483 ГК РФ). Довольно часто недобросовестные участники рынка пытаются зарегистрировать на свое имя популярные изображения, мемы, названия книг, однако у таких объектов почти всегда есть автор и на регистрацию товарного знака требуется его согласие. В ходе экспертизы это, по общему правилу, не проверяется, и во многих случаях регистрация проходит. Такие регистрации успешно оспариваются именно путем подачи возражений в Палату по патентным спорам.
Если собственных объектов интеллектуальной собственности нет, то оспорить регистрацию знака можно и по другим основаниям. Одним из них является «описательность» знака (когда товарный знак указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение товаров или услуг) либо введение в заблуждение потребителей. Полный перечень оснований предусмотрен статьей 1483 ГК РФ.
Помимо обращения в Палату по патентным спорам можно подать заявление в Федеральную антимонопольную службу о признании действий по регистрации знака актом недобросовестной конкуренции. ФАС исследует иной набор обстоятельств, сопутствующих регистрации и последующему использованию товарного знака, и пытается найти свидетельства того, что знак был зарегистрирован не для индивидуализации товаров, а для получения необоснованного преимущества перед конкурентами вопреки честным деловым обычаям. Например, ФАС может признать недобросовестной конкуренцией действия одного из партнеров, который зарегистрировал «общий» товарный знак на свое имя втайне от других, а после предъявил бывшим коллегам претензии.
Источник: https://licensingrussia.ru/article/15901-kak-osporit-tovarnyi-znak-skhozhii-s-vashim-brendom/