После отчуждения исключительного права на товарный знак к новому правообладателю переходят не все права прежнего правообладателя. Так, чтобы действующему правообладателю получить право на взыскание компенсации за нарушения прав на товарный знак (далее – ТЗ), которые произошли до момента перехода к нему прав на ТЗ, необходимо (1) составить договор цессии, который (2) должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Основание: п. 70 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, согласно которому: При предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладател
После отчуждения исключительного права на товарный знак к новому правообладателю переходят не все права прежнего правообладателя. Так, чтобы действующему правообладателю получить право на взыскание компенсации за нарушения прав на товарный знак (далее – ТЗ), которые произошли до момента перехода к нему прав на ТЗ, необходимо (1) составить договор цессии, который (2) должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Основание: п. 70 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, согласно которому:
При предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.
Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).
Соответственно, если цессия не будет зарегистрирована – новому правообладателю могут отказать в удовлетворении требований о взыскании компенсации за соответствующие нарушения прав на ТЗ, произошедшие до приобретения прав на такой ТЗ.
Однако, ни законодательством, ни подзаконными актами Роспатента не предусмотрен отдельный порядок регистрации такого договора цессии. В результате неоднократных обращений в Роспатент, нам удалось получить следующий ответ о том, как регистрировать такой договор:
В рамках поставленных Вами вопросов сообщаю следующее.
Положением абзаца 3 пункта 70 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» определено, что «… право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации (пункт 2 статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)». В соответствии с пунктом 2 статьи 389 ГК РФ соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки.
Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ).
Роспатент осуществляет государственную регистрацию изменений в состоявшееся распоряжение исключительным правом в порядке, предусмотренном Правилами государственной регистрации и Административным регламентом.
Изменения в состоявшееся распоряжение исключительным правом, не касающиеся существенных условий договора, указанных в пункте 3 статьи 1232 ГК РФ, вносятся по желанию сторон договора.
Представляется возможным отметить, что решение о государственной регистрации изменений в состоявшееся распоряжение исключительным правом принимается по результатам рассмотрения поступивших в Роспатент документов в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (РИД) по договору.
Для предоставления государственной услуги в части государственной регистрации изменений, касающихся зарегистрированного отчуждения исключительного права на товарный знак (далее – государственная услуга), требуется подать Заявление о государственной регистрации изменений, касающихся зарегистрированного отчуждения исключительного права по договору на РИД (Приложение №7 к Административному регламенту, далее – Заявление).
Заявление может быть подписано сторонами договора или одной из сторон договора, в этом случае требуется приложить подписанное сторонами соглашение или нотариально заверенную выписку из соглашения.
В соответствии с Приложением № 1 к Положению о пошлинах за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом на товарный знак, знак обслуживания, и принятие решения по результатам его рассмотрения на основании договора об отчуждении исключительного права необходимо уплатить пошлину в размере - 3 300 рублей подпункт 3.15.1 Приложения № 1 к Положению [1].
Сроки, связанные с предоставлением государственной услуги, приведены в пунктах 12 – 17 Административного регламента.
Заявление может быть подано через портал Госуслуги, а также почтовым отправлением по адресу: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация или непосредственно в Роспатент по этому же адресу.
[1] Размер госпошлины следует уточнять в соответствии с действующим на момент подачи заявления законодательством
