Нередко встречается ситуация, когда при подаче заявки на регистрацию товарного знака уже на стадии экспертизы заявитель получает отказ от Роспатента. Ему приходит уведомление, в котором указано, что ранее уже был зарегистрирован тождественный товарный знак. При этом выясняется, что он не используется правообладателем. Что делать в такой ситуации?
Для устранения препятствия можно обратиться в суд по интеллектуальным правам. Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны на товарный знак может подать только заинтересованное лицо.
В соответствии с положениями статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, полностью или частично, если товарный знак не используется в течение последних трех лет в отношении товаров или услуг, для которых был зарегистрирован.
Важные аспекты при подаче в суд
Для обращения в суд необходимо соблюсти несколько важных аспектов. Во-первых, принять меры по урегулированию спора в досудебном порядке. Затем представить доказательства, что это было сделано, вместе с иском в суд.
Второй важный момент — доказать наличие у истца заинтересованности в подаче иска о досрочном прекращении спорного товарного знака.
Соблюдение данных аспектов необходимо в силу закона. Без соблюдения требования о досудебном урегулировании спора суд примет определение об отказе в принятии иска к производству. А в случае, если истец не предоставит документы, подтверждающие его заинтересованность, суд откажет в удовлетворении искового производства.
При доказывании заинтересованности важно помнить, что суд не признает достаточным основанием наличие только заявки на регистрацию товарного знака. Заявка будет рассматриваться лишь в совокупности с другими доказательствами, которые истец предоставит суду. Например, это могут быть документы о подготовке к производству и поставке продукции в магазины, разработанные макеты этикеток и упаковок с нанесённым на них логотипом, документы, подтверждающие закупку оборудования и другое.
Процедура и сроки рассмотрения иска
Процедура досрочного прекращения товарного знака состоит из следующих этапов:
– направление досудебной претензии правообладателю спорного товарного знака;
– подача иска в суд по интеллектуальным правам;
– рассмотрение коллегией судей доказательств сторон, в том числе подтверждающих заинтересованность истца и доказывающих действительность использования ответчиком спорного товарного знака;
– вынесение решения по результатам рассмотрения доказательств обеих сторон о полном или частичном прекращении правовой охраны товарного знака или об отказе в прекращении.
Если ответчиком по иску выступает российская компания или физическое лицо, то срок рассмотрения дела укладывается в 6 месяцев. Но, если ответчиком является иностранное юридическое или физическое лицо, то этот срок может увеличиться более чем на один год. Это связано с необходимостью извещения зарубежного участника процесса в соответствии с международными договорами.
На основании вынесенного решения Роспатент как регистрирующий орган вносит соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков. Это означает, что суд убрал спорный товарный знак как препятствие для регистрации своего обозначения.
Как не лишиться права на товарный знак
Для ответчика досрочное прекращение правовой охраны товарного знака судом является неблагоприятным решением, так как он полностью утрачивает право маркировать свой товар или услуги досрочно прекращенным товарным знаком.
Причины такого судебного решения могут быть разными. В качестве примера рассмотрим случай по использованию товарного знака не в том виде, в котором он был зарегистрирован. Предположим, был зарегистрирован товарный знак «Geograph» для продукции «табак и табачные изделия». Если при производстве товара, а также при указании в документации правообладатель разделил свой товарный знак хотя бы пробелом на два слова «Geo» и «Graph», суд будет расценивать такое указание как иной товарный знак или обозначение, состоящее из двух слов. Поэтому, мы крайне не рекомендуем использовать товарный знак даже с незначительными изменениями.
В качестве второго примера рассмотрим ситуацию, в которой правообладатель при наличии серии товарных знаков, то есть больше двух и объединенных тождественным элементом, заключил лицензионный договор с другим юридическим лицом только в отношении одного товарного знака. Однако, после получения иска и при рассмотрении спора в суде правообладатель, как ответчик по делу, предпринял попытку доказать использование всей серии товарных знаков, основываясь на ранее заключенном лицензионном договоре. Суд, рассмотрев указанный договор, указал, что, поскольку предметом лицензионного договора является только один товарный знак, договор не распространяет своё действие на другие товарные знаки правообладателя. Как следствие, суд пришел к выводу о недоказанности правообладателем использования всей серии товарных знаков и принял решение об их досрочном прекращении.
Учитывая сложности в рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков или их защиты в суде, мы рекомендуем обратиться за консультациями к специалистам из практики защиты интеллектуальной собственности АО «Реестр-Консалтинг».
Другие статьи читайте на сайте АО «Реестр-Консалтинг»