Зарегистрировать фамилию в качестве товарного знака сложно во многих странах. Как правило, патентные ведомства отказывают в регистрации фамилий на основании отсутствия различительной способности - распространенная фамилия не выполняет функцию товарного знака, то есть не помогает отличать товары одного производителя от аналогичных товаров других производителей.
Основание отказа в регистрации фамилии в качестве товарного знака в России и в США - отсутствие различительной способности. Но, в отличие от США, в России законодательство не запрещает регистрацию имен и фамилий в качестве товарных знаков, просто Роспатентом презюмируется отсутствие различительной способности знака для распространенной фамилии. В США Закон о товарных знаках устанавливает запрет на регистрацию фамилий в качестве товарных знаков. Но в обоих странах фамилию возможно зарегистрировать в качестве товарного знака, если доказать, что знак приобрел различительную способность.
Недавно Роспатент отказал в регистрации товарного знака КОЛОКОЛЬНИКОВ для чая (суды подтвердили), мотивировав свой отказ тем, что обозначение КОЛОКОЛЬНИКОВ является только фамилией и не имеет иных значений, а значит, не обладает различительной способностью. Заявитель не доказал, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.
Этот кейс из США - ведомство отказалось предоставить правовую охрану фамилии SIMON для вина.
USPTO (патентное ведомство США) вынесло решение об отказе в регистрации товарного знака SIMON FAMILY WINERY для вин, сославшись на Закон о товарных знаках США (Section 2(e)(4) of the Lanham Act), который запрещает регистрацию фамилий в качестве товарных знаков. Несмотря на утверждение заявителя, что SIMON - это мужское имя, и указание на 29 зарегистрированных товарных знаков, в составе которых есть слово SIMON, 20 августа 2024 года TTAB (Комитет по рассмотрению споров и апелляций) поддержал решение об отказе.
В ходе анализа заявленного обозначения TTAB установил, что необходимо ответить на следующие вопросы:
- имеет ли заявитель или кто-то, связанный с ним, фамилию SIMON;
- имеет ли слово SIMON иное значение, кроме фамилии;
- насколько SIMON является распространенной фамилией.
Из представленных материалов выяснилось, что фамилию SIMON имеют заявитель товарного знака (он же основатель винодельни), Sam Simon, и его жена (бизнес-партнер), Nada Simon. На сайте заявителя указано, что винодельня SIMON - семейный бизнес, в котором принимают участие заявитель с женой и их два сына. TTAB сделал вывод, что представленные заявителем рекламные материалы винодельни указывают на то, что SIMON воспринимается именно как фамилия основателя винодельни.
Заявитель утверждал, что чаще всего SIMON встречается в качестве имени, а не фамилии. Имя Simon ассоциируется с многими известными людьми, с библейскими сюжетами, а также с известной американской сетью магазинов Simon Shopping Mall. TTAB согласился, что Simon употребляется в качестве имени, но разъяснил, что задача заключается не в том, чтобы просто установить иные значения обозначения, которое является фамилией, а в установлении связи иного значения обозначения с товарами - имеет ли обозначение иное значение, кроме фамилии, которое воспринимается потребителями в качестве основного, уводя восприятие знака как фамилии на второстепенный план.
Проанализировав 29 зарегистрированных товарных знаков с обозначением SIMON, TTAB установил, что в 7 из них SIMON входит в состав полного имени, например SIMON CARTER. В состав других знаков входит изобразительный элемент. Другие знаки имеют в составе дополнительные элементы, которые помогают воспринимать знак не в качестве фамилии, например, SIMON VERSUS для одежды. В приведенных знаках отсутствуют элементы FAMILY WINERY (англ. - семейная винодельня) или FAMILY, правовая охрана знаков не распространяется на вина или услуги, связанные с вином.
По вопросу об использовании SIMON другими лицами, TTAB отметил, что SIMON занимает 366 место среди распространенных фамилий в США, носителями этой фамилии являются 104 003 человека. Фамилию SIMON носят известные в США личности. Соответственно, по мнению TTAB, потребители в первую очередь воспринимают обозначение SIMON в качестве фамилии.
Также TTAB разъяснил, что даже если рассматривать обозначение SIMON FAMILY WINERY в целом, дополнительны слова FAMILY WINERY еще больше усиливают восприятие SIMON в качестве фамилии. Слово FAMILY сразу после слова SIMON указывает на то, что SIMON - это фамилия семьи, фамилия заявителя, фамилия основателя винодельни.
Более того, TTAB поддержал мнение экспертизы, что, как правило, винодельни - это семейный бизнес, для идентификации которого используется фамилия основателя, а такое обозначение, как "family winery" (семейная винодельня), лишь описывает деятельность бизнеса.
TTAB подтвердил решение эспертизы. Обозначению SIMOM FAMILY WINERY отказано в регистрации.
P.S. Зарегистрировать фамилию в качестве товарного знака в США возможно, если доказать, что фамилия приобрела различительную способность и для большинства потребителей в отношении заявленных товаров или услуг имеет значение больше, чем просто фамилия. В качестве доказательств принимаются доказательства об интенсивном и непрерывном использовании фамилии в качестве товарного знака в течение 5 лет до даты подачи заявки и доказательства о том, что потребители воспринимают фамилию в качестве названия бренда, а не просто как часть имени человека. Также шансы на регистрацию повышаются, если к фамилии добавить имя, добавить в товарный знак стилизацию, другие слова или изображения.