Законодательство РФ не запрещает регистрацию имен и фамилий в качестве товарных знаков. Действительно, примеров зарегистрированных товарных знаков для имен и фамилий много, например, товарный знак ЮРИЙ ГАГАРИН, ИВАН КОЖЕДУБ, НОВИКОВ NOVIKOV на имя известного ресторатора, AGZAMOV АГЗАМОВ на имя популярного кондитера и многие другие.
Но на практике Роспатент регистрирует товарные знаки не для всех фамилий. Проблемы с регистрацией возникают, если на регистрацию заявляется только фамилия и она является распространенной.
Отказ мотивируется, во-первых, несоответствием требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
п. 1 ст.1483 ГК РФ:
1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью...
Различительная способность товарного знака - важное условие для его регистрации, которое заключается в непохожести и оригинальности обозначения по сравнению с другими обозначениями, которые используются на рынке в отношении аналогичных товаров. Именно различительная способность товарного знака помогает потребителям узнавать товар конкретного производителя и устанавливать связь между этим товаром и его источником происхождения (производителем).
По мнению Роспатента, распространенные на территории Российской Федерации фамилии не обладают различительной способностью, а значит не способны выполнять функцию товарного знака, то есть индивидуализировать товары только лишь одного конкретного лица (заявителя) среди многочисленных равноправных носителей этой фамилии, в том числе, производящих товары или оказывающих услуги.
Еще одним основанием для отказа в регистрации фамилий и имен в качестве товарного знака является пп.1 п.3 ст.1483 ГК РФ:
3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства;
И если второе основание отказа преодолеть проще - доказанная связь заявителя и заявленного обозначения, которая может быть родственной или деловой, согласие от носителя фамилии на регистрацию товарного знака, как правило, устраняют это препятствие, то с различительной способностью обозначения все гораздо сложнее. Придется доказывать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.
Одно из последних дел об отказе в регистрации фамилии в качестве товарного знака - дело о товарном знаке КОЛОКОЛЬНИКОВ для чая. Спор между Роспатентом и индивидуальным предпринимателем Е.А. Ледовским (далее - Заявитель) продолжался около 2 лет и завершился 19 августа 2024 года не в пользу последнего.
Роспатент отказал в регистрации товарного знака
В 2022 году Роспатент отказал в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734087 «КОЛОКОЛЬНИКОВ» в отношении товаров 30 класса «напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай со льдом; чай». Роспатент пришел к выводу, что вышеуказанная фамилия является распространенной, не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, а значит, не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака.
Заявитель возражал, привел ссылки в Интернете на сайты с распространенными фамилиями, на которых отсутствовала фамилия Колокольников.
Но Роспатент настаивал на том, что фамилия является распространенной, поскольку в Интернете есть ссылки о реальных людях, носящих данную фамилию, а также привел сведения об указанной фамилии из словаря.
Также Роспатент отклонил представленные Заявителем доказательства использования обозначения КОЛОКОЛЬНИКОВ в течение длительного времени в своей деятельности и сведения о продажах продукции кафе и ресторанам, поскольку на документах отсутствовало изображение заявленного обозначения, и пришел к выводу, что представленные доказательства не подтверждают, что до даты приоритета спорной заявки заявленное обозначение воспринималось как «знак маркировки товаров» 30 класса.
Зато препятствие, предусмотренное пп. 1 п. 3 ст.1483 ГК РФ, было снято, поскольку «в представленных материалах содержатся сведения, которые подтверждают, что заявитель ИП Ледовский Е.А. может являться «…наследником и продолжателем знаменитого рода купцов Колокольниковых, которые в 19 веке организовали чаеторговлю с Китаем».
В итоге Роспатент мотивировал отказ тем, что поскольку заявленное обозначение является только фамилией и не имеет иного значения, а значит не обладает различительной способностью, то может быть сделан вывод о его несоответствии требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
Не согласившись с решением Роспатента, Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП).
Решение СИП
СИП отметил, что согласно пп. 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ положения п. 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.
1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ, могут быть представлены сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.
При установлении различительной способности обозначения, состоящего из фамилии или содержащего фамилию, необходимо определить, воспринимает ли потребитель этот элемент исключительно как фамилию или как обозначение, указывающее на источник происхождения.
В данном случае Роспатент должен был доказать, что заявленное обозначение воспринимается современным российским потребителем именно как фамилия. Сведения из Интернета, на которые ссылается Роспатент, свидетельствуют, что в России носителями русской фамилии Колокольников являются 5 человек. Никакой иной информации Роспатент не предоставил. Принадлежность 5 физическим лицам данной фамилии не подтверждает то, что спорное обозначение воспринимается современным российским потребителем как получившая широкое распространение на дату подачи заявки фамилия.
Более того, СИП отметил, что Роспатент в принципе не анализировал ассоциативные связи конкретных потребителей – адресатов конкретных товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения. Роспатент анализировал лишь обстоятельства известности фамилии.
Судебная коллегия согласилась с доводами Заявителя о том, что выводы Роспатента о распространенности фамилии Колокольников не доказаны, и обязала Роспатент зарегистрировать товарный знак КОЛОКОЛЬНИКОВ в отношении вышеуказанных товаров.
Роспатент подал кассационную жалобу.
Кассационная инстанция
В кассационной жалобе Роспатент отметил, что согласно правовой позиции СИП, широко распространенная в России фамилия, входящая в состав обозначения, может восприниматься потребителями исключительно как фамилия, а не как указание на источник товаров или услуг. По мнению Роспатента, в случае если фамилия является широко распространенной на территории Российской Федерации, то отсутствие различительной способности презюмируется.
Президиум СИП пришел к выводу, что суд первой инстанции рассмотрел настоящее дело исходя не из тех доводов, которые были положены в основу поданного Заявителем в суд заявления.
Из поданного в суд заявления следует позиция предпринимателя, состоящая в том, что заявленное обозначение представляет собой «фамилию рода Заявителя». Доводы предпринимателя сводились к тому, что с учетом известности рода Колокольниковых такое обозначение обладает различительной способностью. Никакое другое восприятие потребителями заявленного обозначения Ледовский Е.А. не доказывал, доводы Роспатента о том, что заявленное обозначение адресной группой потребителей воспринимается как фамилия, не опровергал. С учетом этого положенное в основу решения суда первой инстанции утверждение о том, что адресная группа потребителей не воспринимает заявленное обозначение как фамилию, выходит за рамки настоящего спора. Более того, по мнению президиума СИП, этот вывод сделан методологически неточно.
Верховный Суд Российской Федерации сформировал методологический подход к применению п.1 ст. 1483 ГК РФ: оценка обозначения на соответствие требованиям названного пункта данной статьи Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932). Указанный методологический подход является универсальным и применяется к любым обозначениям при проверке их на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, в том числе и к тем, которые Роспатент считает воспроизводящими фамилии.
Предусмотренные п. 1 ст. 1483 ГК РФ ограничения установлены в первую очередь в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами.
При установлении различительной способности обозначения, состоящего из фамилии или содержащего фамилию, необходимо определить, воспринимает ли потребитель этот элемент исключительно как фамилию или как обозначение, указывающее на источник происхождения товара или услуги, для которых испрашивается правовая охрана. Если заявленное обозначение воспринимается адресной группой исключительно как фамилия, которая может принадлежать разным, не связанным между собой лицам, следует признать, что оно не обладает изначальной различительной способностью.
Суд первой инстанции правильно указал, что, если фамилия является распространенной, в обозначении она будет восприниматься в качестве фамилии. При распространенности фамилии, заявленной на регистрацию, публичный интерес оказывается затронутым, поскольку есть вероятность, что фамилия будет использоваться и иными лицами применительно к товарам и услугам.
Но далее решение суда первой инстанции основано на неправильной методологии оценки заявленного обозначения как изначально обладающего различительной способностью. Как указал президиум СИП, методологически неточен примененный судом первой инстанции обратный подход: "низкая распространенность фамилии сама по себе означает отсутствие восприятия воспроизводящего ее обозначения как фамилии и, как следствие, наличие у обозначения, ее повторяющего, различительной способности".
Предусмотренные п. 1 ст. 1483 ГК РФ ограничения не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении товаров конкретного лица (аффилированных, связанных между собой лиц) оно получает способность индивидуализировать товары как происходящие из определенного источника (пп. 1 п. 1 1 ст. 1483 Кодекса). В подобном случае интересы публики оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с определенным источником. Для обозначений, не обладавших различительной способностью изначально, т.е. изначально не способных индивидуализировать конкретный товар или услугу среди адресной группы потребителей, достаточно доказать, что в результате использования обозначение стало индивидуализировать конкретные товары/услуги в глазах потребителей.
В данном случае Заявитель указывал: заявленное обозначение в результате использования им лично, а также его предками (т.е. связанными с ним лицами) ассоциируется адресной группой потребителей с конкретным источником происхождения – родом Колокольниковых. Роспатент признал недоказанным приобретение заявленным обозначением различительной способности. Выводы об этом суд первой инстанции не проверил, и этот недостаток президиум СИП устранить не может, поскольку это требует исследования и оценки имеющихся в материалах судебного и административного дела доказательств.
С учетом изложенного решение суда первой инстанции по настоящему делу отменено, а дело – направлению на новое рассмотрение в ином судебном составе.
Новое рассмотрение дела
Президиум СИП при направлении дела на новое рассмотрение подчеркнул, что при рассмотрении настоящего дела необходимо исходить исключительно из позиции Заявителя, состоящей в том, что заявленное обозначение представляет собой «фамилию рода Заявителя», поскольку доводы Заявителя сводились к тому, что с учетом известности рода Колокольниковых такое обозначение обладает различительной способностью. Никакое другое восприятие потребителями заявленного обозначения предприниматель не доказывал, доводы Роспатента о том, что заявленное обозначение адресной группой потребителей воспринимается как фамилия, не опровергал.
Коллегия судей отметила, что в основу правовой позиции Заявителя относительно незаконности принятого в его отношении решении об отказе положено утверждение, что обозначение «КОЛОКОЛЬНИКОВ» приобрело различительную способность в результате использования его купцами Колокольниковыми в 19-м и начале 20-го веков. Роспатент исследовал доказательства, представленные Заявителем в подтверждение наличия у обозначения приобретенной различительной способности и указал на то, что к деятельности самого Заявителя они не относятся. Проанализировав доказательства, СИП согласился с выводом Роспатента о том, что данные о деятельности купцов Колокольниковых не позволяют сделать вывод о наличии у спорного обозначения различительной способности также в силу их хронологической удаленности от даты приоритета товарного знака и общего характера подавляющего объема информации, который исключает вывод о наличии у спорного обозначения различительной способности применительно к конкретным товарам 30 класса.
То обстоятельство, что Заявителю принадлежит домен kolokolnikovchai.ru, по мнению СИП, не влияет на оценку выводов Роспатента: и в материалах административного дела и в судебном заседании Заявитель не привел доказательств наличия связи между функционированием данного сайта и возникновением у обозначения «Колокольников» различительной способности применительно к товарам, в отношении которых истребована правовая охрана спорного обозначения до даты обращения за его регистрацией.
СИП согласился с доводом Заявителя о теоретической возможности регистрации фамилии как товарного знака, но отметил, что такая регистрация возможна при наличии у обозначения различительной способности, подтвержденной соответствующими доказательствами.
Таким образом, СИП пришел к выводу, что Роспатент правильно оценил представленные Заявителем доказательства, подтвердил законность решения Роспатента и отказал в удовлетворении требований Заявителя.
Заявитель обжаловал решение СИП
В Постановлении от 19 августа 2024 года президиум СИП подтвердил решение СИП и отказал Заявителю в удовлетворении жалобы.
Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.
Заявитель также настаивал на том, что суд первой инстанции не учел практику Роспатента по регистрации фамилий. Заявитель считает, что отказ в предоставлении правовой охраны спорному обозначению со ссылкой на отсутствие различительной способности, когда по другим заявкам, в составе которых в качестве охраняемого элемента воспроизводится фамилия, было принято положительное решение, способствует появлению правовой неопределенности в вопросе об оценке наличия или отсутствия различительной способности у обозначений, включающих в свой состав те или иные фамилии.
Президиум СИП отклонил этот довод и разъяснил, что "принцип правовой определенности не может быть применен при рассмотрении настоящего дела, поскольку ни один из перечисленных Ледовским Е.А. в кассационной жалобе товарных знаков не зарегистрирован на его имя. Кроме того, в материалы судебного дела не представлены сведения о наличии идентичных фактических обстоятельств при рассмотрении разных дел и при оценке тождественных или аналогичных доказательств". Такой подход был ранее отражен и в других делах, рассматриваемых президиумом СИП.
Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака КОЛОКОЛЬНИКОВ признано законным. Далее только Верховный Суд РФ.