27 сентября 2021 года ООО «Дж. Дж. Уитли Дистиллери» обратилось в Роспатент с заявкой №2021762195 на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее - НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА» для товара «водка». В качестве места происхождения товара в заявке указана «Российская Федерация, пределы государственной границы Российской Федерации». К материалам заявки были приложены заключения от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, согласно которым водка ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ ВОДКА (J.J. WHITLEY ARTISINAL VODKA) и ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ (J.J. WHITLEY ARTISINAL), производимая обществом, соответствует особым свойствам, указанным в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товар Российской Федерации (далее – Государственный реестр), для товара «водка», в отношении которого зарегистрировано НМПТ No 65.
Но в июне 2022 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка направила в Роспатент обращение, в котором сообщила о возможных негативных последствиях предоставления исключительного права на НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» обществу, аффилированному с британским производителем алкогольных напитков, и о непреодолимых препятствиях, которые возникнут для российских производителей для регистрации названного обозначения на территории Великобритании. Более того, обращалось внимание на возможность введения потребителей в заблуждение при одновременном использовании российских товарных знаков № 808565"JJ WHITLEY" и № 800380, содержащих обозначение «J.J. Whitley», идентичных фирменному наименованию британской компании, и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА».
В октябре 2022 года Роспатент отказал обществу в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ на основании пп. 5 п. 2 ст. 1516 ГК РФ.
Не допускается государственная регистрация в качестве географического указания или наименования места происхождения товара обозначения:
...
5) способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя
При проведении экспертизы заявки Роспатент установил, что водки, в отношении которых Росалкогольтабакконтроль выдал заключения, являются одноименными с водками, производимыми в Великобритании, которые хорошо известны потребителям, в том числе российским, как традиционные английские водки, которые производятся на заводах компании «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания).
Роспатент пришел к выводу, что в случае предоставления исключительного права на НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» обозначение будет использоваться в целях индивидуализации товара «водка» одновременно с использованием вышеуказанных товарных знаков, в которых указано наименование британской компании, что приведет к введению потребителя в заблуждение, поскольку может возникнуть ошибочная ассоциация о производителе товара. Потребители могут думать, что приобретаемая водка является традиционной английской водкой, производителем которой является компания «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания).
Заявитель пытался убедить Роспатент в том, что введения в заблуждение не будет иметь место, поскольку права на товарные знаки переданы от британской компании российскому обществу. Но этот довод, по мнению Роспатента, не подтверждает невозможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара.
Возражение на решение Роспатента
Общество обратилось с возражением, указав на необоснованное применение положений п. 2 ст. 1516 ГК РФ при экспертизе заявки на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ.
Также в возражении общество оспаривало правомерность обращения Росалкогольтабакконтроля после выдачи заключений о соответствии товара «водка», производимого обществом, особым свойствам, указанным в Государственном реестре.
Кроме того, обращалось внимание на то, что при решении вопроса о предоставлении права на ранее зарегистрированное НМПТ проверка должна осуществляться в отношении товара «водка», который производится обществом, на соответствие его требованиям п. 1 ст. 1516 ГК РФ и особым свойствам товара, указанным в Государственном реестре, а не наименований продукции «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ ВОДКА («J.J. WHITLEY ARTISANAL VODKA») и «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ («J.J. WHITLEY ARTISANAL»), которые используются заявителем для индивидуализации товара «водка».
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара. Стадии и границы производства товара, а также характеристики товара или особые свойства товара, для обозначения которого используется географическое указание или наименование места происхождения товара, должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Контроль за соблюдением установленных требований осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Общество настаивало на отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение при предоставлении ему исключительного права на НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», указывало на отчуждение исключительных прав на товарные знаки No 800380 и No 808565, ранее принадлежавших компании Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед.
С возражением общество представило отчеты, подготовленные ВЦИОМ, согласно которым 28 % респондентов знакомы с водкой «J.J. WHITLEY», вместе с тем подавляющее большинство опрошенных (85%) не знают, в какой стране этот товар производится, и не могут определить страну происхождения товара или ее производителя, т.е. не ассоциируют исследуемое обозначение с Великобританией. Кроме того, социологическое исследование, по мнению общества, показало, что российские потребители не знакомы с категорией «традиционная английская водка», вследствие чего у потребителей не могут возникать ошибочные ассоциативные представления о том, что приобретаемый ими товар с обозначением «J.J.WHITLEY» является «традиционной английской водкой».
Роспатент отказал в удовлетворении возражения. Роспатент настаивал на том, что предоставление обществу права на НМПТ №65 может ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя (пп. 5 п. 2 ст. 1525 ГК РФ).
Что касается социологических опросов, Роспатент счел, что отчеты ВЦИОМ не опровергают выводы экспертизы о возможности введения потребителей в заблуждение, поскольку при проведении опросов не изучался вопрос о том, какие ассоциации в отношении изготовителя товара способны вызвать обозначения «РУССКАЯ ВОДКА» и «J.J. WHITLEY» при их совместном использовании.
Суд по интеллектуальным правам
Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП) с заявлением о признании решения Роспатента недействительным.
Суд первой инстанции
Суд первой инстанции согласился с обоснованностью применения к спорным отношениям положений пп. 5 п. 2 ст.1516 ГК РФ и пришел к выводу, что при предоставлении обществу исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» возможно введение потребителя в заблуждение в отношении товара и его изготовителя.
Также суд установил, что исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, учредителями общества являются компания с ограниченной ответственностью «Хейлвуд Интернешнл Холдингз (ОВЕРСИЗ) Лимитед» (Великобритания) (размер доли – 1 %) и ООО «ХЕЙЛВУД» (размер доли – 99 %), учредителем которого является компания с ограниченной ответственностью «Хейлвуд Интернешнл Холдингз (ОВЕРСИЗ) Лимитед» (Великобритания) с размером доли 100 %. Таким образом, контроль над деятельностью общества принадлежит компании, зарегистрированной на территории Великобритании.
Суд указал, вышеуказанные товарные знаки действительно изначально принадлежали британской компании и что на дату подачи возражения информация о производстве компанией традиционных британских напитков, в том числе одноименных с водками, в отношении которых испрашивалось предоставление права на ранее зарегистрированное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», а также о том, что водка «ARTISANAL VODKA» является традиционно британской, содержалась на официальном сайте https://jj-whitley.com, с которым знаком российский потребитель. Более того, как выяснилось, запрос на предоставление исключительных прав на использование НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» осуществлялся преимущественно с целью производства и экспорта продукта на рынок Великобритании. Одновременное использование товарных знаков и НМПТ будет дискредитировать товар и девальвировать данное НМПТ на зарубежных рынках, так как ожидания потребителей при покупке водок, маркированных обозначением «РУССКАЯ ВОДКА», связаны с российскими компаниями. Товар, маркированный НМПТ, должен иметь репутацию настоящего русского продукта.
Суд первой инстанции также не согласился с позицией общества, состоящей в том, что обращение Росалкогольтабакконтроля выходит за пределы его полномочий, ссылаясь на положения п. 2 ст. 1525 ГК РФ о возможности учета возражения органа, осуществляющего контроль, против регистрации географического указания или наименования места происхождения товара при принятии Роспатентом решения по результатам экспертизы.
В итоге, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента, что водка, изготавливаемая обществом, с использованием обозначения «РУССКАЯ ВОДКА» будет восприниматься потребителем как традиционная английская водка, что приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении товара и его изготовителя.
Кассационное производство
Обжалуя решение суда первой инстанции, общество ссылалось на противоречие в выводах суда об установлении фактических обстоятельств, связанных с аффилированностью общества и британских компаний.
По мнению заявителя кассационной жалобы, Роспатент и суд первой инстанции необоснованно исходили из того, что товар «водка», изготовителем которого является общество, может восприниматься как «традиционно английская водка». Общество указало на самостоятельность субъектов гражданского оборота, как самого общества, так и британских компаний, а также на то, что компания «Хейлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» никогда не являлась производителем алкогольной продукции и выступала как правообладатель товарных знаков.
Также общество указало, что суд первой инстанции необоснованно сделал вывод о возможности введения потребителей в заблуждение исходя из предполагаемого совместного использования обозначений: товарных знаков, содержащих указание на британскую компанию J.J. WHITLEY, и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА». Более того, суд первой инстанции не дал оценку обстоятельствам использования обозначения «РУССКАЯ ВОДКА» совместно с англоязычными наименованиями иными производителями.
Президиум СИП пришел к следующим выводам.
Основанием для предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ является подтверждение лицом производства товара в пределах определенного географического объекта и обладающего особыми свойствами.
Проверка на предмет соответствия обозначения требованиям п. 2 ст.1516 ГК РФ (основания отказа в регистрации) проводится при подаче заявки на первоначальную регистрацию НМПТ в качестве обозначения в отношении товара, имеющего особые свойства. На этом основании президиум СИП посчитал необоснованным вывод о возможности введения потребителей в заблуждение предоставлением обществу права на ранее зарегистрированное НМПТ. Но президиум СИП пришел квыводу о том, что ошибочное толкование норм материального права в данном случае не привело к принятию неправильного решения.
Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В случае установления недобросовестного поведения одной из сторон, суд отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.
Президиум СИП пришел к следующему выводу. Установленные и изложенные судом первой инстанции фактические обстоятельства, а также позиция Росалкогольтабакконтроля при обращении в Роспатент свидетельствуют, по сути, не о том, что использование НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» совместно с товарными знаками способно ввести потребителей в заблуждение, а о том, что действия общества, связанные с приобретением исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, являются недобросовестными и способными привести к запрету иным российским производителям использовать такое обозначение на территории иных государств, а также дискредитировать товар и девальвировать данное НМПТ на зарубежных рынках.
Таким образом, суд первой инстанции установил фактические обстоятельства, но применил к ним неверную норму права.
Поскольку недобросовестное поведение общества было подтверждено, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.
Постановление СИП от 30.05.2024 на моем сайте