Зарегистрированный товарный знак - это важный шаг на пути защиты бренда. Но для того, чтобы не потерять товарный знак, есть обязательное условие, которое должен выполнять правообладатель - использовать товарный знак в том виде, в каком он зарегистрирован, и в отношении тех товаров или услуг, на которые распространяется правовая охрана товарного знака. Более того, правообладателю надо быть готовым еще и доказать использование, если возникнет вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Если правообладатель не использует товарный знак или не сможет доказать его использование, последствия могут быть самыми серьезными, как в деле о досрочном прекращении правовой охраны знака "МАКАРОННИКИ", который недавно рассмотрел Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП).
Итак, знак "МАКАРОННИКИ" №423418 зарегистрирован в 2010 году в отношении услуг 43 класса.
20 ноября 2023 года в адрес правообладателя знака было направлено предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак в отношении услуг «закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».
На досудебное предложение правообладатель ответил отрицательно, и истец обратился в СИП с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака вследствие его неиспользования.
В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию. Истец должен предоставить доказательства своей заинтересованности.
В данном деле истец предоставил следующие документальные подтверждения своей заинтересованности:
- договор субаренды нежилого помещения от 05.08.2023 на срок до 04.08.2028, целевое назначение которого – организация пункта общественного питания/ресторана/бара;
- договор поставки продовольственных продуктов от 16.06.2022;
- акты оказанных истцом услуг, из которых следует, что истец оказывает услуги по организации и проведению банкетов, бизнес-завтраков и иных мероприятий в своем ресторане;
- договор от 19.01.2024, по которому истец является заказчиком проведения федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» лабораторных исследований кулинарной продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств в его ресторане;
- основным видом деятельности истца, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является – 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, дополнительные виды деятельности также связаны с общественным питанием;
- истец представил в материалы дела выдержку из проекта дизайна ресторана с использованием обозначения «МАКАРОННИКИ», который, по его словам, он намерен в дальнейшем реализовать;
- в октябре 2023 года истцом заявлено на регистрацию обозначение "МАКАРОННИКИ" №2023800194 в отношении услуг 35, 40, 41 и 43 классов, в том числе ресторанных услуг и услуг общественного питания 43 класса, против регистрации которого ответчиком было подано в Роспатент обращение ввиду его сходства со спорным знаком "МАКАРОННИКИ".
Учитывая изложенное, СИП пришел к выводу, что истец действительно осуществляет деятельность по реализации услуг общественного/ресторанного питания и готовится реальному использованию обозначения «МАКАРОННИКИ» при оказании этих услуг.
Более того, СИП установил, что обозначения сторон спора имеют высокую степень сходства и высокую степень однородности услуг, соответственно, вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте является весьма высокой.
В итоге, суд признал истца заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания в отношении испрашиваемых услуг 43 класса.
А далее в таких спорах все зависит от ответчика, то есть от правообладателя спорного товарного знака, и тех доказательств в пользу использования знака, которые он предоставит.
Согласно п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.
Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (20.11.2023), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного знака, исчисляется с 20.11.2020 по 19.11.2023 включительно.
В отзыве на исковое заявление ответчик утверждал, что он осуществляет доставку еды на вынос под брендом «МАКАРОННИКИ» для постоянных клиентов одноименного ресторана, учредителем которого являлся ответчик до закрытия этого ресторана в период пандемии. Также ответчик заявил, что является владельцем гостевого дома «МАКАРОННИКИ Фриули», помещения которого арендуются физическими и юридическими лицами, где ответчик осуществляет рекламу своих услуг по доставке еды под брендом «МАКАРОННИКИ». Все блюда, изготавливаемые ответчиком, доводятся до потребителей в фирменных пакетах с эмблемой ресторана «МАКАРОННИКИ» посредством доставки или самовывоза. Для доставки блюд под брендом «МАКАРОННИКИ» ответчик использует фирменное транспортное средство – мопед с эмблемой «МАКАРОННИКИ», который является узнаваемым в Санкт-Петербурге и в некоторых районах Ленинградской области. Ответчик активно развивает свой телеграмм-канал, где рекламирует доставку/самовывоз блюд итальянской кухни под брендом «МАКАРОННИКИ», планирует открыть ресторан под брендом «МАКАРОННИКИ» с той же концепцией, которая была у прошлого ресторана с одноименным названием (ресторан итальянской кухни/пиццерия на крыше), в помещении, где ответчик планирует открыть ресторан, в настоящее время ведутся ремонтные работы.
Но простых заявлений об использовании знака недостаточно. Необходимо их документально подтвердить.
Ответчик предоставил следующие доказательства в пользу использования знака:
- договоры аренды помещений от15.06.2023, 10.07.2023, платежные поручения к ним от 15.06.2023, от 17.07.2023 и от 11.07.2023. СИП объяснил, что они не доказывают использование ответчиком спорного знака обслуживания применительно к каждой позиции услуг 43 класса, в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания;
- Фотографии здания, интерьера помещения ресторана, транспортного средства, скриншоты из мессенджера Telegram, социальных сетей, экземпляр меню. Но, как выяснилось, они не содержат даты их создания, как и даты размещения соответствующей информации, поэтому их было невозможно соотнести с указанным трехлетнем периодом;
- письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке No 2023805893 "МАКАРОНИКА" от 26.02.2024. СИП не принял данное доказательство, поскольку оно не может подтверждать использование ответчиком спорного товарного знака.
Иных доказательств использования спорного знака обслуживания в период с 20.11.2020 по 19.11.2023 включительно ответчик в материалы дела не представил.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что доказательств использования спорного знака обслуживания в отношении услуг 43 класса «закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» в трехлетний период доказывания ответчиком в материалы дела не представлено, как и наличие объективных причин невозможности использования спорного знака обслуживания.
СИП удовлетворил требования истца и досрочном прекращении правовой охраны спорного знака вследствие неиспользования.