Регистрация в качестве товарных знаков известных имен, которые являются объектами всемирного или национального культурного достояния, обычно сталкивается с большими сложностями. Как правило, основанием для отказа в регистрации является п.3.ст.1483 ГК РФ, который не допускает регистрацию обозначений, содержащих элементы, противоречащих общественным интересам. "Противоречие общественному интересу" - очень широкая формулировка. Иногда смысл этой формулировки трактуется Роспатентом как неэтичность маркировки товаров или услуг именем известной личности или персонажа, в других случаях - нарушение права на имя автора и его репутации.
В этом деле СИП подробно рассмотрел основания для отказа в регистрации имени всемирного фольклорного персонажа Ходжи Насреддина в качестве товарного знака, в том числе объяснил, в каком случае отказ в регистрации в качестве товарного знака имени известной личности или персонажа, которые являются всемирным или национальным достоянием, может быть основан на п.3.ст.1483 ГКРФ.
19 апреля 2022 года в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака Ходжа Насреддин в отношении широкого списка товаров 30 класса, среди которых пицца, чизбургеры, чипсы картофельные.
Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации этого обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса на основании несоответствия обозначения требованиям п. 4 ст. 1483 ГК РФ, поскольку "оно тождественно имени фольклорного персонажа мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан, а также героя коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда бытовых сказок".
п.4 ст.1483 ГК РФ:
"Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков".
Также Роспатент сослался на то, что в 2020 году была подана заявка на включение в список ЮНЕСКО традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине как общего объекта Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, а в 2022 году традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине стали объектом всемирного культурного наследия и были внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Заявитель подал возражение, в котором сообщил, что на дату подачи заявки (19.04.2022), по которой устанавливается приоритет товарного знака, притчи о Ходже Насреддине не были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО, следовательно указанные обстоятельства не подлежали учету при оценке охраноспосособности заявленного обозначения. По мнению заявителя, номинация какого-либо объекта на включение в список нематериального наследия ЮНЕСКО не является предусмотренным п. 4 ст. 1483 ГК РФ основанием для отказа в регистрации товарного знака, поскольку номинация не означает, что данный объект в обязательном порядке будет признан Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия и включен в соответствующий список.
Роспатент отметил, что "принятие решения о включении в список объектов наследия является заключительным этапом в признании ценности, известности и уникальности произведения, устанавливаемые, как правило, по результатам заключений историко-культурных комиссий, то есть факт признания объектом наследия дополнительно подтверждает широкую известность и культурную ценность притч о Ходже Насреддине в течение нескольких столетий до придания им статуса объекта наследия ЮНЕСКО".
Более того, коллегией Палаты по патентным спорам были дополнены основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, в частности, обозначение признано не соответствующим требованиям п. 3 (2) ст. 1483 ГК РФ.
п. 3(2) ст.1483 ГК РФ . Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
...
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Суд по интеллектуальным правам (СИП)
Не согласившись с принятым решением Роспатента, заявитель обратился в СИП. СИП пришел к следующим выводам.
пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускает государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой или содержащего элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Согласно пункту 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее - Правила), при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии. Перечень не является исчерпывающим.
Пункт 2.341 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook) к таким обозначениям относит те, которые, нарушая нормы морали или публичный порядок, наносят вред.
Ссылаясь на данное основание для отказа в регистрации, Роспатент должен привести конкретные защищаемые им общественные интересы, или конкретные принципы гуманности, или конкретные принципы морали. Также Роспатент должен указать на конкретные общественные интересы или принципы гуманности либо принципы морали, которым наносится вред в связи с предполагаемым предоставлением правовой охраны этому обозначению.
Но в рассматриваемом деле Роспатент не ссылался на то, что заявленное обозначение содержит неэтично примененную национальную и (или) государственную символику (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.
Оценив заявленное обозначение с учетом перечня товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана, коллегия судей пришла к выводу, что применительно к конкретным товарам при предоставлении ему правовой охраны каким-либо общественным отношениям не будет нанесен вред. Никаких негативных ассоциаций, которые могут возникнуть у потребителей в отношении спорного обозначения, в том числе применительно к заявленным товарам, коллегия судей также не выявила. На наличие таких негативных ассоциаций не указывает и Роспатент в оспариваемом решении.
Коллегия судей отмечает, что действительно защита объектов, обладающих культурной ценностью, охватывается общественным интересом.
СИП объяснил, что применительно к обладающим культурной ценностью объектам норма пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ рассчитана на ситуации, когда предоставлением правовой охраны конкретному обозначению наносится вред культурной ценности.
Общественный интерес в таком случае состоит в защите определенного восприятия обладающего культурной ценностью объекта. В данном случае Роспатент не указывает на то, что предполагаемая культурная ценность конкретного объекта (героя притчи) уменьшится в результате предоставления правовой охраны спорному обозначению.
Без требования доказывания негативного эффекта и без необходимости защиты культурной ценности для обозначений, которые должны быть свободны для использования третьими лицами, предоставление правовой охраны им в качестве товарных знаков не допускается в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ. Именно эта норма служит той цели, о которой говорит Роспатент.
п.1. ст.1483 ГК РФ
1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;2) являющихся общепринятыми символами и терминами;3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Предусмотренные ею ограничения установлены в первую очередь в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).
Таким образом, для решения тех задач, которые приводит Роспатент в своем решении, существуют конкретные нормы права, требующие установления конкретных обстоятельств.
Не установив таких обстоятельств, Роспатент в данном случае необоснованно применил норму пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, искусственно расширив сферу общественных интересов.
СИП отмечает, что расширение сферы применения нормы, которое, если логику Роспатента довести до конца, может привести к отсутствию необходимости в существовании всех остальных норм ст. 1483 ГК РФ (все, что угодно, можно обосновать общественным интересом, если исключить необходимость установления негативного эффекта для конкретного общественного интереса).
Что касается п. 4 ст. 1483 ГК РФ коллегия судей отмечает следующее.
Согласно положениям п. 4 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения:
1) с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
2) с официальными наименованиями и изображениями объектов всемирного культурного или природного наследия;
3) с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах - если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.
В пункте 38 Правил указано, что на основании п. 4 ст. 1483 ГК РФ устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.
Это основание может быть применено также к частям соответствующих объектов, если доказано, что адресная группа потребителей узнает конкретный элемент при отдельном его использовании как указывающий на часть конкретного объекта культурного или природного наследия, культурной ценности (Постановление Верховного Суда РФ №10).
Список объектов всемирного культурного и природного наследия формируется по правилам Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (заключена в г. Париже 16.11.1972).
С учетом положений статьи 11 Конвенции Комитет всемирного наследия составляет, обновляет и публикует под названием «Список всемирного наследия» список ценностей культурного и природного наследия, как они определены в статьях 1 и 2 Конвенции.
Как верно отметил Роспатент «Притчи о Ходже Насреддине» включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО по результатам работы 17-й сессии Межправительственной комиссии, которая проводилась в период в 2811.2022 по 03.12.2022. Очевидно, что обозначение «Ходжа Насреддин» ассоциируется с указанным объектом, являясь указанием на его главную часть – главного персонажа.
В связи с этим коллегия судей полагает, что Роспатент правомерно исходили из того, что к обозначению «Ходжа Насреддин», узнаваемому даже при его отдельном использовании как часть объекта всемирного культурного наследия, применяются положения п. 4 ст. 1483 ГК РФ.
С учетом этого, для обоснования возможности предоставления правовой охраны спорному обозначению, заявитель должен был представить согласие собственника соответствующего объекта.
Однако, учитывая, что Ходжа Насреддин - фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан, а с предложением о включении «Притч о Ходже Насриддине» в список объектов всемирного культурного наследия в 2020 году обратились сразу несколько стран - Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Турция, установить собственника не представляется возможным.
Следовательно, в регистрации спорного обозначения по указанному основанию отказано правомерно.
При этом коллегия судей отмечает, что, действительно, охраноспособность заявленного обозначения проверяется на дату подачи заявки.
Вместе с тем, учитывая незначительный период времени между подачей заявки на регистрацию спорного обозначения и включением соответствующего произведения в список объектов всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (7 месяцев), суд соглашается с доводом Роспатента о том, что принятие решения о включении того или иного объекта в список объектов всемирного культурного наследия является завершающим этапом длительной процедуры и представляет собой факт констатации, признания ценности, известности (а в отношении притч о Ходже Насреддине на протяжении нескольких веков), уникальности произведения.
Таким образом, Роспатент правомерно отказал в государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия положениями требованиям п. 4 ст. 1483 ГК РФ.
Решение СИП от 11.03.2024 на моем сайте