Найти тему
Юрист Егор Ермошкин

Незарегистрированный лицензионный договор при расчете компенсации за контрафакт

Фабула дела

ООО (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 62 500 рублей...

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 24.04.2023, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2023, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что за пределами исследования судов первой и апелляционной инстанции остались обстоятельства регистрации лицензионного договора между правообладателем спорного товарного знака и его лицензиатом (Макаровым К.Б.). В частности, ответчик отмечает, что данный договор зарегистрирован 19.11.2021, в то время как приобретение спорного товара произведено 19.10.2021, в связи с этим, отсутствуют основания рассчитывать компенсацию по заявленным истцом основаниям.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак и факт нарушения ответчиком права истца на товарный знак путем реализации контрафактного товара подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев заявленные требования, оценив все имеющиеся доказательства по делу, пришел к выводу, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Оценка довода судом по интеллектуальным правам

Суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы в связи со следующим.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Ссылка ответчика на то, что данный договор не может быть признан доказательством, подтверждающим стоимость права использования, ввиду того, что его государственная регистрация была произведена после выявления факта нарушения, а именно после продажи им контрафактного товара, судом кассационной инстанции признается несостоятельной и основанной на неверном толковании норм материального права.

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 этого Кодекса (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

Действительно, в соответствии с нормой пункта 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Вместе с тем, отсутствие государственной регистрации лицензионного договора не влечет недействительность самого договора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 37 Постановления N 10, предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Таким образом, отсутствие на момент выявления нарушения государственной регистрации лицензионного договора, впоследствии прошедшего такую регистрацию, не является основанием для признания этого договора доказательством, не подтверждающим стоимость права использования, поскольку обязательственные отношения сторон этого договора возникают с момента его заключения.

Источник: Постановление суда по интеллектуальным правам №  С01-1613/2023

____________

Чат бесплатной юридической помощи:

Отзывы: