Фабула дела
ИП Будылдина обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с иском к ООО со следующими требованиями:
- о возложении обязанности прекратить действия, нарушающие исключительные права на промышленные образцы по патентам
- о запрете рекламы, ввоза, производства, предложения к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделия в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности Будылдиной А.А.;
- о возложении обязанности в течение 30 дней с момента вступления в законную силу судебного акта опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении с указанием Будылдиной А.А. как правообладателя вышеуказанных промышленных образцов;
- о взыскании 1 665 600 рублей компенсации за нарушение исключительных прав.
Решением Арбитражного суда Липецкой области от 01.03.2023, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2023, исковые требования удовлетворены частично:
- суд обязал общество прекратить действия, нарушающие исключительные права Будылдиной А.А., охраняемые патентами;
- обществу запрещена реклама, ввоз, производство, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий "в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности Будылдиной А.А.;
- суд обязал общество в течение 30 дней с момента вступления в законную силу судебного акта опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении с указанием Будылдиной А.А. как правообладателя промышленных образцов по патентам;
- с общества в пользу Будылдиной А.А. взыскано 460 000 рублей компенсации, а также 12 252 рублей 58 копеек возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.
Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности факта обладания истцом исключительными правами на промышленные образцы, а также факта нарушения ответчиком таких исключительных прав истца.
При определении размера компенсации суд первой инстанции руководствовался сведениями о стоимости спорных товаров ответчика, отклонив расчет истца, выполненный с учетом стоимости его товаров.
Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции, указывает, что довод ответчика о том, что регистрация промышленных образцов по патентам произошла после зафиксированных нарушений, не имеет правового значения, поскольку в силу статей 1363 и 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на промышленный образец действует с даты приоритета - с даты подачи заявки на патентование.
Расчет размера взысканных судом первой инстанции в пользу истца денежных средств ответчиком, как указал апелляционный суд, ответчиком по существу не опровергнут.
Доводы заявителя кассационной жалобы.
По мнению общества, судом первой инстанции не было учтено то, что действия ответчика по вводу в гражданский оборот изделий, послужившие основанием для обращения Будылдиной А.А. в арбитражный суд в рамках настоящего дела, были осуществлены ответчиком до даты государственной регистрации вышеуказанных промышленных образцов.
Между тем, институт временной правовой охраны промышленного образца, предусматривающий право патентообладателя на получение вознаграждения за использование принадлежащего ему объекта интеллектуальной собственности третьим лицом в период с даты подачи заявки до даты его государственной регистрации, исключает основания для удовлетворения требований истца о взыскании компенсации.
По мнению заявителя кассационной жалобы, суду первой инстанции надлежало применить по аналогии разъяснения, содержащиеся в пункте 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), из которых следует, что положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.
Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.
Коллегия судей кассационной инстанции пришла к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ
- гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.
- Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
- Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.
Согласно пункту 2 статьи 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, а не идеи либо наименования конструкторско-художественных решений.
В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 указанной статьи.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.
Согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу приведенной правовой нормы значение для настоящего спора имеют выводы о наличии либо отсутствии в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленных образцов истца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, что предполагает необходимость установления (выявление) судом таких признаков, а не выводы о наличии или отсутствии сходства до степени смешения, которые имеют значения для споров о защите исключительных прав на средства индивидуализации и в которых данный вопрос разрешается с позиций рядового (среднего) потребителя, в то время как в данном споре - с позиций информированного потребителя.
Как усматривается из материалов настоящего дела, обращаясь в арбитражный суд первой инстанции с исковыми требованиями к обществу, Будылдина А.А. ссылалась на факт незаконного использования ответчиком вышеперечисленных промышленных образцов посредством размещения в социальной сети информации о своей продукции, нарушающей исключительные права на соответствующие объекты интеллектуальной собственности. При этом истец указал, что противоправные действия были совершены ответчиком, в том числе в феврале 2022 года.
Ответчик оспорил довод о нарушении исключительных прав истца, указав, что вменяемые в качестве правонарушения действия были совершены ответчиком до даты выдачи патентов на промышленные образцы истца.
Как указано выше, при принятии решения по настоящему делу суд первой инстанции счел доказанными факт принадлежности предпринимателю Будылдиной А.А. в момент совершения обществом правонарушения исключительных прав на вышеуказанные промышленные образцы и факт их использования обществом в своей продукции, нашедшей отражение на его странице в социальной сети, а также пришел к выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных законом или договором обстоятельств, в силу которых ответчик мог использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что в силу абзацев первого и четвертого пункта 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на промышленный образец и удостоверяющий это право патент действует при условии соблюдения требований, установленных названным Кодексом, в течение пяти лет с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки.
При этом, как указано в абзаце пятом пункта 1 статьи 1363 ГК РФ, защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента (статья 1393 ГК РФ).
Как следует из приведенных положений закона, правовое регулирование отношений по созданию и использованию промышленных образцов предполагает возможность защиты исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности и, таким образом, возможность применения мер гражданско-правовой ответственности за их незаконное использование лишь после государственной регистрации таких объектов и выдачи патента на них, то есть после возникновения юридически значимых обстоятельств, вследствие наступления которых все третьи лица считаются уведомленными о возникновении патентных прав у правообладателя.
Кроме того, суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1392 ГК РФ промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 4 статьи 1385 ГК РФ) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394 ГК РФ) предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в опубликованной заявке на промышленный образец, но не более чем в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на промышленный образец.
Согласно пункту 3 статьи 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленный промышленный образец в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.
Таким образом, режим правового регулирования отношений по созданию и использованию промышленных образцов не является единым, а его содержание зависит от наступления конкретных юридически значимых обстоятельств, составляющих предусмотренную законом процедуру получения патента на промышленный образец.
Истец вменял в вину ответчику "поставку и установку контрафактной продукции".
Из обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить, к каким выводам с учетом вышеприведенных доводов истца и ответчика пришли суды первой и апелляционной инстанций относительно момента совершения и характера вменяемого истцом ответчику правонарушения, а именно: является ли правонарушение ответчика завершенным в силу поставки и установки спорных изделий заказчику (заказчикам) или длящимся в случае, если суды пришли к выводу о том, что посредством вышеуказанной страницы ответчика в социальной сети осуществляется продвижение и/или предложение к продаже спорной продукции ответчика.
В то же время суд первой инстанции посчитал, что способы защиты, являющиеся мерами ответственности, могут быть применены к лицам, использовавшим промышленный образец в отсутствие согласия патентообладателя, за весь период, который исчисляется, начиная с даты подачи заявки - с даты приоритета промышленных образцов, до даты совершения (выявления) вменяемого ответчику правонарушения.
Таким образом, суд первой инстанции не соотнес момент или период использования ответчиком промышленных образцов истца с датами подачи последним заявок на выдачу патента, государственной регистрации промышленных образцов и выдачи патентов на них.
Между тем, как справедливо указывает заявитель кассационной жалобы со ссылками на вышеприведенные нормы права, проведение такого анализа имело существенное значение при разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения общества к ответственности за использование вышеперечисленных промышленных образцов.
Кроме того, с учетом основания и предмета исковых требований предпринимателя Будылдиной А.А., определение временных периодов, которым соответствуют действия ответчика по использованию спорных промышленных образцов, способных выступать в качестве основания его гражданско-правовой ответственности, могло оказать влияние на разрешение вопроса о наличии факта правонарушения, о размере подлежащей взысканию компенсации, а также о наличии оснований для применения мер пресечения правонарушения.
Суд по интеллектуальным правам указывает, что неосуществление указанных процессуальных действий могло привести к принятию неправильного решения по делу, в связи с чем коллегия судей кассационной инстанции приходит к выводу о том, что при рассмотрении и разрешении настоящего дела суд первой инстанции допустил существенные нарушения норм материального права.
Кроме того, выражая несогласие с принятыми по настоящему делу судебными актами, общество указало на необоснованность выводов суда первой инстанции о факте правонарушения, а также о мерах ответственности (о запрете использования), а также о необоснованности расчет размера компенсации, которая, по мнению заявителя кассационной жалобы, подлежала взысканию в случае несогласия суда с позицией ответчика об отсутствии признаков правонарушения в действиях общества.
В отношении соответствующих доводов заявителя кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.
При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что заявленный истцом размер компенсации был рассчитан на основании подпункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ, в силу которого расчет компенсации производится исходя из двукратного размера стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
Вместе с тем из искового заявления Будылдиной А.А., следует, что расчет был произведен истцом не на основе стоимости права использования промышленных образцов, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель, а исходя из двукратной стоимости товаров истца и/или ответчика.
Суд по интеллектуальным правам отмечает, что такой способ расчета компенсации (исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров) предусмотрен ГК РФ для некоторых иных объектов интеллектуальной собственности, но не для промышленных образцов.
По решению суда первой инстанции, в части запрета использования промышленного образца суд Кассационной инстанции указывает следующее.
Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.
Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).
Таким образом, по смыслу приведенной правовой позиции высшей судебной инстанции абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности в силу закона удовлетворению не подлежат.
Удовлетворение подобного требования влечет, в том числе нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством подачи нового иска, а не путем предъявления к исполнению судебного решения и/или исполнительного документа, содержащего абстрактный запрет.
Удовлетворение абстрактных требований приведёт к тому, что решать вопрос о контрафактности конкретного изделия, не указанного в резолютивной части судебного акта, будет не суд, а иное лицо (например, судебный пристав-исполнитель), в компетенцию которого разрешение таких споров не входит.
В силу вышеприведенных разъяснений высшей судебной инстанции требования о запрете могут быть удовлетворены только в отношении длящегося или незавершенного нарушения.
Кроме того, как указано выше, использование ответчиком спорных конструкторско-художественных решений до момента выдачи патентов на них на имя истца не образует факт правонарушения.
Как следствие, до момента установления соответствующих фактических обстоятельств дела, а именно: момента совершения и обстоятельств (характера) оспариваемых истцом действий ответчика, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения требований о прекращении действий, нарушающих исключительные права на промышленные образцы истца, является преждевременным.
При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам нашла допущенные нарушения норм права существенными, повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.
Источник: Постановление суда по интеллектуальным правам № С01-2206/2023
____________
Чат бесплатной юридической помощи:
Отзывы: