Сладкий бренд ШАРМЭЛЬ - один из самых популярных брендов на российском рынке. Зефир и пастила ШАРМЭЛЬ присутствуют практически в каждом магазине России. Производит под этим брендом сладости Кондитерская Фабрика "Ударница". Также "Ударница" является правообладателем товарного знака №228274 ШАРМЭЛЬ, который был зарегистрирован в 2002 году для товаров 5, 29, 30, 32 и 33 классов, в том числе для кондитерских изделий, пива и алкогольных напитков.
ООО «Славянская коллекция» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП) с исковым заявлением к "Ударнице" о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении части товаров 32 класса «пиво» и 33 класса «алкогольные напитки [за исключением пива]» вследствие его неиспользования.
Истец занимается производством и реализацией алкогольной продукции, планирует заниматься выпуском водки под обозначением ШАРМЕЛЬ. 1 декабря 2022 года истец направил в адрес «Ударницы» досудебное предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 32, 33 классов, но предложение осталось без удовлетворения. 2 декабря 2022 года истец подал заявки на регистрацию товарных знаков ШАРМЕЛЬ и CHARMEL для товаров 32 и 33 классов (№2022787097 и №2022787096)
В ответ на исковое заявление «Ударница» выразила свое несогласие с требованием истца, ссылаясь на следующие аргументы.
Во-первых, товарный знак ШАРМЭЛЬ используется в отношении кондитерских изделий, в том числе пастилы, зефира и мармелада, зефира и пастилы в шоколаде, и в отношении данных товаров он является широко известным. Ввиду широкой известности и высокой степени различительной способности серии товарных знаков ответчика, использование оспариваемого товарного знака для алкогольной продукции способно вызвать у потребителя представление о том, что обозначение ШАРМЭЛЬ принадлежит одному и тому же предприятию. То есть, поведение со стороны истца в таком случае будет являться недобросовестным - он намерен воспользоваться широкой известностью, узнаваемостью и высокой репутацией бренда ШАРМЭЛЬ. Ответчик утверждал, что не может считаться добросовестным использованием обозначения «ШАРМЕЛЬ» для продуктов лицами, которые не имеют отношения к «Ударнице», поскольку это неизбежно приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.
Но СИП отклонил доводы ответчика о недобросовестных действиях истца - истец в течение длительного периода времени осуществляет деятельность по производству алкогольной продукции, заключает лицензионные договоры с юридическими лицами, имеющими необходимую разрешительную документацию, осуществил необходимые подготовительные действия к использованию спорного обозначения в условиях, когда ответчик не использует спорное обозначение в отношении спорных товаров в течение трехлетнего периода.
Во-вторых, "Ударница" представила следующие доказательства в подтверждение использования товарного знака ШАРМЭЛЬ.
Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (01.12.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 01.12.2019 по 30.11.2022 включительно. В подтверждение использования товарного знака ШАРМЭЛЬ "Ударница" представила копии договоров поставки и товарных накладных с магазинами Ашан, Перекресток, Метро, Лента.
Но СИП пришел к выводу, что ни один из документов, представленных ответчиком, не подтверждает использование им товарного знака № 228274 в отношении пива и алкогольной продукции в спорный трехлетний период.
В-третьих, ответчик пытался убедить СИП в том, что спорный товарный знак имеет высокую различительную способность, приобрел широкую известность в результате деятельности "Ударницы". В подтверждение ответчик предоставил договоры поставки, сведения об объемах продаж, социологический опрос, исследование доли рынка кондитерских товаров с товарным знаком ШАРМЭЛЬ, которая составляет около 30%. На этом основании ответчик сообщил, что считает возможным применить в данном деле так называемый подход по однородности товаров, то есть использование товарного знака в отношении пастилы, зефира, мармелада, подтверждает использование и спорных товаров 32 и 33 классов ввиду их однородности - и кондитерские изделия, и алкоголь являются продуктами питания.
СИП не принял данный аргумент. Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.
По поводу однородности товаров СИП отметил, принцип однородности товаров действительно может применяться, если доказана широкая известность товарного знака. Представленные в материалы дела доказательства подтверждают использование в спорный трехлетний период ответчиком товарного знака в отношении исключительно кондитерских изделий (таких, в частности, как пастила, мармелад, зефир, в том числе в шоколаде) и широкую известность товарного знака в отношении этих товаров. Но кондитерские изделия совершенно очевидно не являются однородными спорным товарам 32 и 33 классов. Ответчик предлагает признать однородными совершенно разные товары – вышеуказанные кондитерские изделия и алкогольные напитки, пиво. При этом ссылки ответчика на то, что все они отнесены к пищевым продуктам, не свидетельствуют об их однородности, в противном случае однородными следовало бы признать все без исключения пищевые продукты, что очевидно неверно. Кондитерские товары и алкоголь не являются однородными товарами:
- сравниваемые товары находятся в совершенно разных частях магазина, не находятся на одних полках, есть и магазины, специализирующиеся на реализации только алкогольной продукции;
- круг потребителей сравниваемых товаров также неодинаков;
- действующим законодательством определен и соответствующий временной промежуток, в течение которого можно приобрести алкогольную продукцию;
- условия производства (изготовления) кондитерских изделий и спорных товаров различаются;
- различаются и сроки хранения;
- действующим законодательством предъявляются различные требования применительно к рекламе алкогольной продукции (пива) и кондитерских изделий.
Более того, спорный товарный знак общеизвестным в установленном законом порядке на данный момент не признан, а значит он не пользуется более широкой правовой охраной, которая у общеизвестных товарных знаков распространяется на неоднородные товары и услуги.
Таким образом, исковые требования истца удовлетворены. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 228274 в отношении части товаров 32 класса «пиво» и 33 класса «алкогольные напитки [за исключением пива]» вследствие неиспользования.
"Ударница" имеет право обжаловать данное решение в течение двух месяцев.
Неиспользование товарного знака в соответствии с законодательством РФ
Минимум, который должны помнить все правообладатели товарных знаков.
В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо может направить правообладателю товарного знака предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.
В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе.
Решение СИП от 5.12.2023 на моем сайте