Уникальная форма товара или упаковки может быть зарегистрирована в качестве товарного знака. Такие товарные знаки относятся к виду объемных знаков. В мировой практике объемные знаки известны уже не один десяток лет, тем не менее, до сих пор не так много подается заявок на регистрацию товарных знаков данного вида. Причина - кроме традиционных требований, которые предъявляются ко всем заявленным обозначениям, к объемным предъявляются еще и дополнительные. Получить правовую охрану для данного вида товарного знака не так уж и легко.
Объемные товарные знаки - одни из самых оригинальных видов товарных знаков. Мировые компании стремятся быть уникальными, выделяться среди конкурентов и хорошо запоминаться потребителям, а интересные товарные знаки им в этом помогают. Один из таких примеров - австрийский производитель специй и приправ - компания Kotanyi, которая является правообладателем объемного товарного знака для формы мельницы для приправ во многих странах, но не во всех.
На имя компании Kotanyi GmbH Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности был зарегистрирован объемный товарный знак № 1083072 с датой приоритета от 03.02.2011 в отношении товаров 29 (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, джемы, фруктовое пюре, клюквенный соус и яблочный соус; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые), 30 (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности, специи; пищевой лед) классов и услуг 35 (услуги розничной продажи продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей, а также напитков) класса.
Правовая охрана международному товарному знаку была предоставлена на территории Европейского Союза, Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, России и Украины, а в Китае, Корее, Австралии, Турции и США товарному знаку было отказано в регистрации.
Патентное ведомство США отказало в регистрации данного товарного знака
Отказ был вынесен на основании отсутствия различительной способности знака.
Законодательство о товарных знаках США устанавливает, что товарные знаки, состоящие из формы товара, не обладают различительной способностью, а значит не могут выполнять функцию товарного знака.
Различительная способность товарного знака - важное условие для его регистрации, которое заключается в непохожести и оригинальности обозначения по сравнению с другими обозначениями, которые используются на рынке в отношении аналогичных товаров.
По мнению ведомства США, заявленный товарный знак сходен с аналогичными формами контейнеров других производителей на американкам рынке, никак не выделяется среди них, а значит не обладает различительной способностью.
Тем не менее, если заявитель сможет доказать, что обозначение, состоящее из формы товара, приобрело различительную способность, то есть потребители могут ассоциировать обозначение с источником его происхождения (производителем), такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана.
Ведомство предложило компании Kotanyi предоставить доказательства в пользу приобретенной различительной способности данного знака, к которым относятся, например, рекламные материалы, подтверждённые суммы расходов на рекламу, свидетельства потребителей, что они различают данный знак для определенных товаров. Но Kotanyi не предоставила доказательства, и патентное ведомство США отозвало данный товарный знак.
В России данному знаку была предоставлена правовая охрана, но в 2016 году знак столкнулся с возражением против предоставления ему правовой охраны.
Возражение поступило от польской компании McCormick Polska S.А, которая импортирует в Россию приправы и специи под брендом Kamis.
В соответсвии с ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пп. 1 – 4, 6, 7 п. 2 и п. 3 ст. 1512 ГК РФ, могут быть поданы только заинтересованным лицом.
Компания McCormick Polska S.А. доказала свою заинтересованность тем, что осуществляет деятельность, связанную с производством приправ, специй, соусов, и является правообладателем 26 товарных знаков, зарегистрированных в России. Кроме того, компания сообщила, что от ее имени поданы заявки на регистрацию объемных товарных знаков для формы мельницы для приправ (заявки № 2016737791, 2016737794), однако компанией Kotanyi GmbH было направлено в Роспатент обращение, в котором выражена обеспокоенность возможной регистрацией товарных знаков по названным заявкам.
В возражении было указано два основания против предоставления правовой охраны данному знаку: функциональная форма контейнера и введение потребителей в заблуждение.
пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ ("не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров" ) был заявлен в отношении товаров «овощи и фрукты сушеные» 29 класса, «соль; приправы; пряности; специи» 30 класса и услуг «розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей» 35 класса:
Компания McCormick Polska S.А. пояснила, что зарегистрированное обозначение представляет собой простое реалистичное изображение емкости, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением (мельница для приправ), в связи с чем такое обозначение не может быть идентифицировано с каким-либо конкретным производителем, то есть оно не обладает различительной способностью. Также было отмечено, что аналогичные емкости используются другими производителями специй, например, брендом Santa Maria, что, по мнению компании McCormick Polska S.А., подтверждает отсутствие различительной способности спорного обозначения.
Факт неохраноспособности данного обозначения, по мнению польской компании, подтверждается отказом в предоставлении правовой охраны этому обозначению во многих странах.
пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ ("не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя"), был заявлен в отношении остальной части товаров 29, 30 и услуг 35 классов, поскольку, по мнению компании McCormick Polska S.А, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.
Роспатент удовлетворил возражение в полном объеме
Роспатент удовлетворил возражение компании McCormick Polska S.А. в полном объеме, признав предоставление правовой охраны данного товарного знака несоответствующей требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
Роспатент пришел к выводу, что "объемное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 1083072, не обладало и не обладает (не приобрело) различительной способностью, так как представляет собой распространенную форму стеклянной емкости с крышкой, которая используется для хранения товаров 29, 30 классов, в том числе «приправ и специй» и связанных с ними услуг 35 класса по продвижению этих товаров. Форма емкости, зарегистрированная в качестве товарного знака № 1083072, сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц. Наличие выступов на крышке и утолщение округлой формы нижней части емкости обусловлено функциональным назначением, определяемым удобством удержания емкости в руке и предотвращением ее выскальзывания, а также обеспечением легкости извлечения содержимого. Функциональное назначение крышки связано с избежанием просыпания продукта и сохранением аромата специй".
На основе вышеуказанного Роспатентом было установлено, что основные идентифицирующие признаки формы объемного обозначения не являются уникальными, а большая часть признаков направлена на обеспечение функциональности для использования потребителями.
Роспатент пришел к выводу о том, что "спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого не является оригинальной и обусловлена исключительно функциональным назначением".
Суд по интеллектуальным правам (СИП)
Не согласившись с решением Роспатента, компания Kotanyi GmbH обратилась в суд.
Kotanyi обратила внимание на то, что компания McCormick Polska S.А. в своем возражении оспаривала товарный знак № 1083072 ввиду его несоответствия положениям пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ только в отношении части товаров и услуг 29, 30, 35 классов. В остальной части в отношении указанных классов товарный знак оспаривался со ссылкой на п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Но Роспатент, отметив необоснованность доводов компании McCormick Polska S.А. о несоответствии товарного знака п. 3 ст. 1483 ГК РФ, признал предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительной полностью в отношении всех товаров и услуг 29, 30 и 35 классов на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
Указанные обстоятельства, по мнению компании Kotanyi GmbH, свидетельствуют о допущении существенного нарушения процедуры рассмотрения возражения, поскольку Роспатент не вправе выходить за пределы доводов, приведенных в рассматриваемом возражении.
Также компания Kotanyi GmbH указала на то, что ею представлялись доказательства наличия различительной способности у оспариваемого обозначения, в том числе компанией были представлены примеры емкостей иных производителей специй и приправ, которые используют для их упаковки мельницы. Кроме того, в подтверждение наличия различительной способности у спорного объемного обозначения компанией Kotanyi GmbH в Роспатент было представлено экспертное заключение Союза дизайнеров России, в котором подтверждалась оригинальность этого обозначения.
В пользу различительной способности товарного знака компания отметила, что она является одним из самых известных производителей и продавцов специй и приправ в мире и в России, доля рынка товаров (специй и приправ) компании Kotanyi GmbH в России составляет 48%, доля рынка мельниц производства компании в России составляет 50%, история компании насчитывает более 135 лет, правовая охрана спорному объемному обозначению предоставлена в 32 странах мира и ранее не оспаривалась ни в одной из них.
СИП пришел к следующим выводам.
Во-первых, СИП подтвердил, что Роспатент вышел за пределы границ оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований. Роспатент не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания.
Признав доводы по п. 3 ст. 1483 ГК РФ несостоятельными и отклонив их, Роспатент рассмотрел вопрос о соответствии п.1 ст. 1483 ГК РФ регистрации спорного товарного знака в отношении той части товаров и услуг, которые не были заявлены компанией McCormick Polska S.А., то есть вышел за пределы границ оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.
В результате СИП отменил решение Роспатента в отношении недействительности товарного знака для части товаров и услуг, для которых компания McCormick Polska S.А.заявила основание по п. 3 ст. 1483 ГК РФ(ложность).
Далее СИП перешел к рассмотрению вопроса несоответствия товарного знака № 1083072 положениям пп. 4 п. 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении другой части товаров 29, 30 классов и услуг 35 класса, в обосновании которого McCormick Polska S.А. ссылалась на то, что рассматриваемое обозначение представляет собой простое реалистичное изображение емкости, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением (мельница для приправ). Кроме того, компания указала на то, что аналогичные емкости используются и другими производителями товаров, однородных заявленным в возражении.
СИП отметил, что при подаче возражения компания McCormick Polska S.А. должна была доказать, что спорное объемное обозначение представляет собой контейнер традиционной, безальтернативной формы, обусловленной исключительно выполняемым им функционалом в отношении тех товаров (услуг), для которых она зарегистрирована в качестве объемного товарного знака.
На безальтернативность такой формы в поданном компанией McCormick Polska S.А. возражении не указывалась.
McCormick Polska S.А. сослалась на то, что зарегистрированное обозначение состоит из физической формы изображенного контейнера, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением. Какого либо анализа элементов формы и связи этих элементов со способностью выполнять какие-либо функции в возражении не содержалось. Кроме того, в возражении указано на использование аналогичных емкостей различными производителями.
Более того, СИП не признал доводы компании McCormick Polska S.А. о том, что спорное обозначение не соответствует положениям пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ уже в силу того, что представляет собой изображение емкости (форму), о чем указано в описании товарного знака. Как разъяснил СИП, "изображение емкости может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при соблюдении определенных условий. В свою очередь, возражая против такой регистрации, податель соответствующего возражения должен доказать неохраноспособность конкретного зарегистрированного обозначения".
Дополнительно СИП обратил внимание и на то, что компания McCormick Polska S.А. сама ранее подавала заявки на регистрацию в качестве товарных знаков объемного обозначения, представляющего собой емкость (упаковку, тару) для товаров, без нанесения на нее каких-либо иных индивидуализирующих элементов. То есть как минимум на момент подачи соответствующих заявок компания McCormick Polska S.А. полагала возможным существования емкостей, обладающих признаками охраноспособности применительно к специям и приправам.
Таким образом, СИП пришел к выводу, что компанией McCormick Polska S.А. не были представлены какие-либо документальные подтверждения, которые могли бы свидетельствовать о традиционном, безальтернативном и исключительно функциональном характере спорного объемного обозначения.
СИП также отметил, что в качестве упаковки (тары) для товаров 29, 30 классов могут быть использованы не только стеклянные емкости с крышкой, но и иные виды упаковок (тары) различных форм (круглые, квадратные, вытянутые, с крышкой, без крышки и прочие) и качества (деревянные, металлические, полимерные, картонные, керамические, комбинированные). Учитывая такое значительное разнообразие возможных вариантов упаковки (тары), использование в этих целях стеклянной емкости с крышкой само по себе не может свидетельствовать о ее исключительно функциональной цели использования.
С учетом всего вышеуказанного, СИП сделал вывод, что Роспатентом при оценке охраноспособности объемного товарного знака № 1083072 неправильно применен пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Таким образом, решение Роспатента было признано не соответствующим закону и нарушающим права и законные интересы заявителя, в связи с чем было признано недействительным. Правовая охрана товарного знака по международной регистрации №1083072 была восстановлена в России в полном объеме.