Владелец известного проекта PINZERIA обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к владельцу ресторана в Екатеринбурге с требованием прекратить незаконное использование сходных обозначений с товарными знаками истца и выплатить компенсацию в размере более 21 000 000 рублей.
Истец является владельцем ресторанов в Москве, а также управляет франчайзинговой сетью ресторанов в Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах. ПИНЦА - инновационное блюдо, визитная карточка заведений истца.. Генеральный директор, итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи, разработал свои авторские блюда под обозначениями «ПИНЦА/PINZA» (ПИНСА/PINSA) в ПиНцериях/PiNzeria. Обозначения «PINZA», «ПИНЦА», «PINSA», «ПИНСА», «Пинса Романа» используются другими лицами исключительно с разрешения правообладателя по договору коммерческой концессии (франшизы) с обязательным указанием фамилии Бонтемпи. Истцу принадлежат следующие товарные знаки:
№586010 "Пинса Романа"; №633778 "ПИНЦА";№633779 "PINZA"; №708136 "ПИНСА"; №708138 "PINSA ROMANA"; №708137 "PINSA".
В 2019 году истец и ответчик заключили договор коммерческой концессии (франшизы), но в январе 2022 года договор прекратил свое действие. Тем не менее, ответчик продолжил использовать товарные знаки истца, которые он использовал по договору, на вывеске, в меню, на упаковке товаров и в Интернете. Истец направил претензию ответчику, в которой заявил, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует обозначения «ПИНЦА», «PINZA», «ПиНцерия Бонтемпи», «PINZERIA by Bontempi», «Валентино Бонтемпи», «БОНТЕМПИ», «BONTEMPI» для своего ресторана в городе Екатеринбурге, и потребовал прекратить их незаконное использование. Требования истца остались без ответа, и он обратился в суд.
В сентябре 2023 года Арбитражный суд Свердловской области вынес решение, по которому исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 333 334 рублей. В удовлетворении остальной части требований отказано.
В апелляционной жалобе истец указал, что суд по своей инициативе изменил вид испрашиваемой компенсации. Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости реализованного ответчиком товара, маркированного товарными знаками истца, но суд взыскал компенсацию в двукратном размере стоимости услуг.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарные знаки и наличии оснований для взыскания компенсации. Апелляционной инстанции предстояло разобраться в сумме компенсации.
Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак установлена ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Согласно правовой позиции, изложенной в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, избранный истцом.
Но в данном споре судом первой инстанции изменен заявленный истцом вид компенсации с двукратного размера стоимости товара на двукратный размер стоимости права использования товарного знака, что недопустимо.
Истец просил взыскать компенсацию с ответчика в размере 21 511 243 руб. 66 коп.
В обоснование заявленной к взысканию суммы компенсации истец сослался на то, что ответчик осуществил реализацию 16 725 единиц продукции под обозначениями «Пинца» и «Пинцони» на сумму 10 755 621 руб. 83 коп., соответственно двукратный размер составил 21 511 243 руб. 66 коп. Сведения о количестве и стоимости реализованного под товарным знаком истца продукта в материалы дела представлены ответчиком.
Суд сослался на постановление от 24.07.2020 № 40-П Конституционного Суда РФ, согласно которому в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам пп. 2 п. 4 ст.1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
В рассматриваемом случае апелляционная коллегия, оценив обстоятельства и доказательства данного дела, пришла к выводу о том, что предъявленная истцом к взысканию с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав в размере 21 511 243 руб. 66 коп., не отвечает разумности и справедливости, не обеспечивает баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, в связи с чем имеются основания для снижения размера взыскиваемой истцом компенсации до 10 755 621 руб. 83 коп. (однократная стоимость): до подачи иска ответчик использовал товарные знаки истца по договору коммерческой концессии, после окончания договора пытался продлить действие договора, размер заявленной компенсации более чем в три раза превышает чистую прибыль истца за 2022 год.
Таким образом требования истца в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению частично исходя из однократной стоимости реализованного ответчиком товара – 10 755 621,83 руб.
Постановление суда здесь