Этот спор из далекого 1 декабря 1987 года, когда Комитет по рассмотрению споров и апелляций при патентном ведомстве США (далее - TTAB) подтвердил отказ в регистрации двух товарных знаков на имя мирового производителя изделий из фарфора - компании Villeroy & Boch. Отказ был вынесен на основе доктрины функциональности - заявителю не позволили получить монополию на цветочный орнамент Palermo для посуды, которая пользовалась большой популярностью у лучших американских ресторанов и отелей.
Суть доктрины функциональности заключается в том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения с признаками, которые носят исключительно утилитарный или эстетический характер, то есть являются неотъемлемыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства или существенно влияют на стоимость или качество товара. Но такие товарные знаки могут быть зарегистрированы, если заявитель докажет, что они пробрели различительную способность в ходе длительного и интенсивного использования.
Товарный знак должен выполнять свою основную функцию идентификатора, то есть функцию помощи отличать товары/услуги одного производителя от аналогичных товаров/услуг другого. Если обозначение не выполняет данную функцию, а лишь визуально привлекательно для потребителя, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.
3 января 1983 года компания Villeroy & Boch подала две заявки на регистрацию товарных знаков № 73407897 и № 73407931. Знаки состояли из изображения виноградной лозы, цветов и листьев в форме венков, заявленный орнамент известен под названием Palermo. В качестве заявленных товаров были указаны товары 21 класса "столовая посуда, а именно тарелки, блюдца, кружки, чашки, миски, чаши, вазы, горшки, кувшины".
Экспертиза пришла к следующим выводам. Заявленные обозначения являются орнаментом, служат лишь для украшения на изделиях и выполняют только эстетическую функцию, а не функцию товарного знака - они не указывают на источник происхождения товара, маркированного данными товарными товарными знаками, то есть на компанию Villeroy & Boch. Эксперт объясняла, что не все орнаменты являются украшением изделий, иногда орнаменты могут выполнять функцию товарных знаков, но согласно сложившейся практике, использование именно распространенных цветочных мотивов на посуде рассматривается как украшение, а не как товарный знак. Вряд ли потребители смогут выделять и воспринимать такой распространенный орнамент как товарный знак. Таким образом, был сделан вывод, что заявленные обозначения не обладают различительной способностью, а также не приобрели ее в ходе использования, соответственно, они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.
Заявитель настаивал, что орнамент Palermo очень популярен, узнаваем и ассоциируется у покупателей с компанией Villeroy & Boch. По мнению Villeroy & Boch, как правило, цветочный орнамент не воспринимается в качестве товарного знака в самом начале его использования, но со временем, в ходе его использования и приобретения популярности среди потребителей, цветочный орнамент может начать выполнять функцию товарного знака. Поэтому, несмотря на то, что посуда с данным орнаментом привлекательна для потребителей, декоративные функции данного орнамента вторичны, его первичная функция - указывать на производителя посуды с данным орнаментом, то есть на компанию Villeroy & Boch.
В качестве доказательств Villeroy & Boch предоставила декларации одного из своих директоров по дистрибьюции посуды из фарфора для коммерческого использования и менеджера отделов еды и напитков нескольких крупных отелей. В декларациях было подтверждено, что заявитель представил посуду с орнаментом Palermo на рынок США в 1979 году. Посуда с данным орнаментом была представлена в лучших американских отелях и ресторанах. Менеджер отелей утверждал, что он приобрел посуду заявителя с уверенностью, что владельцы и постояльцы отеля поймут и оценят данное приобретение, поскольку это посуда от компании Villeroy & Boch. Но данное доказательство не было принято, поскольку не было представлено ни одного доказательства, что постояльцы отеля точно узнают по орнаменту Palermo производителя посуды - компанию Villeroy & Boch.
Villeroy & Boch активно представляла посуду с орнаментом Palermo на выставках, много вкладывала средств в рекламу, о чем также представила доказательства. В 1984 году посуда с орнаментом Palermo была признана самой покупаемой посудой среди отелей США, объём продаж превысил 400 тысяч долларов США. Также заявитель представил многочисленные фотографии посуды с данным орнаментом в рекламе журналов.
Тем не менее, несмотря на огромное количество представленных доказательств, TTAB отметил, что посуду с орнаментом Palermo действительно активно используют в рекламе лучших ресторанов и отелей, также в представленных рекламных объявлениях всегда присутствуют изображения изысканной еды. Отели и рестораны всегда указывают свои наименования в рекламе, но ни на одном снимке не указан производитель посуды Villeroy & Boch или название орнамента Palermo. TTAB не согласился, что представленные фотографии рекламируют посуду заявителя с орнаментом Palermo. То есть, доказательств, что орнамент Palermo воспринимается более, чем декоративный элемент красивой посуды в дорогом ресторане, не было представлено.
Что касается документов о расходах на рекламу, они также не были приняты, поскольку не содержали конкретную информацию о рекламе посуды с орнаментом Palermo.
TTAB пришел к выводу, что в представленных заявителем статьях о своих товарах делается акцент на важности цветовой гаммы орнаментов, стиле орнаментов и их декоративной функции, которая делает посуду более привлекательной для покупателей, а также для посетителей ресторанов и отелей. В статьях утверждалось, что посуда с привлекательным дизайном всегда более предпочтительна для различных мероприятий, для коммерческого использования, а также для создания определенного стиля в доме. Иными словами, подобные заявления подтверждают, что орнаменты на посуде от Villeroy & Boch носят именно эстетический характер, служат для привлечения внимания клиентов ресторанов и отелей, являются частью красивой подачи блюд в ресторанах. Орнамент Palermo - красивый декоративный элемент, но не товарный знак.
TTAB подтвердил отказ в регистрации данных знаков.
Решение TTAB от 01.12.1987 на моем сайте