Комбинированный товарный знак №652435 был зарегистрирован 17 апреля 2018 года для товаров 29 и 30 классов, а также услуг 43 класса (в том числе услуги ресторанов и баров) на имя ООО "Пхали Аренда".
В декабре 2021 года правообладатель сменился - исключительное право на указанный товарный знак в отношении всех товаров и услуг передано индивидуальному предпринимателю.
В августе 2021 года в Роспатент обратилось ООО "Привилегия" с возражением против предоставления правовой охраны данному знаку на основании пп. 1 п. 1 и п. 8 ст. 1483 ГК РФ:
п.1 Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.
Роспатент установил, что в материалах возражения отсутствуют документы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» спорного обозначения вошел во всеобщее употребление, в связи с чем не поддержал возражение на основании пп. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
п.8 Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
По данному основанию Роспатент признал, что ООО не является заинтересованным лицом в подаче возражения в отношении несоответствия спорного обозначения положениям п. 8 ст. 1483 ГК РФ.
Но Роспатент самостоятельно выявил основание, на котором существование правовой охраны данного знака недопустимо - это пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ:
п.1 Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
Как отметил Роспатент, спорный товарный знак включает в себя сложносоставное слово «ПХАЛИХИНКАЛИ», состоящее из двух словесных частей – «ПХАЛИ» и «ХИНКАЛИ», которые являются названиями определенных блюд национального (грузинского) происхождения и будут указывать на определенные характеристики при их использовании в отношении услуг 43 класса «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку», относящихся к сфере услуг общественного питания (ресторанного бизнеса). При этом в материалы дела не представлены достаточные доказательства, подтверждающие приобретение спорным товарным знаком различительной способности в результате его использования для услуг 43 класса.
В отношении остальных услуг 43 класса (гостиницы, пансионы, базы отдыха и т.д.), которые не имеют отношение к предприятиям общественного питания, Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» является фантазийным, поскольку применительно к указанным услугам он не будет напрямую указывать на то, что в данных заведениях готовятся блюда традиционной грузинской кухни на основе пхали и хинкали или с их использованием, следовательно, потребители не будут введены в заблуждение в отношении свойств данных услуг 43 класса, потребитель, скорее всего, догадается, что в данных заведениях невозможно отведать блюда традиционной грузинской кухни.
Что касается товаров 29 и 30 класса, товарный знак является ложным в отношении вида и свойств товаров 29 класса и части товаров 30 класса, что не соответствует требованиям пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства
Касательно товаров 30 класса «пельмени; равиоли; баоцзы [китайские пирожки]; кулебяки с мясом; вареники [шарики из теста фаршированные]; цзяоцзы [пельмени китайские]; киш» , данные позиции представляют собой разные кулинарные блюда, приготовленные по различным рецептам, несмотря на то что они относятся к изделиям кулинарным на основе муки с начинкой, что свидетельствует о том, что словесный элемент «ПХАЛИХИНКАЛИ» спорного товарного знака будет являться ложным указанием вида и свойств и для данных товаров 30 класса, так как они различаются по внешней форме, по вкусу, по рецептуре приготовления.
Таким образом, Роспатент признал предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 29 и 30 классов, а также в отношении услуг 43 класса «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».
Стороны спора не согласились с данным решением и обратились в Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП). Суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента.
ИП подал кассационную жалобу.
По мнению заявителя кассационной жалобы, Роспатент допустил грубые процедурные нарушения при применении положений пункта 45 Правил ППС. В жалобе ИП указывает на то, что Роспатент самостоятельно изменил основания для признания правовой охраны товарного знака недействительной, а суд первой инстанции не оспорил данный факт.
Согласно пункту 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.
Президиум СИП неоднократно отмечал, что положения пункта 45 Правил ППС должны применяться исходя из того, оспаривается отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку или же Роспатент рассматривает возражение против уже зарегистрированного товарного знака. В первом случае правовая охрана товарному знаку еще не предоставлена и применяются положения ГК РФ. Однако к зарегистрированным объектам ГК РФ подходит иначе. Ст. 1512 и 1513 ГК РФ устанавливают процедуры, когда предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак или в определенные сроки на основании возражений заинтересованных третьих лиц или заинтересованных правообладателей товарных знаков. Никакой иной возможности, вне рамок поданного возражения, проверить охраноспособность зарегистрированного товарного знака ГК РФ Роспатенту не предоставляет. Никакие новые, не раскрытые в возражении заинтересованного лица, основания Роспатент выявлять и оценивать не вправе.
Таким образом, Президиум СИП постановил удовлетворить кассационную жалобу правообладателя товарного знака и, поскольку доводы именно поданного возражения подтверждения не нашли, обязал Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака № 652435 в отношении всех товаров 29 и 30 классов и услуг 43 класса, связанных с услугами заведений общественного питания.
Постановление Президиума СИП от 21.11.2023 здесь