20 октября 2023 года Федеральный суд Австралии вынес решение в споре между кофейными компаниями - Cantarella и Lavazza - и постановил, что компания Lavazza не нарушает права на товарные знаки истца, поскольку товарные знаки истца недействительны и должны быть аннулированы.
Истец, австралийская компания Cantarella, подала иск к итальянской компании Lavazza о нарушении прав на товарные знаки "ORO", зарегистрированные в Австралии, - товарный знак №829098 (2000 год) и товарный знак №1583290 (2013 год). Знаки зарегистриованы для товаров 30 класса (кофе, напитки на основе кофе и т.д.).
Компания Lavazza поставляет в Австралию кофе Lavazza qualitá ORO с 1979 года. С 2017 года Lavazza выпускает данный кофе в новой упаковке.
В исковом заявлении истец утверждал, что ответчик использует слово итальянского языка ORO в качестве товарного знака, идентичного с товарными знаками истцами. Более того, Lavazza использует знак ORO в отношении сходных товаров (кофе). Lavazza возражала против иска и подала встречное исковое заявление об аннулировании товарных знаков истца на том основании, что они не обладают различительной способностью, а значит, не могут быть товарными знаками, а также заявила, что компания Cantarella не может являться правообладателем товарных знаков "ORO".
Суд выяснил, что Lavazza использует современное обозначение ORO на упаковках с кофе с 2016 года. Ответчик утверждал, что данное слово не является товарным знаком, оно используется для описания высокого качества кофе (итал.яз. - золото). Более того, оно используется в сочетании со словом QUALITÁ. Тем не менее, суд пришел к выводу, что данное обозначение занимает центральное положение на упаковке, выполнено ярким и привлекающим внимание шрифтом, совершенно не связано со словами LAVAZZA и QUALITÁ, то есть это самостоятельный, один из доминирующих элементов упаковки, который может выполнять функцию товарного знака. Таким образом, суд пришел к выводу, что ответчик использует обозначение ORO в качестве товарного знака и нарушает права истца на товарные знаки "ORO".
Далее суд перешел к вопросу о правомерности предоставления правовой охраны товарным знакам истца. Lavazza утверждала, что другие производители кофе желают использовал слово ORO для своих товаров. Более того, среднему австралийскому потребителю хорошо известно значение слова ORO, которое обычно употребляется для описания высокого качества товара. Суд сослался на дело Cantarella v. Modena (2014) , в котором был отклонен аргумент ответчика, что словесное обозначение не может выполнять функцию товарного знака, то есть отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя, если несколько производителей хотели бы его использовать для своих товаров. Что касается спорного слова "ORO" в данном деле, суд установил, что оно не является распространенным и общеупотребимым словом в австралийском варианте английского языка, оно не вошло в обиход жителей Австралии, как, например, итальянское слово BRAVO. Товарные знаки "ORO" были зарегистрированы в 2000 и 2013 годах. С уверенностью можно сказать, что австралийские потребители в то время тем более не знали значение слова ORO (золото или высокое качество). Более того, Lavazza представила доказательства, что использует еще и слово GOLD, которое является переводом слова ORO на английский язык. По мнению судьи, это доказывает еще раз, что слово ORO не является распространенным словом в Австралии. Соответственно, обозначение ORO не носит описательный характер и обладает различительной способностью.
Что касается законного правообладания товарными знаками "ORO" суд установил, что вышеуказанные товарные знаки "ORO" являются недействительными и должны быть аннулированы, поскольку обозначение "oro" использовалось в качестве товарного знака до начала их использования истцом. Lavazza предоставила доказательства более раннего использования обозначения LAVAZZA QUALITÁ ORO в отношении кофе, который поставлялся в Австралию. Обозначение размещалось в рекламных объявлениях газет и на счетах. Также были представлены доказательства поставки в Австралию кофе CAFFE MOLINARO ORO до того, как истец начал использовать товарные знаки "ORO" в Австралии 20 августа 1996 года. Суд не принял доказательства в отношении более раннего обозначения LAVAZZA QUALITÁ ORO, установив его описательный характер в отношении кофе. Но суд согласился, что другой итальянский поставщик кофе в Австралию - компания Molinari - использовал обозначение "oro" в качестве товарного знака до того, как истец начал использование своих товарных знаков. Molinari использовала обозначение "ORO" на упаковках кофе, который поставлялся в Австралию еще в 1995 году.
Суд пришел к выводу, что доминирующее расположение, крупный и оригинальный шрифт, которым выполнено слово ORO, свидетельствуют о том, что обозначение ORO, как и товарный знак CAFFE MOLINARI, является самостоятельным товарным знаком на упаковках кофе CAFFE MOLINARI ORO.
В итоге, суд аннулировал товарные знаки истца. Lavazza и другие производители кофе имеют право использовать обозначение ORO в отношении кофе.
Предпринимателям, которые собираются регистрировать товарные знаки в Австралии, необходимо знать и помнить, что Австралия относится к странам "first-to-use", то есть правообладателем товарного знака является тот, кто первым начал его использование. Доказанное более раннее использование может являться препятствием для регистрации сходных товарных знаков другими заявителями, а также основанием для аннулирования уже зарегистрированных товарных знаков.
Решение Федерального суда Австралии от 20.10.2023 на моем сайте