Предприниматель из Москвы обратился в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к другому предпринимателю о запрете использования товарного знака и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Сумма компенсации заявлена истцом в размере 50 000 000 рублей.
Истец является правообладателем товарного знака № 703896 "Кухнимечты", зарегистрированного в 2019 году для товаров 20 класса (различные виды мебели) и услуг 35 класса (в том числе услуги розничной продажи и рекламные услуги).
Истец узнал, что ответчик использовал наименование "Кухни мечты" в отношении кухонной мебели при ее производстве и реализации через розничные и онлайн магазины. До подачи искового заявления истец направил ответчику претензию, в которой предложил прекратить использование комбинированного обозначения со словесным элементом "Кухни мечты" и выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак. Ответчик не отреагировал на претензию, после чего истец подал исковое заявление в суд.
Суд пришел к выводу, что использованное ответчиком словесное обозначение "Кухни мечты" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по визуальному, смысловому, графическому и звуковому признакам и способно ввести потребителей в заблуждение, потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Обозначение "Кухни мечты" использовалось ответчиком в отношении кухонной мебели при ее производстве и реализации, то есть обозначение использовалось для однородных товаров и услуг (мебель и ее реализация). Согласия на использование ответчиком спорного товарного знака истец не предоставлял.
Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
Истец определил компенсацию в размере 50 000 000 рублей.
Обосновывая размер взыскиваемой компенсации - 50 000 000 рублей за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, истец исходил из бухгалтерской отчетности ответчика (декларация за 2021 год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно которой за указанный период общая сумма выручки составила 109 156 016 рублей.
Сумму общей выручки за данный период истец умножил на 2, соответственно, размер компенсации только за нарушение, допущенное ответчиком в 2021 году, подлежащей взысканию, может быть определен в размере 218 312 032 рублей, при этом исходя из принципов справедливости и соразмерности, истец самостоятельно ограничил размер взыскиваемой компенсации 50 000 000 рублей.
Суд запретил ответчику использование комбинированного обозначения со словесным элементом «Кухни мечты» и обязал ответчика выплатить компенсацию в пользу истца в размере 50 000 000 рублей. Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Но с расчетом компенсации не согласился Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП).
СИП разъяснил следующее. Как следует из пункта 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену, то есть при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.
В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.
Таким образом, СИП пришел к выводу, что при расчете компенсации по методологии, закрепленной в пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, суды должны установить стоимость реально существующего (произведенного) товара, на котором было размещено спорное обозначение, что суды первой и апелляционной инстанций не сделали при рассмотрении настоящего дела.
СИП отметил, что сведения о доходе, указанные в налоговой декларации и используемые судами первой и апелляционной инстанций в качестве базы для определения размера компенсации, не содержат информацию о стоимости конкретных товаров. Форма декларации не предусматривает раскрытие данных о количестве реализованного товара, его стоимости и объемах партий. В налоговой декларации отражается доход, поступивший в указанный отчетный период, а не только те денежные средства, которые поступили от производства товаров с использованием спорного обозначения и их реализации. Следовательно, расчет компенсации принятый судом первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, является необоснованным.
СИП передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, которому теперь предстоит определить стоимость реализованных товаров ответчиком, маркированных обозначением, сходным с защищаемым знаком, на основании чего определить размер компенсации. Истец обязан представить расчет компенсации и документы в его обоснование.
Постановление СИП здесь