Предприниматель обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о запрете другому предпринимателю использовать любым способом обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца «VЛAVAШЕ» №822584, «влаваше vlavashe» №728601, «VЛAVAШЕ – ВСЕ ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ-» №863895, в том числе путем их размещения на вывесках, в наружной рекламе, в качестве ключевых слов в рекламе, размещаемой в сети Интернет. Также истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 900 000 рублей.
Истец является основателем крупной сети стрит-фуд кафе «VЛАVАШЕ» в Санкт-Петербурге и Москве. В ноябре 2021 года истец узнал, что в Новосибирске в киоске общественного питания использовалось обозначение «VЛАVАШЕ», идентичное товарным знака истца, также данное название использовалось ответчиком в Интернете. Как утверждал истец, стандарты работы заведения ответчика гораздо ниже уровня работы заведений истца, что может повлиять на репутацию заведений истца.
Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить использование обозначения «VЛАVАШЕ», а также иных производных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, предоставить истцу письменное гарантийное письмо о недопущении использования обозначений «влаваше», «vlavashe», «VЛАVАШЕ»» или сходных с ними в будущем и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 450 тысяч рублей. Но ответчик не отреагировал на требования истца. После этого был подан иск.
В исковом заявлении истец предоставил уточненный расчет компенсации в сумме 900 тысяч рублей. Истец обосновал компенсацию следующим образом.
Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
В подтверждение стоимости права использования комплекса исключительных прав истца, в частности товарных знаков, истец представил один из лицензионных договоров для заведения в Санкт-Петербурге с приложением счетов за выплату роялти и платежных поручений об оплате счетов. По данному договору вознаграждение истца за предоставление права использования комплекса исключительных прав, включающего право на секрет производства и товарный знак No 822584 «VЛАVАШЕ», составляет паушальный взнос (600 000 рублей) и ежемесячный платеж в размере 6 – 7 % от выручки лицензиата. При расчете роялти-платежа стороны исходят из того, что право использования товарного знака равноценно праву использования секрета производства.
Исходя из указанного, истец на основе пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ просил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 900 000 рублей из расчета:
-размер паушального взноса лицензиата за право использования товарного знака: 600 000 (суммарный паушальный взнос за использование права на секрет производства и товарный знак) ÷ 2 = 300 000 рублей;
-размер роялти-платежа за 6 месяцев использования товарного знака: 50 000 (суммарные минимальные роялти) ÷ 2 х 6= 150 000 рублей;
-двукратный размер стоимости права использования товарного знака (300 000 + 150 000) * 2 = 900 000 рублей.
Ответчик не согласился с предъявленными требованиями, считая, что истец не доказал факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца. Суд не принял данный аргумент ответчика - истец предоставил фото вывески «VЛАVАШЕ» на предприятии ответчика, фото заведения ответчика, копию чека заведения ответчика и другие материалы, которые свидетельствует о том, что именно ответчик использовал товарный знак истца в своей предпринимательской деятельности. Для расчета размера роялти истец взял период с мая по ноябрь 2021 года. Вывеска ответчика была сфотографирована в ноябре 2021 года. Факт использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, на вывеске в мае 2021 года ответчиком не оспаривался. Также ответчик не представил доказательств того, что после мая 2021 года вывеска была снята, а впоследствии в ноябре 2021 года была снова размещена на киоске.
Что касается сходства обозначений суд установил, что обозначение ответчика является сходным до степени смешения с товарными знаками истца - фонетически обозначение и товарные знаки сходны, более того, обозначение, использованное ответчиком, выполнено буквами латинского и русского алфавита в такой же последовательности, как и в товарных знаках истца.
Суд разъяснил, что отсутствие графического элемента на вывеске ответчика не исключает тот факт, что обозначение и товарные знаки являются сходными до степени смешения и могут ассоциироваться друг с другом в глазах потребителей. Словесный элемент товарных знаков истца занимает доминирующее положение, поэтому в первую очередь потребители обращают внимание на словесный элемент обозначения. Таким образом, суд пришел к выводу, что обозначение ответчика и товарные знаки истца являются сходными до степени смешения, а словесный элемент вывески ответчика полностью тождественен словесному элементу товарных знаков истца.
Ответчик возразил, что лицензионный договор, на основе которого был произведен расчет компенсации, не может использоваться, поскольку он используется для заведения в Санкт-Петербурге, а заведение ответчика расположено в Новосибирске. Но суд счел, что довод ответчика о невозможности использования данного лицензионного договора, как основы для расчета компенсации, ничем не обоснован. Ответчиком не представлены доказательства того, что на территории Новосибирской области установлены иные цены за предоставление использования аналогичного права на товарные знаки, чем на территории города Санкт-Петербурга, а также не представлены доказательства разницы в социально- экономическом развитии регионов города Санкт-Петербурга и города Новосибирска, рост инфляции, размер цен и уровень доходов населения.
Таким образом, суд запретил ответчику использовать любым способом товарные знаки истца и сходные обозначения, в том числе путем их размещения на вывесках, в наружной рекламе, в качестве ключевых слов в рекламе, размещаемой в сети Интернет, иными способами в сети Интернет в целях продвижения своих услуг, а также обязал ответчика выплатить истцу компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции. Суд кассационной инстанции оставил решение и постановление судов без изменений.
Решение СИП от 9.10.2023 здесь