Отсутствие государственной регистрации не является достаточным основанием для признания прав одной из сторон договора нарушенными

Телеграм-канал

Лео Смарт vs Лео Смарт Авто: использование товарного знака по поручению правообладателя

Фабула:

Между ООО ТСЦ «Лео Смарт» (Истец) и ООО «Лео Смарт Авто» (Ответчик) было заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (договор коммерческой концессии), содержащее условия о передаче прав на товарный знак Истца. Впоследствии Истец был признан банкротом. Конкурсный управляющий Истца обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. По мнению Истца Ответчик был не вправе использовать спорный товарный знак, так как соглашение, в рамках которого передавались права, не было зарегистрировано в Роспатенте. Ответчик требования Истца оспаривал, указывая, что государственная регистрация носит уведомительный характер и в силу этого обязанность по ее осуществлению лежит на правообладателе (на Истце). Кроме того, Ответчик использовал спорный товарный знак только путем демонстрации на своём сайте видеоролика, изготовленного самим Истцом и размещенным по его поручению, исключительно в целях привлечения новых клиентов для Истца.

Вердикт:

Несмотря на то, что в силу пункта 2 статьи 1028 ГК отсутствие государственной регистрации предоставления прав по договору коммерческой концессии влечет признание предоставления прав несостоявшимся, в удовлетворении требований Истца было отказано. Суд сослался на позицию Верховного суда РФ, отраженную в пункте 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и разъясняющую, что обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации. Поскольку согласно пункту 4 статьи 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии применимы правила раздела VII ГК о лицензионном договоре, суд счел, что заключенный между Истцом и Ответчиком договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между ними.

Суд также указал, что Истец понимал необходимость совершения совместных с Ответчиком действий по государственной регистрации прав на использование товарного знака, однако ничего в этой связи не предпринимал, потеряв тем самым право на оспаривание заключенного с Ответчиком соглашения.

Кроме того, товарный знак использовался Ответчиком по поручению и заданию правообладателя (Истца), что в соответствии с пунктом 73 того же Постановления Пленума ВС РФ охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

Суды апелляционной и кассационной инстанций указанные выводы поддержали.

А теперь простыми словами:

Если договор или передача права по договору подлежат государственной регистрации, её отсутствие не является достаточным основанием для признания прав одной из сторон договора нарушенными.
Разрешением правообладателя на использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации другим лицом может быть признано не только заключение лицензионного договора, но и поручение какой-либо деятельности (задание), предполагающее использование такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) для его выполнения.

Судебные акты:

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2023 г. № С01-2485/2022 по делу № А71-15/2022;
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № С01-1472/2022 по делу № А41-50972/2021;
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2022 № С01-2301/2021 по делу № А56-64230/2020.