Рубрика: Цена ошибки
Норма, вызвавшая проблему
Пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса установлено право одной стороны договора требовать через суд его расторжения в случае существенного нарушения договора другой стороной. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Как видно из цитаты, чёткое описание того, что конкретно является существенным нарушением договора, в кодексе отсутствует, и определяется в каждом отдельном случае. Это касается и договоров, опосредующих оборот ИТ-активов, в частности, лицензионных договоров.
Также зачастую бывает, что некоторые обстоятельства, которые одной стороной воспринимаются как существенное нарушение договора, не кажутся таковыми другой стороне. Это приводит к спорам, которые попадают на рассмотрение судов.
При этом в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора лицензиат может только применительно к лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) при условии, что такой договор заключён без указания срока действия (пункт 2 статьи 1469 Гражданского кодекса).
Суть ошибки
Компания теплового хозяйства (лицензиат, плательщик по договору) обратилась в суд с требованием о расторжении лицензионного договора на использование изобретения [способ использования нагревательного устройства].
В качестве обоснования своего требования лицензиат сослался на то, что лицензионный договор заключался с целью получения предприятием лицензиата дополнительного тепла, выработанного в результате применения изобретения, и экономии топлива (газа). При этом, заключая договор, лицензиар (ответчик, правообладатель изобретения) декларировал, что изобретение позволяет преобразовывать энергию для получения тепла и регулировать передачу тепла потребителю, а также приводит к экономической эффективности, которая фактически отсутствует. В связи с этим ответчик существенно нарушил указанное условие договора.
Более того, данное изобретение в принципе не может приводить к достижению реальной экономической эффективности, экономический эффект является расчетным, формальным, основанным на обмане приборов учета. Кроме этого, использование изобретения приводит к появлению кавитации, что стало причиной износа оборудования предприятия, а также снижения реального вырабатываемого тепла.
Как видится, лицензиат был вынужден обращаться в суд именно с таким требованием, поскольку в отличие от других типов договоров (например, оказания услуг, выполнения работ), сторона, выступающая потребителем (получателем) активов, не может выйти из лицензионного договора в одностороннем (досрочном) порядке кроме как по основанию нарушения его другой стороной (плюс указанное выше, не применимое к данному случаю основание).
Однако, приведённая аргументация лицензиата (истца) не может быть признана в качестве подтверждения существенного нарушения договора лицензиаром.
Позиции судов
Как установили суды всех инстанций (в том числе после проведения комиссионной экспертизы (мнения экспертов по которой разошлись и ими было сделано два разных заключения)), доводы истца, по сути, сводятся к оспариванию наличия условий патентоспособности переданного ему изобретения. Однако патент на изобретение был действующим, в установленном законом порядке его действительность не оспорена, лицензионный договор и приложения к нему также зарегистрированы в установленном законом порядке, формула изобретения включает в себя и способ эксплуатации нагревательного устройства.
Утверждение истца об отсутствии в действительности экономического эффекта от изобретения, декларированного ответчиком при заключении договора, опровергается поведением самого истца, исполнявшего договор в течение длительного времени, с сентября 2007 г. по май 2011 г.
При этом доказательств, подтверждающих, что ответчик существенно нарушил лицензионный договор, истец не представил, в связи с чем оснований для его расторжения по пункту 2 статьи 450 ГК РФ не имеется.
Выводы / предложения
1. Поскольку законом право лицензиата на досрочное расторжение лицензионного договора не установлено, данное право (стороне – лицензиату) лучше включать в положения договора при его подготовке и подписании.
2. В то же время, как видится, причина возникшего спора могла быть обусловлена другими обстоятельствами. В судебных актах отмечено, что в течение довольно длительного периода времени (с 2007 по 2011 год) лицензиат платил по договору, не предъявляя требований, выдвинутых в рамках рассматриваемого дела. Более того, между сторонами ранее уже был спор по платежам в рамках договора (лицензиар взыскивал лицензионные платежи в рамках другого судебного дела № А11-3804/2013), закончившийся в пользу правообладателя (лицензиара).
При этом, с учётом того, что в ЕГРЮЛ примерно в этот период были внесены записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на предприятии поменялся генеральный директор и произошла «ревизия» принятых ранее решений, в частности, приведшая к оспариванию заключённого ранее лицензионного договора (который, возможно, и в действительности не приносил лицензиату декларированный производственных и экономических эффектов, но управленческое решение было принято).
Как видно на текущий момент, предприятие признано банкротом и находится в стадии конкурсного производства (крайняя стадия в делах о банкротстве). Видимо, спор явился попросту проявлением уровня управления предприятием, приведшего к его несостоятельности.
Судебные акты
- Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2014 по делу № А40-108333/2013;
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2015 по делу № А40-108333/2013;
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 по делу № А40-108333/2013;
- Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.03.2016 по делу № А40-108333/2013.