Найти в Дзене

Лицензиат v. Лицензиар: отсутствие экспертизы доли государства как основание для неуплаты лицензионного платежа

Телеграм-канал Фабула Уральский завод транспортного машиностроения (лицензиар) обратился в суд с иском к ФГБУ «ФАПРИД» (лицензиат) об отмене части лицензионных платежей по договору, так как их размер был установлен ФГБУ «ФАПРИД» без определения доли государства в правах на интеллектуальную собственность. Обязательная экспертиза по определению доли государства в правах на интеллектуальную собственность ответчиком не проводилась.
Вердикт Изначально судом первой инстанции была поддержана позиция истца, однако в дальнейшем это решение было отменено. Отменяя решение суда первой инстанции вышестоящие суды исходили из того, что толкование заводом норм материального права таким образом, что доля Российской Федерации должна определяться исходя из используемых в продукции прав, принадлежащих Российской Федерации, является ошибочным.
Доводы завода, по сути, сводились к тому, что лицензионный платеж должен исчисляться исходя из процента используемых прав, однако, как отмечено судами, при заключе

Телеграм-канал

Фабула

Уральский завод транспортного машиностроения (лицензиар) обратился в суд с иском к ФГБУ «ФАПРИД» (лицензиат) об отмене части лицензионных платежей по договору, так как их размер был установлен ФГБУ «ФАПРИД» без определения доли государства в правах на интеллектуальную собственность. Обязательная экспертиза по определению доли государства в правах на интеллектуальную собственность ответчиком не проводилась.

Вердикт

Изначально судом первой инстанции была поддержана позиция истца, однако в дальнейшем это решение было отменено. Отменяя решение суда первой инстанции вышестоящие суды исходили из того, что толкование заводом норм материального права таким образом, что доля Российской Федерации должна определяться исходя из используемых в продукции прав, принадлежащих Российской Федерации, является ошибочным.

Доводы завода, по сути, сводились к тому, что лицензионный платеж должен исчисляться исходя из процента используемых прав, однако, как отмечено судами, при заключении лицензионного договора платеж определяется исходя из передаваемых, а не используемых прав. Суды также обратили внимание, что независимо от того, в полном или не в полном объеме использованы в продукции права на интеллектуальную собственность, принадлежащую Российской Федерации, расчет платежей производится исходя от переданных, а не от использованных прав.

А теперь простыми словами
Размер лицензионного платежа зависит от того, что включает лицензия (объема переданных прав), а не от того, каким образом её используют.

Судебные акты

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2017 по делу № А40-96686/2015
-
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2019 № С01-20/2019 по делу № А35-114/2018
-
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2018 N С01-766/2018 по делу № А63-11422/2017