Заключая договор, стороны добровольно соглашаются ограничить себя определенными договорными условиями, принять ряд обязанностей и получить по договору отдельные права.
Выход за пределы договорных условий – это одна из форм нарушения права. В данной статье рассмотрены только те случаи нарушения договорных условий, которые напрямую связаны с выходом за пределы согласованного сторонами объема использования интеллектуальной собственности (ИС).
К наиболее распространенным случаям превышения пределов договора о распоряжении исключительным правом относятся такие противоправные действия:
- использование ИС способами, не предусмотренными договором;
- использование ИС за пределами срока/территории действия договора;
- превышение согласованного объема производства товаров с использованием ИС и некоторые другие.
Более предметно такие нарушения могут представлять собой, например, использование программного обеспечения/базы данных большим количеством пользователей, чем предусмотрено лицензией; производство товаров, маркированных товарным знаком, в количестве, превышающем согласованный договором объем; открытие дополнительных предприятий (кафе, магазинов, салонов), несогласованных договором коммерческой концессии, использование товарного знака за пределами разрешенных способов (например, не только для маркировки товаров, но в сети интернет, доменном имени), а также иные случаи нарушения.
По своему правовому характеру и последствиям нарушения выход за пределы лицензионного договора приравнивается к нарушению исключительного права, которое совершается при отсутствии договорных отношений между нарушителем и правообладателем. В таких случаях, согласно ст. 1237 ГК РФ, правообладатель может применять меры ответственности, предусмотренные самим договором, а также использовать способы защиты, аналогичные тем, которые применяются при нарушении исключительных прав, т.е. требовать:
- прекратить нарушение;
- уничтожить контрафактный товар;
- возместить убытки или выплатить денежную компенсацию (ст. 1252, 1301, 1406.1, 1515 ГК РФ).
При этом следует учитывать правило о соотношении убытков и неустойки, предусмотренное ст. 394 ГК РФ, и разъяснения ВС РФ по аналогичной ситуации, когда вместо убытков взыскивается денежная компенсация*. Таким образом закон дает правообладателю возможность выбрать наиболее эффективные способы защиты при использовании интеллектуальной собственности за пределами лицензионного договора. Например, правообладатель вправе потребовать выплаты договорной неустойки и соразмерного объему незаконного использования ИС платежа (т.е. за пределами лицензии), исходя из согласованного в договоре размера лицензионного платежа (роялти). Так, в деле А71-243/2022 за неправомерное открытие второй торговой точки – пекарни, суд на основании договора присудил в пользу истца 125 тысяч рублей в качестве единовременного платежа за открытие второй пекарни, 375 тысяч рублей в качестве вознаграждения (роялти), которое должен был получить истец по договору.
В деле А40-101650/2020 владелец исключительного права на программное обеспечение для управления бортовым мультимедийным порталом c функцией Wi-Fi – кинотеатр – использовал способ защиты, предусмотренный законом (ст. 1301 ГК РФ), а не договором, и взыскал с ответчика денежную компенсацию 797 тысяч рублей в связи с тем, что последний продолжил использовать программу после уведомления об одностороннем расторжении лицензионного договора.
Также существуют примеры дел, где правообладатель успешно применил оба способа защиты нарушенного исключительного права, т.е. просил применить меру ответственности по договору и меру ответственности по закону. Например, в деле А63-14703/2021 суд взыскал по требованиям правообладателя неустойку в размере 250 тысяч рублей и компенсацию в аналогичном размере, как меру ответственности за нарушение права на товарный знак по ст. 1515 ГК РФ, связи с тем, что лицензиат продолжил использовать товарный знак в Интернете по окончании действия лицензионного договора.
Подводя итог, можно констатировать, что закон и сформировавшаяся судебная практика устанавливают жесткие меры ответственности и эффективные способы защиты права интеллектуальной собственности, в том числе в случаях, когда нарушение представляет собой выход за пределы, установленные лицензионным договором.
*См. п. 41 Постановления Пленума ВС ФР №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».