К нам обратился известный российский производитель продуктов питания. В связи с выходом на рынок Казахстана ему было необходимо зарегистрировать там свой товарный знак. Как оказалось, несколько лет назад идентичный знак уже был зарегистрирован одной казахстанской компанией.
В ходе переговоров правообладатель товарного знака предложил клиенту заключить лицензионный договор на крайне невыгодных условиях. После отказа приобрести лицензию последовали попытки блокировки поставок российской продукции. Перед клиентом повисла угроза полной потери казахстанского рынка.
Какие действия мы предприняли?
Мы рассматривали две стратегии оспаривания товарного знака казахстанской компании:
- Признать действия оппонента недобросовестной конкуренцией.
- Аннулировать товарный знак по основанию его неиспользования правообладателем.
Мы провели анализ деятельности казахстанской компании и выяснили, что часть их бизнеса – регистрировать чужие бренды с целью последующей перепродажи или лицензирования. Но этого было недостаточно для подготовки убедительной позиции по делу о недобросовестной конкуренции. В то же время были основания полагать, что захватчик не использовал товарный знак нашего клиента на протяжении трех лет с момента регистрации. Поэтому мы решили начать подготовку дела о прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.
До обращения с иском мы подали заявку на товарный знак на имя клиента и собрали доказательства, свидетельствующие о том, что товарный знак действительно не использовался. Мы провели маркетинговые исследования рынка продуктов питания и запросили информацию у органов, осуществляющих регулирование в области пищевой промышленности.
В результате рассмотрения судебного дела нам удалось полностью аннулировать спорный товарный знак и устранить препятствия на пути заявки на товарный знак нашего клиента. В итоге клиент получил охрану своего бренда и смог возобновить поставки продукции на рынок Казахстана.
Подобных захватов товарных знаков можно избежать, если:
- Своевременно регистрировать ключевые элементы бренда как в России, так и других странах планируемого присутствия.
- Проводить мониторинги с целью выявления пиратских заявок, и предотвращать предоставление им правовой охраны.