Пожалуй, самым важным этапом в регистрации товарного знака является прохождение экспертизы заявленного обозначения по существу. На этом этапе эксперты Роспатента проверяют обозначение на охраноспособность и сравнивают заявленный знак с товарными знаками других правообладателей. Решение по такой экспертизе можно ждать до 12 месяцев, но случается и так, что после долгого ожидания приходит не заветное решение о регистрации, а «уведомление о результатах проверки обозначения требованиям законодательства» или предварительный отказ в защите.
Что делать если Роспатент отказал в регистрации?
Возможно ли преодолеть предварительный отказ?
Да! Для этого необходимо внимательно посмотреть на причины отказа и проанализировать ситуацию.
Причины, по которым Роспатент может выслать уведомление содержаться в ст. 1483 ГК РФ. Самые частые причины отказа это:
- Наличие неохраняемых элементов, не указанных заявителем в графе 526 заявки. Это могут быть термины, свойства товара или описание услуг и др.)
- Сходство с товарными знаками других лиц
- Наличие элементов, способных ввести в заблуждение потребителя
1. Наличие неохраняемых элементов
Первая причина в целом не препятствует регистрации товарного знака, только если заявленное обозначение содержит другие элементы, позволяющие идентифицировать товары или услуги.
Например: словесный товарный знак «магазин одежды Лилия» - является охраноспособным, но слова «магазин одежды» будут признаны неохраняемым элементом, как указание на услуги по продаже одежды. Если бы обозначение состояло бы только из слов «магазин одежды» - спасти такой товарный знак невозможно, Роспатент откажет в регистрации товарного знака.
Но, если это же обозначение содержится в комбинированном товарном знаке, знак будет являться охраноспособным.
Например, товарный знак No 244454 ( Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Декольте"). Если на подобный товарный знак экспертиза высылает уведомление о невозможности зарегистрировать товарный знак ввиду наличия неохраняемых элементов – смело можно писать ответ на уведомление и доказывать, что такой знак является охраноспособным, поскольку содержит отличительную часть – изобразительный элемент в виде слона. В этом случае вынесение всех слов и цифр в неохраняемые элементы не будет препятствовать регистрации товарного знака.
2. Сходство с товарными знаками других лиц
Следующая причина отказа – сходство с товарными знаками других лиц.
На что следует обратить внимание при таких противопоставлениях:
- Классы МКТУ, в которых испрашивается правовая охрана;
если классы МКТУ совпадают только в части – возможно отказаться от некоторых товаров или услуг и зарегистрировать товарный знак на оставшийся перечень. - Доказательства сходства по трем признакам: звучание, графика и смысл
Здесь следует доказывать совокупность отличий, которые дают качественно иное восприятие обозначения с привидением примеров похожих регистраций. - Проверка конкурента: правообладателя противопоставленного товарного знака следует проверить на дееспособность: возможно, он прекратил свою деятельность. В этом случае нужно уведомить об этом Роспатент и запросить регистрацию знака.
- Запрос письма-согласия у правообладателя противопоставленного знака.
Здесь следует помнить, что письмо-согласие на тождественные товарные знаки не принимается, так как потребителя можно ввести в заблуждение относительно производителя товаров. Такое письмо можно запросить только на знаки, сходные до степени смешения.
3. Введение потребителя в заблуждение
Третья часто встречающаяся причина предварительного отказа – введение потребителя в заблуждение.
Здесь возможно использовать два пути:
- Приведение доказательств, подтверждающих законность такого расположения (разъяснение деятельности правообладателя, предоставление документов, которые могут опровергнуть такое предположения Роспатента)
- Исключение таких обозначений – если обозначения не занимают доминирующего положения, элемент можно исключить из изображения и выслать Роспатенту новый вариант своего обозначения. На практике уже возникали такие случаи, например:
Соавтор статьи Ведущий юрист ООО "Надежный Деловой Партнер" Видякина Татьяна Александровна.
Работа после подачи заявки на регистрацию не проста, лучше обратиться к специалистам. За бесплатной консультацией пишите в Telegram по всем вопросам!
Или звоните 8 (800) 600-05-36
Если вам понравилась статья, подписывайтесь на мой канал в Яндекс Дзен. Дальше будет много полезного и интересного о юриспруденции и бухгалтерии!
Также подписывайтесь на мой Telegram канал! Там еще больше полезного контента и разбор новостей!
До скорых встреч!
Читайте также: