15 декабря 2021 года Европейский Суд первой инстанции (далее - суд) рассмотрел дело с участием итальянского обувного бренда Pollini, который подал возражение против регистрации товарного знака COLLINI. В этом деле был рассмотрен вопрос не только о сходстве товарных знаков. Суд также должен был решить, обязан ли правообладатель более раннего товарного знака доказывать его использование.
Заявка на регистрацию изобразительного товарного знака COLLINI была подана в патентное ведомство ЕС 19 сентября 2016 года, в том числе для товаров 18 и 25 класса (сумки и одежда). В заявленном обозначении буква O выполнена в виде стилизованного изображения лисы. Против регистрации данного знака было подано #возражение от имени итальянского бренда #Pollini, правообладателя одноимённого товарного знака, который заявил о том, что знаки сходны до степени смешения. Возражение было подано на основе товарного знака POLLINI, зарегистрированного в Италии в 1972 году для товаров 18 и 25 классов.
Изначально данный спор рассматривался Отделом возражений патентного ведомства ЕС, который пришел к выводу, что знаки не являются сходными. Данное решение было оспорено в Апелляционном Совете, который не согласился с выводом о несходстве знаков и, наоборот, решил, что #товарные знаки сходны до степени смешения и вернул дело на новое рассмотрение в Отдел возражений с требованием провести полную оценку вероятности сходства знаков, которая включала и оценку доказательств об использовании товарного знака POLLINI. На решение Апелляционного Совета была подана апелляция в Европейский Суд первой инстанции.
Перед судом возник вопрос - принял ли Апелляционный Совет правильное решение, обязав Отдел возражений оценить доказательства об использовании товарного знака POLLINI. Дело в том, что в соотвествии с законодательством ЕС доказывать использование товарного знака требуется не всегда. Согласно сложившейся судебной практике ЕС, если между спорными товарными знаками не существует сходства и вероятности смешения, вопрос об использовании более раннего товарного знака не должен рассматриваться. Тем не менее, доказательства об использовании более раннего знака должны быть предоставлены и оценены, если между знаками существует даже минимальная степень сходства. Руководство патентного ведомства ЕС устанавливает, что оценка доказательств об использовании не требуется, если результат оценки никак не повлияет на итоговое решение по возражению. Итак, оценка доказательств об использовании требуется тогда, когда между знаками действительно может быть конфликт и введение сходного знака на рынок создаст в будущем проблемы и правообладателям, и потребителям. Неиспользование более раннего знака может привести к его аннулированию, а это откроет дорогу на рынок товарному знаку, который будет использоваться.
Самым известным прецедентом по данному вопросу является решение Европейского Суда от 2018 года с участием mobile.de, согласно которому вопрос о доказательстве использования более раннего товарного знака должен быть рассмотрен до вынесения решения по возражению.
Согласно ст. 71(1) Регламента 2017/1001 Апелляционный Совет имеет право исполнить полномочия органа, принявшего решение (то есть самостоятельно оценить доказательства об использовании), или вернуть дело в данный орган на дальнейшее рассмотрение. Установив вероятность смешения товарных знаков POLLINI и COLLINI, Апелляционный Совет вернул дело на дальнейшее рассмотрение в Отдел возражений, обязав его предварительно провести оценку доказательств об использовании товарного знака POLLINI.
Суд согласился с решением Апелляционного Совета об ошибочном решении Отдела возражений, который не установил сходство знаков, и возвратом спора на дальнейшее рассмотрение в Отдел возражений, который предварительно, до вынесения основного решения, должен рассмотреть и оценить доказательства об использовании итальянского товарного знака POLLINI. Также суд объяснил, что Руководство патентного ведомства ЕС устанавливает отсутствие необходимости оценивать доказательства об использовании, если отсутствует сходство знаков. Но в данном деле вероятность сходства товарных знаков существует, соотвественно, оценка доказательств должна быть произведена до вынесения решения по возражению, как и устанавливает судебная практика ЕС.
Далее суд перешел к рассмотрению вопроса о сходстве товарных знаков и опять согласился с решением Апелляционного Совета, который в отличие от Отдела возражений, пришел к выводу о существовании сходства товарных знаков. Суд отметил, что между знаками существуют различия - разные первые буквы, изображение лисы в виде буквы О в товарном знаке COLLINI. Оставшийся элемент -ollini является идентичным, несмотря на букву О в виде лисы в знаке COLLINI, поскольку потребители будут воспринимать изображение лисы как букву О.
Таким образом, суд пришел к выводу, что знаки фонетически и визуально являются сходными, и существует вероятность смешения заявленного обозначения COLLINI с товарным знаком POLLINI. Апелляция на решение Апелляционного Совета не была принята. Отделу возражений предстоит еще раз рассматривать данный спор, но уже с предварительной оценкой доказательств об использовании товарного знака POLLINI.