Поговорим сегодня, как вы уже поняли из названия, о товарных знаках, а именно, когда использование чужого товарного знака может считаться нарушением👇
Установление сходства товарных знаков в России осуществляется судом по результатам сравнения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) по своему внутреннему убеждению (п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
В США для этого есть Rogers test, у которого очень интересная история. Итак, все началось с дела Rogers v. Grimaldi, благодаря которому сформировался принципиальный подход к определению обстоятельств, при которых использование чужого товарного знака в других произведениях может считаться нарушением.
Погрузимся в само дело для лучшего понимания такого теста. Роджерс и Фред Астер были самым известным голливудским степ-дуэтом еще в 30х – 50х годах.
Джинджер Роджерс утверждала, что название фильма «Джинджер и Фред» нарушает Закон Лэнхема (основной федеральный закон о товарных знаках в США) в части использования её имени в названии фильма, и подала иск к создателям фильма.
Обозначением в данном деле было имя Джинджер, которое охранялось как right of publicity. Right of publicity предоставляет правовую охрану имени, образа или других идентифицирующих черт личности и вытекает из принципов общего права и ряда статутов. Но запрет на использование обозначений, противоречит первой поправке к Конституции США. Плюс ко всему первая поправка гарантирует, что Конгресс не примет законов, ограничивающих свободу слова.
Таким образом, для разрешения спора важно было найти баланс между общественным правом на свободу слова и правом на охраняемое обозначение (имя истца).
Окружной суд вынес решение в пользу ответчиков. Второй округ признал коммерческий характер многих художественных произведений и решил разрешить конфликт между свободой слова, гарантированной Первой поправкой, и частным правом правообладателя охраняемого обозначения, конкретизировав Закон Ланхама.
Применяется он, если:
а) название не имеет никакого художественного отношения к самому произведению или имеет минимальное отношение к такому произведению;
б) если название явно вводит в заблуждение относительно источника происхождения произведения.
Так родился тест Роджерса, позже он начал применяться не только к заголовкам произведений, но и к их содержанию.
А теперь перейдем к примерам👇
Jack Daniel’s vs производитель игрушек для собак
Компания Jack Daniel’s Properties Inc. подала в Верховный суд ходатайство об отмене решения Апелляционного суда США по Девятому Округу, разрешившего компании-ответчику продавать игрушки для собак в форме бутылок виски, по форме напоминающих те, которые производит истец.
Суд апелляционной инстанции постановил, что жевательная игрушка для собак, которую производила компания VIP Products LLC, не нарушает интеллектуальные права Jack Daniel’s Properties Inc. Апелляция решила, что такое производство соответствует «тесту Роджерса».
E.S.S. entertainment (ESS) vs ROCK STAR videos (ROCK STAR)
ROCK STAR – известная игровая студия, создатель серии игр GTA. В виртуальном мире присутствуют заведения, чьи названия являются либо пародией на реально существующие заведения, либо вымышленными, в том числе магазины, оружейные лавки, казино и стриптиз-клуб «Pig Pen».
ESS владеет стриптиз-клубом «Play Pen» и считает, что право на наименование этого заведения было нарушено, ввиду размещения в виртуальном мире GTA San Andreas клуба «Pig Pen». В первой инстанции ESS отказали в иске. Девятый округ применил двухуровневый тест Роджерса к данному делу и по его итогам отказал в апелляционной жалобе.
Данный тест имеет краеугольное значение для рассмотрения вопроса о нарушении прав на товарные знаки в произведениях в США.