Спор между компаниями Fashioneast Sarl и Moschillo Srl по поводу товарного знака Rich John Richmond является следствием разрыва отношений между дизайнером Джоном Ричмондом и компанией Akkurate Ltd во главе с президентом Саверио Москилло. До 2015 года владельцами бренда John Richmond являлись сам дизайнер и комапния Akkurate Ltd., которой принадлежало 50% бренда. В 2015 году Джон Ричмонд объявил о расхождении взглядов по поводу развития бренда с главным держателем акций Саверио Москилло и о покупке бренда люксембургской компанией Fashioneast.
Саверио Москилло попытался сохранить право на товарный знак Rich John Richmond, но в 2016году суд Милана встал на защиту дизайнера и оставил за ним право на использование своего имени. Суд запретил Саверио Москилло и его компании Moschillo Srl использовать логотипы бренда John Richmond, в том числе товарные знаки John Richmond и Richmond. Но на этом история раздела бренда John Richmond не заканчивается, а только начинается.
Итак, товарный знак RICH JONH RICHMOND был зарегистрирован в качестве товарного знака Европейского Союза 27 февраля 2011 года для товаров 3, 9, 14, 18 и 25 классов. После разрыва отношений между прежними владельцами правообладателем знака стала компания Fashioneast Sarl. Проиграв в суде Милана, Maschillo Srl подали заявление об аннулировании данного знака в отношении всех зарегистрированных товаров в патентное ведомство ЕС. Основание - неиспользование знака правообладателем.
Использование товарного знака это не только право правообладателя, но и его обязанность. Неиспользование знака может привести к аннулированию регистрации и соответственно к потере права на товарный знак. Как правило, любое лицо по истечение определенного срока с момента регистрации имеет право подать заявление об аннулировании, и, чтобы сохранить за собой право на товарный знак, правообладателю придется доказать использование знака. Статья 51(1)(а) Постановления ЕС № 207/2009 (далее - Постановление) разрешает при отсутствии веских причин аннулировать регистрацию на товарный знак, если знак не используется непрерывно в течение 5 лет в отношении товаров или услуг, для которых он зарегистрирован.
Именно этим правом воспользовались Maschillo Srl, а Fashioneast пришлось доказывать использование знака. Тем не менее, 29 апреля 2019 года регистрация на данный знак была аннулирована в полном объеме со дня подачи заявления об аннулировании. Fashioneast подали апелляцию на данное решение, но Ведомство подтвердило аннулирование, объяснив, что согласно предоставленным доказательствам спорный знак используется не в том виде, в каком он зарегистрирован, соответственно, рассматривать сроки использования и как интенсивно использовался знак не имеет смысла.
Fashioneast подали иск о признании решения ведомства ЕС незаконным в суд ЕС. В исковом заявлении Fashioneast не отрицали тот факт, что предоставленные доказательства об использовании знака не подтверждают использование знака именно в том виде, в каком он зарегистрирован. Ни одно из доказательств не подтверждало совместное использование элементов "rich" и "john richmond", оба элемента использовались отдельно друг от друга. Тем неменее, вышеуказанная статья Постановления устанавливает, что использование знака в ином виде, не изменяющем его главных элементов, также может считаться использованием знака. Именно на это положение Постановления ссылались Fashioneast в защиту своего права на спорный товарный знак.
В решении от 14 июля 2021 года суд объяснил, что действительно в некоторых случаях использование знака в ином виде, чем в котором он зарегистрирован, может считаться использованием. Такое послабление допустимо, если не меняются доминирующие элементы знака, знак сохраняет свой различительный характер, и измененный знак может считаться эквивалентом зарегистрированного. Для того, чтобы решить, является ли использование измененного знака использованием зарегистрированного, суд должен был установить, насколько существенно были изменены главные и различительные элементы знака.
Итак, Fashioneast предоставили доказательства об использовании двух обозначений - "rich" и "RICHMOND". Суд согласился с мнением ведомства, что в зарегистрированном знаке элемент "rich" играет главную роль - он выполнен оригинальным шрифтом, имеет больший размер и занимает доминирующее положение в знаке. Элемент "JOHN RICHMOND" также имеет важную роль в знаке - это имя дизайнера, он также выполнен оригинальным шрифтом и занимает значительную часть знака по длине. Соответсвенно, все три элемента имеют важную роль в знаке, отсутствие одного из них может значительно изменить восприятие знака. Даже если предположить, что активно используются два элемента знака "rich" и "richmond", использование не менее важного элемента "john" не доказано. Более того, элемент "rich" выполнен жирным шрифтом заглавными буквами в черном цвете и расположен над элементом "john richmond", выполненным более тонкими буквами меньшего размера. Оба элемента расположены очень близко друг другу, что подчеркивает их неразрывный характер в знаке. На этом основании суд сделал вывод, что отдельное использование элементов "rich" и "richmond" иполное отсутствие элемента "john" меняют восприятие знака в целом. Даже отдельное расположение элементов "rich" и "richmond" на различных частях одного изделия не может считаться незначительным измененим и быть признано использованием зарегистрированного знака.
Также суд не принял в качестве доказательства использования знака два лицензионных договора, которые были заключены еще в 2009 году до того, как спорный знак был зарегистрирован в 2011 году. По условиям договора в использование передавались права на любые знаки, имеющие отношение к бренду JOHN RICHMOND. Договор не содержал условий о передаче права на конкретный знак "RICH JOHN RICHMOND". Более того, были предоставлены доказательства об использовании лицензиатом только элемента "RICH".
В итоге, суд отконил иск. Знак аннулирован. Правообладателям товарных знаков в ЕС стоит помнить, что использование отдельных элементов знака не всегда может считаться использованием знака, что может привести к его потере.