В октябре 2020 года владелица онлайн-бутика недорогой женской одежды в Испании подала заявку на регистрацию комбинированного товарного знака Sarah Fleur для товаров 25 класса (одежда, ремни, шляпы, обувь, платки, головные платки) в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (далее - EUIPO). Вскоре против регистрации данного знака было подано возражение от имени компании Inditex, владельца бренда ZARA.
Inditex просил отказать в регистрации заявленного обозначения на основании статей 8(1)(b) и 8(5) Постановления Европейского Парламента и Совета ЕС 2017/1001, в которых указаны основания для отказа в регистрации заявленному обозначению на основе сходства с более ранним знаком и сходства со знаком, который обладает репутацией в ЕС. Таким более ранним товарным знаком, по заявлению Inditex, является товарный знак ЕС № 112755 для обозначения ZARA.
EUIPO выносит решение об отказе в регистрации знака на основе статьи 8(5), если устанавливаются все три условия:
- знаки являются идентичными или сходными;
- более ранний знак обладает репутацией до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, причем на территории и в отношении товаров, которые указаны в возражении;
- существует риск причинения ущерба, то есть использование спорного знака приводит к незаслуженному преимуществу и может отрицательно сказаться на различительной способности или репутации более раннего знака.
Поскольку спорный товарный знак был заявлен в EUIPO 23 октября 2020 года, Inditex предстояло доказать, что товарный знак ZARA был известен значительной части потребителей Европейского Союза до данной даты.
В качестве доказательств репутации товарного знака ZARA в ЕС Inditex предоставил статьи из различных СМИ, в которых бренд ZARA позиционируется в качестве бренда с мировой популярностью, известные рейтинги брендов, рекламные кампании в социальных сетях, опросы, проведенные в нескольких странах Европы, предыдущие судебные решения, согласно которым товарный знак ZARA признан знаком с репутацией. В итоге, Отдел возражений EUIPO пришел к выводу, что товарный знак ZARA обладал репутацией в ЕС до 23 октября 2020 года.
Далее Отдел возражений должен был сравнить товарные знаки. Визуально в знаках совпадает только последовательность из трех букв "ARA", сами обозначения содержат различное количество букв, спорный знак содержит еще и второй словесный элемент - Fleur, также обозначения выполнены различными шрифтами, и спорный знак содержит изобразительный элемент. На этих основаниях Отдел возражений EUIPO пришел к выводу, что визуально знаки разные. Что касается фонетического сходства, Отдел возражений EUIPO признал низкую степень сходства, поскольку словесные элементы могут произноситься носителями разных языков по-разному, тем не менее, все одинаково буду произносить элемент "ARA". Концептуально знаки были также признаны разными - слова ZARA и Sarah для одной части потребителей могут означать женские имена с совершенно разным происхождением, для других не иметь никакого смысла. В спорном знаке потребители больше внимания будут обращать на изобразительный элемент.
Поскольку Отдел возражений EUIPO установил низкую степень, но все-таки сходства знаков, с точки зрения фонетики, необходимо было исследовать еще и наличие риска причинения ущерба, или иными словами, установить, возникает ли у потребителей ассоциация между знаками. Несмотря на сходство товаров, для которых предназначены знаки, - одежда, обувь, головные уборы - знаки в целом разные, учитывая вышеизложенные критерии. Более того, визуальный критерий очень важен для товарных знаков, которые используются для одежды, и в данном случае визуально знаки разные. Отдел возражений EUIPO пришел к выводу, что у потребителей вряд ли возникнет ассоциация с товарным знаком ZARA, если они увидят спорный знак Sarah Fleur.
Таким образом, отказать в регистрации обозначения Saah Fleur на основании статьи 8(5) невозможно, поскольку не установлены все три критерия.
После этого Отдел возражений EUIPO должен был решить, возможен ли отказ в регистрации на основе статьи 8(1) о сходстве знаков до степени смешения. Вероятность смешения знаков существует тогда, когда существует риск, что потребители могут предположить, что товары или услуги, маркированные соответственными знаками, имеют одинаковый источник происхождения, то есть производителя, или их производители имеют экономическую связь. Для установления вероятности смешения знаков учитываются различные факторы, в том числе сходство самих знаков, их различительная способность, в отношении каких товаров или услуг они используются. Используя ранее проведенное сравнение знаков, Отдел возражений EUIPO пришел к выводу, что между знаками не существует вероятности смешения. Несмотря на то, что они используются для идентичных товаров, визуально, фонетически и концептуально они разные. Как уже Отдел возражений EUIPO указывал, когда речь идет об одежде, крайне важно визуальное сходство знаков, которого в данном случае нет. Таким образом, оснований для отказа в регистрации заявленному обозначению Sarah Fleur на основе статьи 8(1) тоже нет.
А вот у Inditeх есть 2 месяца для подачи апелляции на решение Отдела возражений EUIPO, но вряд ли в данном случае стоит продолжать борьбу. Знаки действительно совершенно разные и не вызывают никакой ассоциации друг с другом.