Согласно п.3.1.4. "Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ" 3.1.4. "в целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов”.
На практике пользователи доменных имен не всегда следуют данной рекомендации, а в некоторых случаях умышленно ее нарушают.
В 2011 году известный австрийский ювелирный дом FREY WILLE, специализирующийся на изделиях из эмали в сочетании с драгоценными металлами, обратился с иском в Арбитражный Суд Московской области о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак в доменном имени в сети Интернет.
FREY WILLE является правообладателем международного товарного знака «FREY WILLE» № 824396 для товаров 14 класса, а именно «изделия из драгоценных металлов или с покрытием из драгоценных металлов, ювелирные изделия, в частности, с эмалевой отделкой, кулоны, кольца, браслеты и серьги».Товарный знак зарегистрирован 25.08.2003 г.
Ответчик зарегистрировал доменное имя free-wille.ru и подключил его к вебсайту, на котором предлагались к продаже аналоги украшений FREY WILLE. На сайте незаконно использовался товарный знак FREY WILLE.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что знак FREY WILLE и обозначение free-wille.ru являются сходными до степени смешения. Ответчик, не обладая какими-либо правами в отношении сходного до степени смешения товарного знака «FREY WILLE», зарегистрировал домен free-wille.ru и использовал его для рекламы и продажи однородных товаров (ювелирных украшений), что является нарушением прав истца на охраняемый в РФ товарный знак (п.3 ст.1484 ГК РФ).
Суд признал действие ответчика актом недобросовестной конкуренции, запретил ответчику использовать обозначение free-wille в доменном имени free-wille.ru, обязал безвозмездно передать истцу доменное имя free-wille.ru. (Дело A41-16099/2011)
В феврале 2020 года Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП) в своем постановлении №С01-32/2020 по делу № А41-7379/2019 подтвердил решение Апелляционного суда Московского округа о том, что нельзя использовать чужой товарный знак в доменном имени и в адресах электронной почты, даже если речь идет о неоднородных товарах.
Истцом по делу является ООО «КАМАЗ», которому принадлежит исключительные права на общеизвестный товарный знак «KAMAZ» №36 и товарные знаки №348962 и №348890.
Истец обратился в суд к ответчикам, которые зарегистрировали и использовали доменное имя www.kamazi.ru, а также обозначения info@kamazi.ru, zakaz@kamazi.ru и «КАМАЗ», содержащие обозначение «KAMAZ», сходное до степени смешения с товарными знаками истца. Разрешение на использование товарного знака ответчики у истца не получали. Истец полагал, что ответчики нарушают его исключительные права на товарные знаки.
Ответчики настаивали на том, что статус общеизвестного товарного знака «KAMAZ» закреплен только в отношении деятельности по производству автомобилей «КАМАЗ» и запасных частей к ним, которые неоднородны услугам, оказываемые ответчиками. Следовательно, требования истца о запрете использования ответчиками доменного имени, схожего со спорным товарным знаком в отношении неоднородных услуг является неправомерным и указывает на использование гражданских прав с намерением причинить вред другому лицу.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца.
Истец подал апелляцию.
Апелляционный суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу, что спорные обозначения сходны до степени смешения по фонетическим, графическим и смысловым признакам и что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2019 решение суда отменено, иск удовлетворен, ответчикам запрещено использование обозначения «KAMAZ», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в доменном имени www.kamazi.ru, на страницах интернет сайта www.kamazi.ru, в адресах электронной почты info@kamazi.ru и zakaz@kamazi.ru.
СИП оставил постановление апелляционного суда без изменения.
Таким образом, российские суды не разделяют практику использования чужого товарного знака в доменных именах в отношении не только однородных товаров и услуг, но также и неоднородных, если незаконно используемый товарный знак является общеизвестным.