В солнечном городке Анахайм штата Калифорния весной 1966 года два брата Пол и Джим Ван Дорен совместно еще с двумя партнерами организовали производство и продажу классических сникерсов. Спустя несколько лет спортивная обувь от Vans стала любимой обувью всех американских скейтбордистов. Компания активно развивалась - появлялись интересные дизайны обуви, внедрялись новые технологии.
Однажды сын одного из основателей увидел, как молодые скейтбордисты рисуют черным маркером квадратики на боковых сторонах сникерсов. Идея сразу была подхвачена компанией, и уже в 1970х гг. Vans использовали на выпускаемой ими обуви простой и узнаваемый принт в клетку, который сразу же стал самым знаменитым символом бренда.
Но на обуви с клетками Vans на остановились. В 2017 году Vans выпустили брюки, по бокам которых по всей длине брючин идет полоса с классическим принтом-шахматкой.
Далее принт-шахматка был заявлен на регистрацию в качестве товарных знаков с расположением на сникерсах, слипонах, различной одежде. Как правило, принт заявлялся вместе с логотипом компании VANS "OFF THE WALLS" (logo).
В ноябре 2018 года в Патентное Ведомство США Vans подали заявку на регистрацию товарного знака для принта-шахматки с расположением по всей длине брючин на легинсах, шортах, шортах-капри, брюках и спортивных штанах. В апреле 2020 года Ведомства вынесло решение об отказе в регистрации для обуви и одежды на том основании, что принт выполняет только декоративную функцию и не выполняет главную функцию товарного знака, а именно не указывает на источник происхождения товара. Решение о регистрации было вынесено только для пуговиц.
Тем не менее, Ведомство внесло товарный знак для принта-шахматки в Дополнительный Реестр, куда вносятся товарные знаки, не обладающие различительной способностью, но которые в будущем могут приобрести различительную способность и могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в Основном Реестре (в США два Реестра товарных знаков - Основной и Дополнительный).
Несколько дней спустя компания Nike подала заявление об аннулировании товарного знака для известных клеточек. В своем заявлении компания Nike настаивала на том, что регистрация шахматок в качестве товарных знаков наносит ущерб остальным производителям. Nike производят одежду и обувь различных фасонов и цветов с аналогичным принтом еще с 1980х гг. Например, по утверждению Nike в теннисной коллекции John McEnroe, выпущенной в 1980х гг., на использование шахматного принта дизайнеров вдохновили такси с шашечками, которые впервые появились в родном городе известного спортсмена McEnroe. Также у Nike есть совместная с Off-White коллекция для игры в американский футбол с шахматным принтом. Nike приводит в пример использование шахматок в качестве декоративного элемента и другими брендами, как Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и др.
Nike настаивает на том, что шахматный принт выполняет только декоративную функцию, он украшает одежду и обувь, и не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. Покупатели не воспринимают данный принт как источник происхождения товара, соотвественно, покупатели на различают одежду с шахматным принтом от Vans от одежды с аналогичным принтом других брендов. По мнению Nike, регистрация шахматок для широкого перечня товаров даже в Дополнительном Реестре предоставляет Vans право запретить использовать аналогичный принт другим брендам, которые используют его уже многие десятилетия.
Также Nike подали возражение против находящейся на рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака №88206509 для шахматного принта, расположенного на подъеме носка, на основании отсутствия различительной способности.
Еще одно возражение в декабре 2019 года было подано от имени компании Nike в отношении заявки №88206513 для шахматного принта, заявленного для топов, футболок и спортивных маек. Возражение до сих пор находится на рассмотрении.
В ответ на поданные возражения Vans ответили, что не согласны с позицией Nike, они не признают, что их регистрации наносят ущерб другим брендам, не считают свой шахматный принт обычным и не обладающим различительной способностью.
Конечно Nike сейчас заинтересованы в согласии Ведомства с возражениями против регистрации вышеуказанных знаков, поскольку они помогут аннулировать товарные знаки, внесенные в Дополнительный Реестр.
Не только Vans и Nike борются за шахматный принт. Из недавних громких дел, рассматриваемых Европейским Судом Общей Юрисдикции, было дело о шахматном принте Louis Vuitton.
Суд согласился с тем, что бежево-голубой товарный знак «Damier Azur» не обладает различительной способностью, поскольку является типичным рисунком, и поэтому без приобретения различительной способности не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.
Тем не менее, Суд признал, что предыдущие инстанции не изучили должным образом предоставленные доказательства в пользу приобретения знаком различительной способности в Европейском Союзе, свидетельствующие о том, что потребители воспринимают принт «Damier Azur» в качестве источника происхождения товара.
Итог - Европейский Суд Общей Юрисдикции оставил регистрацию для «Damier Azur» в силе, хотя у Патентного Ведомства ЕС еще есть право подать апелляцию на решение суда в Cудебную Палату Европейского Союза.