«А у нас есть право на дизайн логотипа» - аргумент нарушителя права на товарный знак в ответ на требования заплатить компенсацию на незаконное использование товарного знака.
Поможет ли авторское право избежать ответственности за незаконное использование товарного знака.
Судебные кейсы по теме столкновения объекта авторского права и товарного знака:
1. Пример из судебной практики – дело № А40-212216/2016
Фабула дела. Компания Kotányi (истец) является правообладателем товарных знаков по международным регистрациям № 844345 и 1083072, которым с 28.04.2005 и с 28.07.2011 соответственно предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении, в том числе товаров «соусы (приправы) и специи» 30-го класса МКТУ.
Общество (ответчик) с ноября 2015 года предлагает в сети Интернет и реализует в тех же торговых сетях идентичные (однородные) товары – мельницы с приправами, ссылаясь в том числе на наличие самостоятельных объектов авторских прав, разработанных дизайнерами для ответчика в 2015 году.
Позиция суда апелляционной инстанции по делу. По мнению судебной коллегии апелляционного суда, продукция ответчика и объемный товарный знак истца сходны до степени смешения, что создает у рядового потребителя вероятность смешения относительно производителя товара, происхождения товара.
Поскольку у ответчика не имелось разрешения истца на использование обозначения, сходного с товарным знаком истца в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчик является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), и к нему могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные статьей 1515 ГК РФ, в том числе взыскание компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.
Довод ответчика о том, что используемая им тара для товара является дизайнерской разработкой, подлежит отклонению. Авторские права на произведение дизайнерского искусства не являются предметом рассматриваемого спора, предметом спора является использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в целях индивидуализации товара.
С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 1 млн рублей.
Позиция суда кассационной инстанции (Суда по интеллектуальным правам) по делу. Суд по интеллектуальным правам отклоняет и довод ответчика об ошибочности вывода апелляционного суда о наличии признаков правонарушения в действиях ответчика по введению в гражданский оборот спорных товаров, в обоснование которого ответчик ссылается на обладание исключительными авторскими правами на дизайн упаковки специй, оно же устройство для их измельчения, поскольку обладание такими правами само по себе не исключает нарушение исключительных прав на средства индивидуализации товаров, охраняемых с даты приоритета соответствующих товарных знаков.
Постановление суда апелляционной инстанции оставлено в силе.
2. Пример из судебной практики – дело № А49-6687/2022
Фабула дела. Общество «Рона» (истец) обратилось в суд к обществу «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС» (ответчик) в том числе с требованиями о прекращении нарушения прав на общеизвестный товарный знак и коммерческое обозначение истца (дата приоритета – 2016 г.). Ответчик в защиту ссылался на то, что он использует самостоятельный объект прав – произведение дизайна (логотип), созданный в 1995 и 2013 гг. (вариации).
Позиция суда кассационной инстанции (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2024 по делу № А49-6687/2022):
Как установили суды в данном деле, общество «Рона» (истец) является правообладателем общеизвестного товарного знака, признанного таковым с 01.04.2016, в то время как обществу «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС» право на его фирменное наименование принадлежит с 17.11.2017.
Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что более раннее средство индивидуализации имеет приоритет, обоснованы и материалам дела соответствуют.
Довод заявителя кассационной жалобы (ответчика) о том, что он в своей деятельности использует не чужое средство индивидуализации, а разработанный по его заказу логотип (созданный в 1995 или 2013 гг.), Суд по интеллектуальным правам отклоняет, поскольку данному доводу суды первой и апелляционной инстанции дали надлежащую оценку.
Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 74 Постановления № 10, в случае если один и тот же объект существует в разных правовых режимах, то до оспаривания правомерности существования одного из них при оценке обстоятельств использования следует исходить из того, какой из объектов использовался в конкретном случае. В данном случае суды правомерно установили факт использования товарного знака, поскольку соответствующие действия осуществлялись для индивидуализации услуг (а это, в свою очередь, – функция товарного знака).
Суд по интеллектуальным правам отменил акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении требования истца удовлетворены – установлено нарушение, взыскана компенсация в размере 5 млн рублей.
Постановление суда апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2024 по делу № А49-6687/2022):
Несостоятельными следует признать также доводы ответчика об использовании в его фирменном наименовании объектов интеллектуальной собственности третьих лиц.
Ответчик указывал, что в его фирменном наименовании используется не обозначение, сходное до степени смешения со средствами индивидуализации истца, а объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, а именно словесный элемент произведения дизайна, созданного совместным творческим трудом Д.Г. Елистратова и Д.Ю. Юрченко.
Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 03.04.2024 отклонил данный доводы кассатора, согласившись с позицией нижестоящих судов. Суд кассационной инстанции отметил, что, как следует из разъяснений, приведенных в пункте 74 Постановления № 10, в случае если один и тот же объект существует в разных правовых режимах, то до оспаривания правомерности существования одного из них при оценке обстоятельств использования следует исходить из того, какой из объектов использовался в конкретном случае.
В данном случае суды правомерно установили факт использования товарного знака, поскольку соответствующие действия осуществлялись для индивидуализации услуг (а это, в свою очередь, - функция товарного знака).
Таким образом, в деятельности ответчика использовались именно средства индивидуализации истца, а не произведение дизайна (логотип).
Когда авторское право возникает ранее исключительного права на товарный знак, защита авторским правом также не может быть применена, поскольку логотип используется ответчик для индивидуализации услуг, а это функция товарного знака, а не произведения дизайна.
Обращайтесь за защитой товарного знака для безопасности бизнеса:
+79130062912
Подписаться БАБИНЦЕВА: товарный знак, оценка НМА
Узнать про индивидуальное обучение юристов по регистрации товарных знаков
Партнерская программа - дополнительный доход для юристов, маркетологов, дизайнеров