Суть спора.
Компания продала свой товарный знак и в оговоренные сроки прекратила его использование. Или думала, что прекратила. Словесная часть ТЗ осталась в адресных строках трех страниц сайта (заметьте, не всего сайта, а трех страниц), в наполнении страниц сайта обозначение не использовалось.
Новый правообладатель эти три страницы заметил и предъявил иск на сумму 3,4 млн руб. И решение было вынесено в его пользу, а далее поддержано двумя инстанциями. Верховный суд решение отменил, и это прекрасно, но есть два «НО»:
1) дело направлено на новое рассмотрение, и чем это новое рассмотрение закончится, мы можем лишь прогнозировать; есть вероятность, что и новое решение будет принято в пользу истца, если суд установит, что имел место риск смешения товаров истца и ответчика;
2) на дворе 2025 год, и если новое решение пойдёт по всем инстанциям, в этом году дело не завершится, то есть, при любом исходе дела бывший правообладатель проведёт в качестве ответчика 3-4 года, а это не только время и нервы, это ещё и репутация – данные об арбитражных спорах открыты для всех.
Выводы и рекомендации
Вывод 1: убрать всё, что стало чужим! И части этого чужого – тоже!
Если продали права на товарный знак, нужно прекратить использовать этот товарный знак. Полностью. Договор так и называется – «об отчуждении исключительного права», иначе говоря, товарный знак стал именно чужим, он теперь принадлежит исключительно новому правообладателю (в споре это предприниматель-истец). А бывшему правообладателю товарного знака крайне важно удалить из своего документооборота и всей хозяйственной практики этот товарный знак и его значимые части.
Рекомендации для бывших правообладателей ТЗ:
1. Проверьте сайт (это на самом деле быстро делается), включая URL-адреса всех страниц: не остался ли где-то товарный знак либо слово или изображение, чётко ассоциирующееся с проданным ТЗ.
2. Такую же проверку нужно провести в отношении упаковки своих товаров, если ваши товары относятся к тому классу МКТУ, на который проданный ТЗ зарегистрирован, и в отношении всей рекламной продукции.
3. Даже если продали ТЗ давно – проверьте! Особенно если в тот период директором или топ-менеджером было лицо, аффилированное с новым правообладателем ТЗ (в истории из определения Верховного суда: бывший директор ответчика состоит в браке с истцом).
4. Если вы только планируете продать права на ТЗ, то до заключения договора проанализируйте, где этот ТЗ у вас используется и сколько времени потребуется, чтобы его заменить. И заранее оговорите с приобретателем, что полностью прекратите использование знака в такой-то срок, например, через 6 месяцев.
Вывод 2: если у нового правообладателя товарного знака есть претензии к прежнему правообладателю, то их нужно тщательно обосновывать.
Прошли те времена, когда для получения компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (ТЗ) достаточно было доказать сам факт использования ТЗ. Уже несколько лет как недостаточно.
Правообладателю, обнаружившему использование своего ТЗ любым посторонним лицом, в том числе бывшим правообладателем, прежде чем обращаться в суд, следует понять, есть ли у него доказательства:
1) факта использования ТЗ посторонним лицом (в рассматриваемом деле такие доказательства были, причём собранные и оформленные весьма грамотно);
2) того, что посторонний субъект использует ТЗ в отношении товаров того вида, для обозначения которых ТЗ зарегистрирован, т.е. это в-первых, тот же класс МКТУ, и во-вторых, внутри этого класса те же товары; использование обозначения в адресной строке само по себе не доказывает его применение для индивидуализации товаров;
3) того, что в результате использования ТЗ ответчиком возникла вероятность смешения товаров истца и ответчика, т.е. потребители вводятся в заблуждение;
4) наличия убытков (взыскание компенсации не требует обоснования размера убытков, но сами убытки, как факт, доказывать необходимо).
Пункты 2-4 истцом доказаны не были, хотя при доказанности первого пункта и реальном нарушении прав все эти пункты доказать не так сложно.
Вывод 3: полезно использовать все технические возможности доказывания.
Техническими возможностями грамотно воспользовался ответчик, представив информацию о том, что по ссылке, содержащей спорное обозначение, за весь период зафиксировано всего два перехода, и те очевидно осуществлены истцом.
Эта техническая подробность достаточно ясно показывает, что ТЗ в URL-адресе в данном случае никак не способствовало привлечению ответчиком покупателей и не создавало у покупателей ошибочного представления о товарах и их изготовителе. А значит, нет оснований говорить о нарушении прав на ТЗ истца.
Вывод 4: содержание страницы сайта важнее её URL-адреса, но оцениваются они в совокупности.
На страницах сайта, адресация которых содержала спорный ТЗ, нет предложений к продаже товаров с таким или похожим товарным знаком. И по мнению Верховного суда это может доказывать, что смешения товаров спорящих сторон эти страницы не создавали.
Теперь все выявленные спорные и неясные вопросы будет выяснять арбитражный суд Новосибирской области, куда и вернулось дело. Весьма вероятно, что суд смешения обозначений не усмотрит, и тогда ценой не исправленного URL-адреса будут не три с половиной миллиона рублей, а всего лишь несколько лет нервотрёпки.
В общем, дело интересное, и полагаю, итоговые акты по нему будут учитываться при решении не одного спора. И если мы споров не хотим, то учитывать их желательно в практической хозяйственной деятельности.
#IT_юрист; #ТоварныеЗнаки; #IT_право; #Юридическая_чистота_сайта