Бывают случаи, когда у субъекта предпринимательской деятельности в силу разных причин возникает необходимость в том, чтобы прекратить товарный знак (далее по тексту статьи – ТЗ), принадлежащий иному лицу.
Обычно это связано с тем, что логотип или бренд предпринимателя полностью или частично совпадает с чужим товарным знаком и может привести к негативным последствиям в виде:
- отказа в госрегистрации логотипа как товарного знака,
- судебного разбирательства и взыскания денежной компенсации.
Вместе с тем, неиспользование ТЗ в течение трехлетнего периода влечет для его правообладателя определенные последствия, о которых стоит знать заранее. В этом случае очень велик риск потери права на ТЗ через судебный спор, инициировать который может только заинтересованное лицо.
Нормативная база
Основополагающим нормативным актом, регулирующим вопрос принудительного лишения правообладателя правовой охраны в отношении зарегистрированного на его имя ТЗ из-за неиспользования, является Гражданский кодекс РФ (а именно: часть 4), положения статей 1486 и 1514.
Сбор доказательств заинтересованности
Как мы уже говорили выше, запустить процедуру лишения правовой охраны ТЗ может не любой субъект. Если СИП в ходе судебного разбирательства не увидит оснований, подтверждающих заинтересованность лица, обращающегося с заявлением досрочно прекратить ТЗ, то и не стоит рассчитывать на удовлетворение его исковых требований.
Рассмотрим обстоятельства, которые могут послужить доказательством заинтересованности истца, обращающегося в суд за досрочным прекращением чужого товарного знака:
- имеется предварительный отказ в госрегистрации ТЗ (Роспатент направил заявителю соответствующее уведомление о том, что его обозначение или логотип сходно с другим зарегистрированным ТЗ в отношении близких по родовому признаку товаров или услуг), совершены подготовительные действия, подтверждающие реальные намерения использовать заявленное обозначение в деятельности;
- наличие судебного спора по поводу взыскания денежных средств за неправомерное использование ТЗ (по иску правообладателя ТЗ);
- договоры, платежные поручения, акты и другие документы, подтверждающие реализацию продукции или оказание услуг, маркируемых похожим с зарегистрированным ТЗ обозначением.
Указанные обстоятельства могут иметь место как все одновременно, так и по отдельности.
Суд может не признать лицо заинтересованным, если установит, что относящиеся к его обозначению товары (услуги) не имеют общих родовых признаков с товарами и/или услугами, для маркировки которых зарегистрирован спорный ТЗ.
Подготовка предложений правообладателю
Чтобы инициировать прекращение исключительного права на ТЗ, необходимо в адрес его правообладателя подготовить официальное письмо (пример по ссылке) с предложением выбрать и осуществить одно из двух возможных действий:
- добровольно подать заявление в Роспатент об отказе от ТЗ,
- заключить с заинтересованной стороной договор на товарный знак, в частности, об отчуждении исключительного права относительно всех или определенного перечня товаров и/или услуг.
Указанное письмо следует продублировать также по адресу, который значится в госреестре товарных знаков.
Правообладателю дается всего два месяца для выполнения любого из вышеперечисленных действий. В случае оставления письма заинтересованного лица без ответа последний в 30-дневный срок имеет право подать в СИП исковое заявление. Товарный знак, который необходимо прекратить, а также другие обстоятельства следует отразить в иске перед его подачей. Об этом подробнее мы поговорим в следующем разделе нашей статьи.
Стоит обратить внимание на то, что у заинтересованного лица право обращения в СИП с требованием о досрочном прекращении ТЗ возникает не ранее, чем по истечении 3-х лет с момента госрегистрации данного товарного знака.
Обращение в СИП (он же суд по интеллектуальным правам)
Прежде чем мы перейдем непосредственно к порядку подачи иска о прекращении ТЗ, предлагаем рассмотреть некоторые ситуации, которые в зависимости от тех или иных действий ответчика могут дополнительно усилить позицию истца в предстоящем споре.
Как показывает судебная практика, номинальное использование ТЗ не является препятствием для его досрочного прекращения по иску заинтересованного лица. Вывод о формальном использовании ТЗ суд может сделать исходя из следующих обстоятельств:
- товары реализуются под зарегистрированной маркой в объемах, которые не соответствуют коммерческим масштабам (например, пользующаяся массовым спросом продукция выпускается в единичном количестве);
- каналы сбыта товаров не отвечают признаку нормальности (к примеру, реализация продукции или оказание услуг осуществляется зависимым от правообладателя ТЗ лицам).
Данные действия, которые, по сути, направлены на сохранение правовой охраны ТЗ, не будут восприняты судом СИП в качестве надлежащих и допустимых доказательств использования ТЗ.
Также от потери товарного знака правообладателя не спасет и то обстоятельство, если он задним числом заключит лицензионный договор с каким-то лицом. Более того, отсутствие надлежащей регистрации такого договора также сыграет не в его пользу. По мнению ФИПС, использование ТЗ под непосредственным контролем правообладателя должно осуществляться путем заключения иных сделок ГПХ (договора поручения, договора о совместной деятельности и т.д.), а наличие фактических отношений между правообладателем и производителем необходимо подтверждать дополнительными доказательствами.
Между тем, ослабить позицию Истца в споре о прекращении ТЗ может наличие независящих от правообладателя обстоятельств, которые прямо повлияли на невозможность использования его зарегистрированного знака. К таковым относятся, например, затягивание госорганами срока рассмотрения документов на выдачу лицензии на производство и реализацию товаров; сложность и дороговизна создания промышленного оборудования для выпуска товаров и т.п. При этом правообладатель должен доказать, что с его стороны предпринимались все возможные усилия по преодолению ситуаций, затрудняющих начало использования ТЗ.
Подача искового заявления
Заявление с требованием досрочно прекратить законную охрану ТЗ подается заинтересованным лицом в СИП. Госпошлина за рассмотрение данного требования и принятия по нему решения составляет 50 тысяч рублей согласно ст. 333.21 НК РФ в редакции от 08.08.2024 г.
Рассмотрим основные моменты, которые необходимо прописать в тексте искового заявления:
- Обстоятельства, подтверждающие заинтересованность заявителя (например, объяснить свое обращение в суд тем, что оно связано с подачей в Роспатент заявления № ……… на регистрацию ТЗ в отношении такого-то перечня товаров и/или услуг по МКТУ, по результатам рассмотрения которого Роспатентом было принято отказное решение в госрегистрации ТЗ в связи с имеющимся идентичным или похожим до степени смешения ТЗ, зарегистрированным на имя иного правообладателя; перечислить все подготовительные действия, которые подтверждают готовность незамедлительно приступить к использованию заявленного обозначения).
- Мнение о том, что товарный знак, подлежащей досрочному прекращению, не используется его правообладателем на протяжении трех лет непрерывно.
- Факт обращения истца к правообладателю ТЗ с предложением добровольно оформить отказ от права на ТЗ или подписать соглашение о продаже (отчуждении/передаче) исключительного права на ТЗ в пользу истца (обратить внимание суда, что в установленные законодательством РФ сроки такое предложение ответчик оставил без ответа).
- В просительной части должно быть указано требование «прошу досрочно прекратить товарный знак в связи с его неиспользованием», указав номер свидетельства РФ и перечень товаров (услуг) в соответствии с МКТУ.
Одновременно с подачей иска истец предоставляет в суд документы, которые подтверждают отправку экземпляра искового заявления и соответствующих приложений к нему в адрес ответчика, а также соблюдение досудебных претензионных формальностей. Кроме того, прикладывается платежный документ об оплате требуемой суммы госпошлины.
Скачать наш образец искового заявления можно по этой ссылке.
Адрес ответчика можно определить путем обращения к поисковой платформе Роспатента, кликнув в карточке товарного знака ответчика по надписи «Ссылка на запись в реестре товарных знаков и знаков обслуживания». Данную запись со всей указанной в ней информацией необходимо будет распечатать и приложить к иску.
Варианты окончания судебного процесса
Исход судебного разбирательства не всегда можно предсказать заранее. Результат будет зависеть от доказательств, которые представит ответчик в качестве опровержения домыслов истца по поводу неиспользования ответчиком своего ТЗ, а также от поведения сторон. В любом случае суд может вынести одно из следующих решений:
- прекратить досрочно правовую охрану ТЗ, зарегистрированного на имя ответчика;
- в иске отказать (по сути, отказать в прекращении товарного знака);
- утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу (в этом случае, как правило, стороны договариваются о том, что ответчик берет на себя обязательство предоставить письмо-согласие на регистрацию товарного знака истца, а истец отказывается от своих требований и обязуется в будущем не подавать никаких возражений или заявлений относительно досрочного прекращения ТЗ ответчика; при этом 35000 рублей госпошлины возвращается заявителю).
Согласие на использование товарного знака – образец скачайте на нашем сайте
Какие риски следует учесть заранее
Учитывая то, что в требовании истца-заявителя о прекращении чужого товарного знака может быть отказано, проигравший дело истец может столкнуться с тем, что победитель-ответчик и одновременно правообладатель ТЗ предъявит иск о взыскании возмещения за нарушение его законных исключительных прав на ТЗ. Чтобы этого не допустить, следует делать акцент на том, что заявленное обозначение в деятельности фактически никогда не использовалось, что его использование предполагалось лишь только после госрегистрации в качестве товарного знака.
Заключение
Согласно открытым источникам информации количество ТЗ с каждым годом неуклонно растет. Многие подают заявки на регистрацию не с целью ведения коммерческой деятельности и раскручивания своего обозначения путем продажи каких-либо товаров и/или оказания услуг, а исключительно ради обладания тем или иным ТЗ без намерения его использовать в своей коммерческой деятельности, получить «монополию» и извлекать из этого совершенно иные преимущества, которые, к слову, могут так и не наступить. Поэтому никогда не стоит бояться обращаться в СИП с требованием о досрочном прекращении ТЗ. Как показывает практика, большинство подобных споров заканчиваются мировым соглашением и предоставлением безотзывного бессрочного согласия на госрегистрацию обозначения истца в качестве ТЗ, заявившего о досрочном прекращении чужого товарного знака.
Все основания прекращения товарного знака вы найдете в статье 1514 части IV Гражданского кодекса РФ. За дополнительной консультацией, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам.