Основания для отказа – это условия, несоответствие которым приводят к невозможности получить регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Основания для отказа приведены в ст. 1483 ГК РФ, и подразделяются на «абсолютные» и «относительные». Где «абсолютные» проверяют заявляемое обозначение в принципе на соответствие закону, и «относительные» уже анализируют на соответствие нормам в соотношении с действующими, зарегистрированными товарными знаками.
Государственная регистрация товарного знака даёт возможность обращаться к госорганам при защите своих интересов. Правообладатель товарного знака может:
- запретить конкурентам использовать свое обозначение;
- защититься от судебных исков внезапных патентообладателей и патентных троллей;
- защитить свой домен;
- убрать нарушителей в социальных сетях;
- удалять клеветнические отзывы о компании в интернете;
- выполнить условия контрагентов - и всех, кто требует регистрации;
- продавать франшизу;
- запретить ввоз контрафакта через границу;
- использовать регистрацию в рекламе;
- увеличить стоимость компании;
По сложившейся практике, правообладатель товарного знака обладает быстрыми возможности воздействия на нарушителей его прав в интернете. Например, связавшись с администрацией популярных социальных сетей «VK» или «Youtube», и доказав своё фактическое право на товарный знак, заблокировать нарушителей.
В настоящий момент, существует два подхода к получению регистрации на товарный знак. В первом случае, товарный знак не проверяет при регистрации на смешении с другими товарными знаками. Ведомство проверяет его только на соответствие закону. Обязанность слежения и мониторинга возлагается на самих предпринимателей. Это в некоторой в некоторой степени упрощает процесс регистрации заявляемого обозначения, но и одновременно даёт правообладателю меньше гарантий и уверенности в защищенности своего бренда.
Вторая систем (действующая в нашей стране) заключается в проверке обозначения, в том числе по относительным основаниям. Однако это не означает, что эксперт Роспатента не может ошибиться. В РФ, также имеется возможность подать возражение и аннулировать знак, если он был зарегистрирован в нарушение закона или чужих прав.
Статья 1483 ГК РФ перечисляет все основания, по которым заявителю может быть отказано в регистрации его обозначения. Одно из них – невозможность зарегистрировать в качестве товарного знака (далее – ТЗ), обозначение, не обладающее различительной способностью или состоящее только из элементов. Не обладающими различительной способностью обозначениями, в том числе, признаются:
1. обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. обозначения, являющиеся общепринятыми символами и термины;
3. обозначения характеризующие товары;
4. обозначения, представляющие собой форму товаров, которая определяется главным образом свойством или назначением товаров.
Таким образом, так как товарный знак, это средство индивидуализации товаров и услуг, одной из его главных особенностей является отличимость от других товаров, потребителями. Именно поэтому, нельзя зарегистрировать как товарный знак, термин, который является общепринятым для данного товара, потому что это лишает потребителя возможности провести различие между одним товаром и другим. Например, не получится осуществить регистрацию в качестве товарного знака, обозначение «Ткань», для непосредственной продажи ткани, и в тоже время, такую регистрацию можно совершить, если она будет направлена на получение правовой охраны с деятельностью, никак не связанной с тканями, например, студия рисования «Ткань».
Однако, ГК РФ, учитывает, что какой-либо продукт или услугу, в результате использования обрели различительную способность, и в таком случае для них не действует это правило, и они приобретают право осуществить государственную регистрацию товарного знака.
Следующий аспект, возможность оставления в товарном знаке элементов не обладающих различительной способностью, при условии их так называемой дискламации – то есть выведения их в качестве неохраняемых объектов. Это означает, что мы можем зарегистрировать, например, товарный знак «Ткань – студия рисования», если «студия рисования», заявим в качестве неохраняемых элементов, потому что это указание на вид деятельности. Таким образом правообладатель будет иметь возможность, другим студиям запрещать использовать в качестве обозначения своей деятельности слово «Ткань», но сможет запретить им подписываться как «Студия рисования».
Можно сделать вывод, о том, что, основания для отказа являются важным звеном, как охраны потребителя, так и охраны законных прав действующих правообладателей товарных знаков. В некоторой степени «сложная» процедура получения товарного знака, становится надёжным гарантом его соответствия установленным нормам.арный знак, даёт правообладателю уверенность в том, что он не является нарушителем чьих-либо прав, и соответственно не окажется стороной, которую суд принудит произвести компенсацию или возмещение убытков владельцу чужого «бренда». В то же время, это защищает самого правообладателя, от неправомерного использования другими лицами его обозначения.
В Российской Федерации действует более 750 тыс. товарных знаков, а каждый год подаётся еще около 100 тыс. заявок на регистрацию. Товарный знак обеспечивает охрану, только в пределах, зарегистрированных вместе с обозначением выбранных товаров и услуг. Исключением являются общеизвестные товарные знаки, которые получают правовую охрану по всем классам МКТУ. Таким образом, на один «нейминг», могут быть зарегистрированы множество компаний, которые занимаются разной деятельностью. Именно поэтому при регистрации обозначения, патентные поверенные рекомендуют указывать не только те товары и услуги, которые уже присутствуют в бизнесе, но и те, которые планируются в ближайшие 3-5 лет.
Нужно помнить, что в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, при неиспользовании тех или иных товаров и услуг непрерывно в течении 3-х лет, заинтересованное лицо может подать в суд на досрочное прекращение действия товарного знака. Тем не менее, при таком стечении обстоятельств, правообладатель и заинтересованная сторона могут бороться в суде, за каждый отдельный товар или услугу, и не всегда заинтересованной стороне удаётся доказать факт неиспользования или же, свою реальную заинтересованность и готовность использовать данную сферу в бизнесе. Таким образом это один из способов который возможен, при необходимости получить правовую охрану обозначения, которое уже является зарегистрированным товарным знаком.
Часто предприниматели прибегают к другому варианту – письму-согласию. Дело в том, что если правообладатель товарного знака, даст своё согласие другому лицу на то, что он не против регистрации тождественного или схожего до степени смешения обозначения, по тем или иным категориям товаров и услуг, то такое лицо сможет зарегистрировать товарный знак. В ином случае, лицо получило бы отказ в регистрации товарного знака, в соответствии с п.6 ст.1483, как тождественное или сходное до степени смешения обозначение.
Тем не менее, следует отметить, что даже в таком случае, у заявителя остаётся некий простор действий. Например, он может привести аргументы и доводы экспертизе, по мнению которых считает, что его обозначение не сходно с противопоставляемым, и, если это не сможет убедить экспертизу, он может попробовать отстоять свою позицию в Палате по патентным спорам. В условиях огромного количества зарегистрированных товарных знаков, такая практика приобретает актуальность и становится неотъемлемой частью работы грамотного специалиста по товарным знакам.
Другой вариант – чтобы обойти отказ по п.6 ст. 1483, заявитель может «доработать» обозначение. В соответствии с законодательством, сходство обозначений оценивается по 3-м критериям:
- фонетика (звучание);
- графика (визуал);
- семантика (значение).
Также, обозначение может быть словесное, изобразительное, комбинированное и др. Таким образом, если заявитель подаёт на регистрацию комбинированное обозначение, то изобразительный элемент обозначения, сильно влияет на общее впечатление от обозначения. И комбинация словесного элемента с изобразительным, может быть принята Федеральной службой по интеллектуальной собственности как несходной до степени смешения, с, например, действующим товарным знаком являющимся идентичным в словесной части, в связи с чем будет принято положительное решение о государственной регистрации товарного знака.
Письмо-согласие необязательно должно быть получено до направления заявки о регистрации обозначения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. При проверке обозначения, эксперт Роспатента пришлёт «предварительный отказ», и на этом этапе также можно получить письмо-согласие и передать его в Роспатент.
Для получения письма-согласия на регистрацию обозначения, можно рассмотреть следующую последовательность действий:
1. изучить предварительный отказ Роспатента, и оценить шансы оспаривания;
2. продумать получение согласия, а именно план действий, перспективы, и запасной план, на случай если направление письма-согласия может побудить правообладателя прислать в ответ претензию о нарушении прав;
3. составить проект письма-согласия, с учетом требований закона, практики Роспатента;
4. написать к письму согласию грамотное сопроводительное письмо;
5. после отправки письма-согласия, позвонить в эту компанию, ответить на все вопросы и договориться о подписи.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственная регистрация товарного знака имеет нюансы и тонкости. Следует учитывать ситуацию на этапе до подачи заявки, в течении ее рассмотрения, и даже после получения государственной регистрации товарного знака. Это необходимо для полноценной и комбинированной охраны своего бренда. Отсутствие правильной подготовки и анализа ситуации, наоборот может стать решающим факторов в отказе в государственной регистрации товарного знака, или получения «формальной регистрации», когда заявитель получает свидетельство, но оно не охраняет нужные товары или услуги, или существенные элементы являются дискламированными.