Каждый предприниматель хочет выделиться среди конкурентов, расширить круг потребителей и стать узнаваемым. Логичное решение в данной ситуации - придумать броское название и запоминающийся логотип.
Если бизнес только начал расти, то регистрация обозначения часто отходит на второй план, потому что не вписывается в расходы. Ведь помимо услуг патентного поверенного, нужно уплатить пошлину в регистрирующий орган - Роспатент.
Давайте разберемся – так ли регистрация товарного знака на самом деле нужна или можно без нее обойтись?
Рассмотрим вариант использования коммерческого обозначения.
Коммерческое обозначение
«Коммерческое обозначение» - это логотип или название, под которыми предприниматель или компания создает товары, либо предоставляет услуги. Оно не совпадает с названием фирмы, и может не включаться в учредительные документы юр. лица.
Главное сходство с товарным знаком - индивидуализирует товары и услуги, защищается законом. Исключительные права на него есть только у правообладателя.
Коммерческое обозначение указывается на вывесках и торговых стендах, на этикетках к товарам и на упаковках, используется в рекламе. Потребители соотносят его с каким-то одним производителем.
Нельзя использовать чужое коммерческое название так как это вводит потребителей в заблуждение касательно его владельца.
При этом оно также должно соответствовать определенным требованиям:
- Коммерческое обозначение не должно быть сходно с названием или фирменным наименованием другого лица, которое раньше стало их использовать. При таком нарушении, правообладатель, у которого есть приоритет, потребует прекратить его использовать и возместить убытки.
- Как и с товарным знаком: исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу на законном основании. Например, в случае универсального правопреемства, но только в составе предприятия, на котором используется это название. Также передается право использования коммерческого обозначения на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии. Это касается только предприятий на территории России.
- Правовая охрана на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель непрерывно в течение года не использует его.
В России наблюдается неутешительная практика. Компании годами ведут деятельность, не регистрируя свои названия. Их уже знают на рынке, потребители доверяют, прибыль растёт. И вот предприниматель подает заявку на товарный знак и получает запрос от эксперта или отказ.
Если название бренда оригинальное, никем другим не используется и не использовалось ранее, то его зарегистрируют. Коммерческое обозначение может включаться в состав товарного знака. Либо быть его частью. В таком виде оно тоже используется. Но это в идеале.
А происходит так, что много лет использовавшееся коммерческое обозначение, даже не соответствует критериям Роспатента. Не пройдет регистрацию. А чаще потому, что в своем составе содержит общеупотребимое слово, распространенную фамилию, географическое наименование. Либо название непосредственно отсылает на вид создаваемых товаров. Например, включенные в состав коммерческого обозначения слова «автосалон», «парикмахерская», «пекарня» и подобные, не будут иметь самостоятельную правовую охрану и не войдут в состав товарного знака.
Но тогда для чего менять давно породнившееся коммерческое обозначение, чтобы его зарегистрировать как товарный знак, если отсутствие регистрации никаких проблем бизнесу не доставляет? Потому что риски все же имеются, и о них стоит рассказать подробнее.
Чем опасна работа без зарегистрированного товарного знака
Первая причина и, наверное, наболевшая – это риск быть привлеченным к ответственности за неправомерное использование чужого товарного знака.
Вы можете и не знать, что ваше коммерческое обозначение, придуманное самостоятельно, уже как несколько лет зарегистрировано в Роспатенте. А его правообладатель следит за рынком, в поисках того, кто использует его товарный знак, без разрешения.
⛔ В данном случае привлекают по статье 1515 Гражданского Кодекса, а компенсация там впечатляющая – до 5 миллионов рублей. К счастью, далеко не всегда суд взыскивает с нарушителя такие суммы. Однако незнание законов никого не освобождает от ответственности.
Иск за неправомерное использование чужого обозначения вправе предъявить как честный правообладатель, который случайно узнал о том, что его знак используется на чужой вывеске, так и патентный тролль. Это новое явление в правовой среде.
Патентные тролли – это компании, предприниматели, которые регистрируют на свое имя множество товарных знаков, состоящих из самых распространенных словесных обозначений. Они часто выбирают как можно больше классов товаров и услуг МКТУ, чтобы потом высылать претензии предпринимателям, работающим под сходными коммерческими обозначениями. Можно попробовать доказать суду, что патентный тролль не использует свой товарный знак в определенных классах, но для этого необходимо предоставить целую массу доказательств. Либо постараться аннулировать его обозначение. В противном случае придется выплатить компенсацию. Это весомый аргумент в пользу регистрации обозначения.
Зачем регистрировать товарный знак
✅ Регистрируя товарный знак, можно избежать нарушения чужих прав и не попасть под статью. А также потребовать за нарушение своих исключительных прав на обозначение выплаты компенсации.
✅ Другой очевидный плюс регистрации – это развитие сети. Вы чувствуете, что бизнес окреп для местного рынка и хотите покорить рынок соседнего региона, или даже вести бизнес на всей стране? А в будущем выйти на международный уровень? В этом поможет продажа франшизы. Продать ее можно по договору франчайзинга или договору коммерческой концессии, субконцессии. Можно даже продать готовый бизнес. Наличие зарегистрированного товарного знака внушает гораздо больше доверия будущим франчайзи, нежели его отсутствие. Будущие пользователи хотят уверенности в том, что компания или предприниматель франчайзер не вчера на рынке появился, а уже твердо стоит на ногах. Завтра внезапно не закроется, и может помочь им развиться и построить собственный бизнес.
Договор франшизы также подлежит регистрации в Роспатенте. Это в дальнейшем поможет франчайзеру разобраться в суде с нечестным франчайзи, который, к примеру, уклоняется от уплаты роялти.
За недавнее время появилось много неблагонадежных фирм, которые пытаются продать свою франшизу без товарного знака, и даже без поданной заявки на его регистрацию. Агрессивно уверяют, что в скором времени заявку подадут. Но после заключения договора франчайзинга, и получив паушальный взнос, внезапно пропадают. Напоминаем, что без товарного знака договоры франчайзинга не составляются, а тем более не регистрируются.
✅ Это касается и лицензионных договоров. По законодательству нашего государства лицензионный договор нельзя составить без зарегистрированного товарного знака, так как отсутствует сам предмет договора. Невозможно распорядиться правом на обозначение, которого нет.
✅ Продать незарегистрированный товарный знак тоже не получится. Причина та же: отсутствует сам предмет продажи.
✅ Другая положительная сторона регистрации товарного знака – это использование его в качестве нематериального актива. Такой способ поможет увеличить капитал компании. Нюанс в том, что налоговая база при этом не вырастет, а товарный знак даже подлежит амортизации и дешевеет каждый год. В итоге получается, что по отчетам прибыль компании уменьшается, а, следовательно, уменьшается и налог на прибыль.
✅ Еще не запрещается взять кредит в банке под залог товарного знака. Не всегда банки охотно выдают его. Но обозначение можно включить в состав залога, как дополнительное средство.
✅ Товарный знак также вносят в Таможенный реестр (ТРОИС), чтобы обезопасить свою продукцию на российском рынке от иностранных подделок. Принцип работы следующий: на границе таможенники попросят на ввозимый товар документы, подтверждающие официальное дилерство. Если такового нет - товар на территорию страны не допустят.
✅ Для работы на маркетплейсах. Похожая ситуация наблюдется при работе с маркетплейсами. Рассмотрим пример: вы поставщик. Собственного товарного знака у вас нет. Только сотрудничаете с иностранной компанией-производителем. Если размещаете продукцию на маркетплейсе под этим знаком - можете не сразу узнать, что нарушаете чьи-то права. Права того, кто в России этот знак зарегистрировал на свое имя. Риски тут как у предпринимателя-поставщика контрафактного товара, так и у маркетплейса, который надлежащим образом не проследил за размещаемыми товарами.
Поэтому маркетплейсы запрашивают для сотрудничества свидетельство на товарный знак или лицензию от законного правообладателя. Если обладаете зарегистрированным правом на обозначение, то в праве предъявлять претензии тем лицам, которые продают свои товары под вашим названием на маркетплейсах.
✅ Работа с незарегистрированным иностранным брендом. Развивая тему об иностранных производителях: были случаи, когда иностранный производитель давал право на представительство своего бренда нескольким дистрибьюторам. Позже один из них решил оформить права на это обозначение. Остальных поставщиков решил привлечь к ответственности за нарушение его исключительных прав. В этой ситуации могло быть несколько вариантов исхода событий.
Сначала выясним зарегистрируют ли обозначение в России. Не зарегистрируют, если Роспатент выяснит, что обозначение, принадлежащее иностранной организации, в России сильно узнаваемо и ассоциируется со своим зарубежным производителем. А если и зарегистрируют, то иностранный правообладатель может об этом узнать. Отреагировать он может двояко: как отнестись безразлично, так и потребовать передать товарный знак ему. А что делает новый владелец «иностранного» обозначения? Заключает договор с другим производителем аналогичной продукции. Но начинает продавать ее под «своим» брендом. В этой ситуации его действия расценят как акт недобросовестной конкуренции. Нарушителя либо оштрафуют, либо аннулируют товарный знак. В таком случае доказать нарушение не легко. Ведь компания или предприниматель не всегда выбирают название как у иностранного поставщика, чтобы использовать его репутацию.
✅ Похожих с маркетплейсами правил придерживаются торговые центры. Они запрашивают свидетельства на товарные знаки у арендаторов, чтобы не разбираться потом с судами, ведь правообладатели предъявят претензии как непосредственно нарушителю, так и самому торговому центру.
✅ С недавних пор использование чужих товарных знаков в рекламных объявлениях и текстах запрещено, так как оно может быть признано актом недобросовестной конкуренции. А использование чужих обозначений даже в ключевых словах в рекламе сочтут за правонарушение. Как это происходит: запускается реклама у конкурента по названию чужого товара (или используется название другой компании), но товар выпускается под зарегистрированным товарным знаком или знаком обслуживания. А затем их законный правообладатель обращается в антимонопольную службу и суд. Дело в худшем случае закончится взысканием компенсации или штрафом.
✅ Уделим внимание доменам. С ними не все так однозначно. При судебном разбирательстве между владельцем домена и правообладателем товарного знака, правда, как считает суд, на стороне владельца товарного знака. По российскому законодательству домен - это не средство индивидуализации. Он не объект интеллектуальной собственности, и поэтому не охраняется законом. В данном случае суду не важно, как давно появился домен и какую популярность имеет среди пользователей. Как итог – домен могут если не запретить использовать вовсе, то запретить использовать в части продвигаемых товаров или услуг. По поводу компенсации: ее могут как взыскать, так и нет.
В пример приведем следующие судебные дела:
- № А56-21705/2016;
- № А40-279659/2018;
- № А56-82652/2019;
- № А40-33136/2019.
Предупреждаем, что суды по таким делам затяжные. Если раздумываете над названием сайта, то рекомендуем заранее ознакомиться с базой уже зарегистрированных товарных знаков. Это поможет выбрать название, которое не нарушит чужие права. Хоть это правило распространяется и на тот случай, если вы задумались над коммерческим обозначением.
Как быть если к регистрации через Роспатент вы пока все-таки не готовы, а случайно стать нарушителем чужих прав и отвечать за свои действия по суду не хочется?
Можно ли использовать свой незарегистрированный товарный знак
Можно, но, конечно же, пока не затрагиваете чужие права. Просматривайте базу зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок в открытых базах. Придумайте оригинальное название, или даже слоган, который с низкой вероятностью может оказаться зарегистрированным.
✍ Если вы и в будущем не планируете регистрировать обозначение, то название лучше придумать неброское. Которое могло бы описать вашу деятельность. Или, например, содержало цифры, как «Салон красоты 18». Такое наименование не нарушит чьи-либо права. Оно не привлечет к вам внимание патентных троллей, потому как все словесные элементы в таком обозначении не подлежат правовой охране. Они не имеют различительной способности, а, следовательно, не будут зарегистрированы в Роспатенте.
База зарегистрированных товарных знаков велика. Причем как российская, так и международная. Как уследить за новыми, которые появляются ежедневно? Это физически невозможно. И если избежать этого не получается, то как можно добросовестно использовать чужой товарный знак?
Можно ли использовать чужой зарегистрированный товарный знак
Использование чужого зарегистрированного обозначения допускается в описательных целях. Например, когда чужой товарный знак употребляется в речи в словарном значении. Не индивидуализирует услуги и товары правообладателя, не связано с ним напрямую. Имеет много отсылок. Как ледниковый период, когда говорим об этапе в развитии Земли, а не о названии минеральной воды или мультфильме.
Второй пример показывает ситуацию, когда, предприниматель или компания использует некое обозначение уже давно, задолго до подачи заявки (приоритета) на товарный знак лицом, которое предъявило ему претензию о нарушении.
Допускается использование чужого товарного знака с письма-согласия его правообладателя. Однако на практике встречаются случаи, когда городская администрация запрещает размещать чужое зарегистрированное обозначение на вывесках даже при наличии письма. Тогда все равно придется обращаться сначала в суд, а потом снова в администрацию уже с решением суда.
Как защитить незарегистрированный товарный знак
По всем параметрам незарегистрированное обозначение уязвимо. При подаче заявки на регистрацию, обозначение получает приоритет. То есть, если другое лицо подаст заявку на обозначение схожее с вашим, ему откажут в регистрации. А если откажут в подобной ситуации вам?
Докажите, что, во-первых, обозначение используете давно, а во-вторых, что оно известно потребителям. Доказать это не всегда удается.
Важно доказать, что потребители знают данный бренд. И знают кто его владелец. Если суд посчитает это недостаточным, то товарный знак зарегистрирует тот, кто первым подал заявку.
Однако есть худший вариант развития событий. Даже если товарный знак зарегистрирован, он может быть аннулирован, если на протяжении 3-х лет предприниматель его не использует. Это случается, когда третье лицо хочет зарегистрировать обозначение схожее с вашим. Не преследуя корыстных целей, конечно, оно просто не хочет менять свое для успешной регистрации, а попытаться прекратить правовую охрану вашего.
Аннулировать знак могут, если решение о регистрации эксперт Роспатента вынес с нарушением законодательства, если правообладатель утратил статус предпринимателя или, как общество, ликвидировано.
Товарный знак не зарегистрирован на данный товар, в данном классе МКТУ
Рассмотрим ситуацию, когда товарный знак зарегистрирован в классах МКТУ, в которых по факту не используется. Чем это грозит?
Регистрирующему органу на самом деле на это все равно. Роспатент, зарегистрировав обозначение, потом не контролирует знак и его правообладателя. Даже Суд по интеллектуальным правам не следит за предпринимателями и компаниями.
Но при рассмотрении дела суд обратит внимание, что нарушитель не ведет деятельность в классах МКТУ, в которых он зарегистрировал знак. В таком случае СИП укажет на то, что потребитель вводится в заблуждение. Разглядит признаки недобросовестной конкуренции, а также обяжет доказать использование спорного обозначения по назначению.
В заключение скажем, что зарегистрированный товарный знак гарантирует защиту вашего бренда. Он защитит как от недобросовестных конкурентов на российском рынке, так и от нелегальных иностранных поставщиков. Товарный знак повышает лояльность потребителей, помогает развить сеть франшизы, а также с его помощью можно получать компенсацию за нарушение ваших исключительных прав на это обозначение. Возвращаясь к вопросу, озвученному в начале, можем заверить: регистрация товарного знака определенно нужна.
Патентное бюро "Первоисток" оказывает услуги по регистрации товарного знака на территории России и за ее границей, а также помогает защищать права на обозначение в судебных и досудебных спорах.