Как я отмечала в своей статье «Программы для ЭВМ: модификация или параллельное творчество» для выявления фактов тождественности или переработки (модификации) программ для ЭВМ назначают компьютерно-программно-техническую экспертизу (она же программно-компьютерная программно-техническая экспертиза) .
➡️О переработке читай в моем Телеграм - канале "IP-IT право с нуля"⬅️
При этом важно продумать как вопросы, которые будут поставлены эксперту, так и получить необходимые для сравнения программ материалы.
Не последнюю роль играет и применяемая экспертом при проведении программно-технической экспертизы методика.
🔷Это отлично показано на примере следующего дела (Дело № А40-102447/2020).
Разработчик создал для заказчика программу для ЭВМ и передал ему исключительное право.
Программа предназначалась для использования на сайте.
Программа состояла из 3-х основных блоков: блок администратора, блок агента и блок клиента. Блок администратора позволял управлять пользователями и инвестиционными продуктами компании (паями и стратегиями). Блок агента позволял видеть клиентов, прикрепленных непосредственно к этому агенту, а также проводить процедуру заведения новых клиентов и оформления заявок на приобретение паев инвестиционных фондов или участия в стратегиях доверительного управления. Блок клиента позволял оформлять заявку на приобретение пая инвестиционного фонда или участия в стратегиях доверительного управления по упрощенной схеме идентификации.
В деле первоначальная программа обозначена как «Личный кабинет».
Впоследствии заказчик по договору об отчуждении исключительного права на программу передал исключительное право в полном объеме третьему лицу (приобретателю).
Приобретатель исключительного права обнаружил, что в Реестре программ для ЭВМ зарегистрирована программа с функционалом, который был аналогичен функционалу программы "Личное кабинет".
В деле эта программа фигурировала под названием «Банкириум».
Из приложенного к программе реферата следовало, что функционал программы для ЭВМ «Банкириум» полностью повторяет функционал программного обеспечения приобретателя – программы «Личный кабинет»😮.
❗Программа-клон (Банкириум) зарегистрирована за тем же лицом, которое разработало первоначальную программу "Личный кабинет".
В отношении программы «Банкириум» были заключены лицензионные договоры, ряд компаний пользовалось этой программой на основании договоров (то есть, произошла коммерциализация программы "Банкириум").
Приобретатель (он же истец в деле) привлек специалиста и сравнил программы «Личный кабинет» и «Банкириум».
В итоге, была установлена высокая степень совпадения данных и команд, предназначенных для функционирования программ, а также идентичность получаемого в результате их использования результата.
По мнению истца, программа «Банкириум» появилась в результате переработки (модификации) программы для ЭВМ «Личный кабинет».
Обладатель исключительных прав на программу «Личный кабинет» обратился в суд за защитой своих прав⛏️. Ответчиком выступил разработчик этой программы, он же владелец исключительного права на вторую программу.
🔷В суде первой инстанции была назначена программно-техническая экспертиза.
❗По результатам экспертизы суд не установил тождественности или переработки программы «Личный кабинет» и «Банкириум»🤷♀️.
Несмотря на то, что истец ходатайствовал о проведении повторной экспертизы, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для ее назначения.
По мнению суда, выполненное экспертное заключение по содержанию и составу соответствовало требованиям закона.
Исследование проведено объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме, а заключение эксперта основывается на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Доказательств обратного не представлено.🤔
Естественно, что при таком заключении эксперта и позиции суда, истец не защитил свои права.
Но истец не сдался и пошел в апелляцию.
⚠️Истец настаивал на том, что что эксперт в суде первой инстанции учитывал общие признаки программ для ЭВМ, а не сравнивал их как литературные произведения, и не дал прямого ответа о сходстве демонстрируемых истцом участков, которые полностью совпадает.
По мнению истца, в заключении эксперта был сделан вывод о том, что сходство полностью отсутствует, но не учтена возможная маскировка❗ кода программы истца, использованного в программе ответчика.
И апелляция прислушалась к доводам истца.
🔷Суд апелляционной инстанции усомнился в правильности и объективности выводов, содержащихся в экспертном заключении.
По мнению суда апелляционной инстанции при проведении первичной судебной экспертизы эксперт применил неверную методику. Примененная методика не учитывала законодательство Российской Федерации, согласно которому программы подлежат сравнению как литературные произведения❗❗❗ (ст. 1261 ГК РФ).
Методика не позволяла правильно ответить на поставленные при проведении экспертизы вопросы. Это подтверждалось и самим экспертом, который в выводе на вопрос 4 указал, что что его вывод ограничен примененной им методикой.
В рамках же повторной экспертизы была применена иная методика, которая сравнивала программы (исходные коды) как литературные произведения.
По итогам повторной экспертизы в апелляции эксперт пришел к выводу о том, что в результате "демаскировки" программа истца использовалась ответчиком в объеме более 30%.
Экспертом были выявлены попытки видоизменения кода программы для ЭВМ «Личный кабинет» в коде программы ответчика "Банкириум": добавление префиксов в названиях параметров, методов, констант и переменных; вставка пробелов, изменение количества отступов, удаление части комментариев и др.
В кодах программы нашли комментарии из исходных кодов программы для ЭВМ «Личный кабинет». Некоторые файлы программы для ЭВМ «Банкириум» и программы для ЭВМ «Личный кабинет» совпадали полностью.
Подробно ответы экспертов на поставленные вопросы приведены в таблице.
Итого: суд апелляционной инстанции посчитал, что совокупность обстоятельств дела и результаты экспертизы свидетельствуют о том, что ответчик использовал исходный код программы истца, который был доступен ему, поскольку ответчик является ее разработчиком.
После того, как истец предъявил иск к ответчику по факту нарушения исключительных прав, ответчик предпринял попытку внесения нефункциональных изменений с целью исключения / уменьшения сходства программ. Но и здесь ответчик допустил промах - не удалил уникальные комментарии.
Суд пришел к выводу, что тот факт, что 32,8 % кода программы «Банкириум» совпадает с кодом программы истца «Личный кабинет», свидетельствует о том, что программа ответчика является производным произведением по отношению к программе истца, переработка в отношении которой была произведена без разрешения правообладателя – в нарушение исключительных прав истца.
Естественно, требования истца были удовлетворены.
🔷Я не буду комментировать, являлась ли программа «Банкириум» действительно производным произведением (то есть, новым программным продуктом) или, по своей сути, это была первоначальная программа, немного видоизмененная. Это отдельная тема для разговора.
В целом, и на переработку (модификацию), и на использование первоначальной программы необходимо получение согласия правообладателя. Поэтому нарушение со стороны разработчика есть☝️.
Тем не менее, если бы разработчик переработал первоначальную программу действительно в новый продукт (с дополнительным функционалом и т.п.), можно было бы размышлять на предмет, а не входит ли такое правомочие в понятие «использование разработанной программы для собственных нужд разработчика». См., например, мою статью «Разместил программу на GitHub – нарушил исключительные права. Или, в чем заключаются «собственные нужды» разработчика ПО».
Для профессиональных разработчиков программ вполне закономерно использование уже имеющихся программных блоков и наработок при создании новых продуктов. Иначе каждый раз им приходилось бы изобретать велосипед.
Но, безусловно, самостоятельная коммерциализация той же самой созданной программы, исключительное право на которую было передано заказчику, является нарушением исключительного права последнего или иного лица, к которому перешло исключительное право.
🔷Суд кассационной инстанции поддержал апелляцию и истца, обратив внимание еще раз на тот факт, что программы для ЭВМ подлежат сравнению как произведения.
Сходство целей и функций двух программ для ЭВМ говорит о том, что их работа на ЭВМ или других компьютерных устройствах позволяет получить сходный результат и для его получения выполняются сходные команды. Поэтому соответствие (сходство) целей и функций одного программного обеспечения целям и функциям другого программного обеспечения не может само по себе служить основанием для выводов об их тождественности.
Главным критерием тождественности является установленный факт идентичности исходного текста (исходного кода) программы.
Если вы столкнулись с похожей ситуацией, предлагаю принять на вооружение данное дело и выводы судов.
Представляю также иные свои статьи в подборках:
подборка «Программы для ЭВМ и базы данных»,
подборка "Товарные знаки, изображения, фотографии и др. Как не нарушить права на них",
подборка "Налогообложение в сфере IP/IT".
Юристов, только начинающих познавать интригующее интеллектуальное право, приглашаю в свой телеграм-канал: t.me/beresneva_IP_law .
©Береснева Н.В. 08.12.2023
