Если лицензионный договор не прошел государственную регистрацию, он не является недействительным

Очень часто заключенный лицензионный договор на передачу товарных знаков регистрируют сильно поздно или совсем не регистрируют. При этом, правообладатели считают, что факт отсутствия регистрации такого договора в Роспатенте влечет его незаключенность.

На самом деле это не так.

Во-первых, начнем с того, что регистрации подлежит не сам договор, а передача прав использовать товарный знак (п. 2 ст. 1232 Гражданского кодекса РФ). То есть регистрации в Роспатенте подлежит предоставление права использовать исключительные права на товарный знак.

Во-вторых, по ситуации, когда стороны заключили лицензионный договор, но не зарегистрировали переход права в Роспатенте, сложилась следующая судебная практика.

В 2019 года Верховный Суд РФ высказал позицию, что предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

В своей практики суды оценивают, приступили ли стороны фактически к исполнению лицензионного договора: началось ли использование товарного знака, произведены ли платежи т д. Если доказано фактическое исполнение такого договора – то факт отсутствия регистрации в Роспатенте не свидетельствует о недействительности договора, а также о наличии препятствий к использованию объектов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые переданы по этому договору.

Источник: пункт 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», постановление Суда по интеллектуальным права от 18.08.2022 № С01-1472/2022 по делу № А41-50972/2021.