Очень часто заключенный лицензионный договор на передачу товарных знаков регистрируют сильно поздно или совсем не регистрируют. При этом, правообладатели считают, что факт отсутствия регистрации такого договора в Роспатенте влечет его незаключенность.
На самом деле это не так.
Во-первых, начнем с того, что регистрации подлежит не сам договор, а передача прав использовать товарный знак (п. 2 ст. 1232 Гражданского кодекса РФ). То есть регистрации в Роспатенте подлежит предоставление права использовать исключительные права на товарный знак.
Во-вторых, по ситуации, когда стороны заключили лицензионный договор, но не зарегистрировали переход права в Роспатенте, сложилась следующая судебная практика.
В 2019 года Верховный Суд РФ высказал позицию, что предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).
В своей практики суды оценивают, приступили ли стороны фактически к исполнению лицензионного договора: началось ли использование товарного знака, произведены ли платежи т д. Если доказано фактическое исполнение такого договора – то факт отсутствия регистрации в Роспатенте не свидетельствует о недействительности договора, а также о наличии препятствий к использованию объектов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые переданы по этому договору.
Источник: пункт 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», постановление Суда по интеллектуальным права от 18.08.2022 № С01-1472/2022 по делу № А41-50972/2021.