Как вы узнали из первой части моей статьи, доменное имя не относится к числу охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Регистрация доменных имен ранее даты приоритета товарных знаков не свидетельствует об использовании на законных основаниях обозначений, тождественных этим знакам, в доменных именах.
Были описаны примеры, в которых доменные имена не смогли устоять перед товарными знаками, обозначены признаки, по которым суды устанавливают нарушение прав на средства индивидуализации.
Учитывая такую правовую ситуацию с доменным именем, на практике используют «обратный захват домена». Рассмотрены критерии, которые позволяют установить тот факт, что недобросовестное лицо производит захват доменного имени (пример 1 в статье).
🔷Далее я приведу пример, в котором, несмотря на то, что товарный знак и фирменное наименование были зарегистрированы ранее, регистрация созвучного доменного имени не была признана судом нарушением прав на средства индивидуализации.
Пример 3. (Дело № А40-37888/2021).
Истец владел товарным знаком «Школьник» по свидетельству РФ №632591 с приоритетом от 08.02.2017 . Товарный знак был зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса МКТУ. Кроме того, обозначение "Школьник" также включено в часть фирменного наименования, право на которое у истца возникло в момент государственной регистрации юридического лица (29.07.1993).
Ответчиком выступил администратор доменного имени shkolnik.ru (гражданин).
Когда истец узнал о существовании доменного имени shkolnik.ru, он обратился в суд с иском к ответчику.
❗Изначально суды (первая инстанция и апелляция) частично удовлетворили требования истца. Было признано нарушение исключительных прав на товарный знак администрирование доменного имени. Ответчику было запрещено использование спорного обозначения в доменном имени и взыскана компенсация.
Нарушения прав на фирменное наименование суды не усмотрели, поскольку ответчик не осуществлял деятельность, которая бы была аналогична той, что и у истца.
Что касается нарушения прав на товарный знак, суды посчитали действия ответчика по регистрации доменного имени актом недобросовестной конкуренции (у истца давняя репутация и тут ответчик регистрирует доменное имя с тождественным наименованием🫢).
🔹Ответчик не смирился с таким положением дел и обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам.
Аргументы ответчика:
- суды не указали, какие же действия свидетельствуют о его недобросовестности.
- доменное имя было зарегистрировано им задолго до возникновения у истца исключительного права на товарный знак
- доменное имя добросовестно использовалось им в течение длительного времени в отношении некоммерческой информации, размещаемой на сайте, а обратное истцом не доказано.
- у него присутствует законный интерес и право в отношении данного доменного имени, так как на нем располагается сайт, посвященный велосипеду "Школьник" и основная цель данного сайта - сохранение нашего наследия.
☝️И что интересно, в кассации посчитали доводы ответчика убедительными. В судебных актах суда первой инстанции и апелляции выявлены противоречия, дело было направлено на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении к делу отнеслись более внимательно.
Опираясь на Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (статьи 10 bis, касающуюся запрета недобросовестной конкуренции), ст. 10 ГК РФ, регулирующую вопрос злоупотребления правом, руководствуясь позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.11.2008 № 5560/08, судами было отмечено, что оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие в совокупности трех критериев:
- Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или фирменным наименованием третьего лица;
- У владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
- Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
С наличием первого и второго критериев все было более менее ясно. Товарный знак и доменное имя были тождественны. Интерес у ответчика тоже был (интерес к велосипеду «Школьник», желание сохранить наследие).
🔹Что касается третьего критерия, факт недобросовестности ответчика при регистрации доменного имени должен доказать истец, но он не представил таких доказательств (см. мой комментарий после примера). Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Суды учли также то обстоятельство, что ответчик не являлся конкурентом истца, так как не занимался предпринимательской деятельностью на территории Российской.
В деле были исследованы скрины сайта. Из них следовало, что:
- на доменном имени shkolnik.ru отсутствует информация, которая способна ввести пользователей сайта в заблуждение относительно того, что владельцем сайта является ООО «Школьник»,
- информация позволяет достоверно установить, что на доменном имени shkolnik.ru размещается информационный сайт, посвященный велосипеду «Школьник», который был популярен в СССР и в России, а также который выпускался с 1956 г. по 1996 г. ,
- с сайта не производится продажа товара в том числе с целью розничной продажи, продвижение товара, не осуществляется реклама товара, а также демонстрация товара под товарным знаком или фирменным наименованием истца, так же на сайте нет никакой информации об ООО «Школьник», способной ввести кого-либо в заблуждение, так как велосипед «Школьник» уже давно не выпускается, и основная цель данного сайта - сохранение нашего наследия.
Таким образом, был сделан вывод о том, что ответчик не вводит в заблуждение пользователей сайта относительно владельца сайта
В итоге, суды не усмотрели в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции. То, что ответчик осуществлял деятельность, аналогичную деятельности истца, также не было доказано. Товарный знак истца не был общеизвестным. То есть, отсутствовали все случаи, когда доменным именем могло быть нарушено право на товарный знак.
❗В деле суды сделали также следующие важные выводы.
1) Не важно, что лицо не осуществляет предпринимательскую деятельность, не является непосредственным конкурентом на товарном рынке - таким лицом теоретически может быть допущено злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен).
2) Действия администратора исходя из целей регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.
3) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, не только при исследовании вопроса о добросовестности регистрации доменного имени, но и при рассмотрении вопроса о его использовании.
По общему правилу, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
4) Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.
⚠️Суды отметили, что вышеприведенные рассуждения применимы и к случаям защиты исключительного права на фирменное наименование против использования другим лицом сходного обозначения в доменном имени и/или на сайте, а именно.
1. При рассмотрении споров о нарушении исключительного права на фирменное наименование при использовании доменного имени необходимо установить, осуществляется ли деятельность аналогичная деятельности истца, с использованием спорного доменного имени.
2. Использование доменного имени(без осуществления аналогичной деятельности) может быть признано нарушением ранее возникшего исключительного права на фирменное наименование только в случае, если судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.
3. Отсутствие у ответчика предпринимательской деятельности на территории РФ, не является безусловным основанием для аннулирования зарегистрированного за ним доменного имени без установления фактов недобросовестной конкуренции с его стороны.
❗Ну, и как вишенка на торте.
По мнению судов, истец считал единственным нарушением (недобросовестной конкуренцией) регистрацию ответчиком доменного имени shkolnik.ru на себя.
Истец не был лишен возможности регистрировать иные созвучные домены (и таковые даже у него были), а, значит, требования истца лишить ответчика права администрирования доменного имени shkolnik.ru является ничем иным, как недобросовестным осуществлением гражданских прав (злоупотребление правом).
Вот такой неожиданный оборот приняло дело🤷♀️.
* Как видим, учитывая, что сайт ответчика не носил коммерческого характера, товарный знак истца не являлся общеизвестным, отсутствовал акт недобросовестности со стороны ответчика - доменное имя не могло нарушить права на товарный знак и фирменное наименование, все завершилось хорошо для ответчика.
Интересно, что истец приводил доводы о том, что информация о велосипеде "Школьник" была имитацией использования сайта для некоммерческих целей. На самом деле (как считал истец), ответчик на сайте shkolnik.ru размещал информацию разного характера - рекламного характера. Специально к судебному процессу им была изменена информация на сайте (информационная страничка о велосипеде "Школьник"). Доменное имя длительное время не использовалось ответчиком фактически. Истец считал, что все это говорит о том, что у ответчика не существовало каких-либо законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени. Истец утверждал также, что ответчик предлагал ему приобрести доменное имя за 520.000 руб. В В итоге, единственной формой активности владельца домена являлось предложение о его продаже.
Что ж, обвинения достаточно серьезные. Будем надеяться, что суд дал им правильную оценку, а также доказательствам в деле. Если бы действия действия ответчика были доказаны, скорее всего, их квалифицировали бы как акт недобросовестной конкуренции🤔.
🔷Следующий пример интересен многообразием нарушений со стороны ответчика и предъявленных истцом требований.
Представляет интерес тот факт, что администратором доменного имени являлось физическое лицо – оно же единственный участник и директор ответчика. Физическое лицо также было привлечено в дело в качестве ответчика (согласно разъяснениям Пленума ВС РФ в постановлении № 10 (п. 159).
Пример № 4 (дело № А64-1709/2022)
Общество "Армасети Импорт" (истец) являлось правообладателем товарного знака "АРМАСЕТИ" по свидетельству РФ № 753890 (дата регистрации 16.04.2020, дата приоритета 12.08.2019) и товарного знака "ARMASETI" по свидетельству РФ № 839327 (дата регистрации 25.11.2021, дата приоритета 03.03.2021).
Истец узнал, что существует еще ООО "Армасети" (ставшее ответчиком), которое использует обозначение "ARMASETI": в доменном имени https://armaseti.com; в имени аккаунта социальной сети; обозначение "АРМАСЕТИ": в качестве заголовка "Армасети - Запорная арматура" на сайте https://armaseti.com/; на главной странице сайта https://armaseti.com/; в определенных социальных сетях; в ключевых словах контекстной рекламы и в тексте рекламного объявления сайта https://armaseti.com/; обозначения "АРМАСЕТИ": на сайте https://armaseti.com/; в определенных социальных сетях.
❗Ответчик зарегистрирован в ЕГРЮЛ позднее (дата регистрации 29.11.2018г), чем истец (дата регистрации: 22.03.2017).
Истец был недоволен таким положением дел и обратился в суд с требованием о защите своих прав. В качестве второго ответчика выступил администратор сайта, он же единственный участник и руководитель ООО «Армасети» .
☝️По итогам рассмотрения дела, судами были установлены следующие обстоятельства:
1) истец и ответчик осуществляли аналогичные виды деятельности (на основании данных ЕГРЮЛ).
Доказательств фактического прекращения деятельности ответчика не представлено.
2) в наличии факт сходства товарных знаков истца с обозначением, используемым ответчиком, однородности соответствующих услуг и, как следствие, вероятности смешения в гражданском обороте.
3) посредством домена armaseti.com предлагались к продаже товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.
4) в наличии действия со стороны второго ответчика по привлечению в коммерческих целях пользователей сети "Интернет" на сайт с доменным именем armaseti.com.
Суды посчитали регистрацию и использование сайта со спорным доменным именем актом недобросовестной конкуренции.
В итоге, требования истца были удовлетворены.
Так, были удовлетворены требования истца:
- запретить ответчику-Обществу осуществлять виды деятельности, аналогичные с видами деятельности ответчика, и с использованием фирменного наименования "Армасети".
- прекратить ответчику-Обществу использование спорных обозначений на сайте и в социальных сетях, в ключевых словах контекстной рекламы, в тексте рекламного объявления на сайте в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 753890.
- взыскать компенсацию с ответчика-Общества (суд снизил ее до 400 000 руб.
- запретить администратору доменного имени использовать доменное имя armaseti.com в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 839327,
- передать администратору сайта безвозмездно истцу право администрирования доменного имени armaseti.com
* В деле суд сделал вывод о том, что бремя опровержения презумпции фактического осуществления видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ, лежит на ответчике.
Мне сложно согласиться с возложением бремени доказывания отсутствия видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ, на ответчика. Фактически , ответчику нужно доказывать отрицательный факт. Но в теории и практике признают невозможность возложения на лицо бремени доказывания отрицательного факта. Тем не менее, жалобу ответчиков не стали передавать на рассмотрение Судебной коллегией Верховного Суда РФ.
🔷Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на целесообразность предупреждения возникновения спорных ситуаций, связанных с доменными именами.
Оптимальный вариант - при разработке средств индивидуализации и доменных имен проводить поиск на выявление объектов, которые могут быть им противопоставлены.
Целесообразно зарегистрировать товарный знак, созвучный с доменным именем.
Если, все-таки, были затронуты интересы третьих лиц вашим доменным именем, можно использовать логику и аргументы, приведенные в примерах из статьи, соответствующую нормативную базу и разъяснения высших судов.
В случае "обратного захвата доменного имени", пригодятся критерии, приведенные в примере № 1.
Очень надеюсь, что вам не придется столкнуться с подобной проблемой🙏.
Приглашаю также в свой телеграм-канал: t.me/beresneva_IP_law, посвященный объектам интеллектуальной собственности. На данном канале я стараюсь просто и компактно изложить материал. Особенно канал полезен для юристов, только начинающих познавать сферу интеллектуальной собственности.
©Береснева Н.В., 11.08.2023